先用权抗辩成立的先决条件

来源:广东良马律师事务所

文章摘要
《专利法》第六十九条第二项规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权,此为先用权抗辩。

《专利法》第六十九条第二项规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权,此为先用权抗辩。
那么是否是只要被诉侵权方举证证明了自己在案涉专利申请日之前自己已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,被诉侵权方的先用权抗辩就能够成立?先用权抗辩是否有先决条件?
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定,被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。
有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:
(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;
(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
根据司法解释可知先用权抗辩成立的前提必须是所获得的技术是通过合法途径获得的,并且该先用权不能够单独转让或者许可给他人。
判断先用权抗辩是否成立一般应考察以下四个条件:先用权人是否在专利申请日前已经开发出相关产品、相关产品是否属于相同产品、先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得、先用权人是否在原有范围内继续制造。
如果满足该四个条件,则可以认为先用权抗辩成立。
反之,如果开发出的相关产品的时间点在案涉专利申请日之后,相关产品不属于相同产品,先用技术专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的或者先用权人超出原有范围继续制造的则均被视作先用权抗辩不能成立。
所以在做先用权抗辩时,一定要根据先用权抗辩成立的四个条件来搜集和组织证据,所取得的证据也一定要能够证明前述四点,从而保证先用权抗辩能够获得法院的支持。

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