从鹏祥保安案件看 驳回复审案件中因使用具有“知名度”而获准注册

一 本案要旨
在商标驳回复审案件中以“经过使用形成一定市场格局”而获准注册，除申请商标的知名度需要达到绝对优势外，往往在判断是否构成近似时还考虑了申请商标与引证商标标识存在一定区别等因素。
二 案件事实
原告：广东鹏祥保安服务有限公司
被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会
案件性质：商标驳回复审行政诉讼一审
案件结果：撤销商评委作出的被诉决定
三 案件简介
申请商标为第15967356号“”商标，由广东鹏祥保安服务有限公司（下称鹏祥保安公司）于2014年12月18日向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出注册申请，指定使用在第45类护卫队,安全及防盗警报系统的监控,工厂安全检查,私人保镖,安全保卫咨询,侦探公司等服务上。
该案引证商标为第14853341号“”商标，申请注册日期为2014年7月22日，被核定使用在第45类护卫队,夜间护卫,社交陪伴,临时照看婴孩,服装出租等服务上。
商标局针对申请商标作出驳回注册申请的决定。鹏祥保安公司不服，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下称商评委）申请复审，2016年 6月21日，商评委作出决定对申请商标的注册申请予以驳回。鹏祥保安公司不服该决定，提起行政诉讼。
恒都代理鹏祥保安公司在行政诉讼中主张申请商标与引证商标标识本身不构成近似，并补充提交了大量的使用证据，用以证明申请商标经过使用具有较高的市场声誉，可以与引证商标相区分，该主张最终获得北京知识产权法院的支持。经审理，
法院认为申请商标与引证商标在构成元素、发音、含义、整体外观方面存在一定差别，且鹏祥保安公司提交的证据可以证明申请商标已经在全国多个主要城市进行了长时间的宣传和使用，二者建立了固定的对应关系，达到了可以与引证商标相区分的效果，因此最终认定申请商标与引证商标不应判为近似商标。
四 恒都观点
在驳回复审案件中，针对虽一直大量持续使用，却因与在先申请/注册的商标构成近似而被驳回的情况，可以通过主张“因使用具有较高市场声誉”而获准注册。商标的基本功能是区分商品或服务的来源，通过持续的宣传和使用所获得的知名度对于增强申请商标与引证商标的可区分性具有重要的作用，而这种知名度的判断取决于在使用过程中所形成的大量证据。此外，本案亦同时考虑了申请商标与引证商标构成要素间的区别，可见知名度并非本案申请商标获准注册唯一理由。具体分析如下：
1、本案中，对于申请商标与引证商标的标识是否构成近似商标的问题，恒都代理鹏祥保安公司主张申请商标为纯中文文字商标、引证商标系图文组合商标，两商标在音、形、义等方面均存在较为明显的区别，且在比对申请商标与引证商标含义时，提供了证据予以佐证。
2、针对“经过使用具有一定市场格局”的举证，恒都代理鹏祥保安公司根据服务商标的特点，综合考虑鹏祥保安公司所经营的行业特性，通过提交服务范围覆盖超过全国15个省市的《保安服务协议书》及相对应的发票、服务现场照片、审计报告、宣传广告、所获荣誉等形成完整的证据链，充分展现了鹏祥保安公司对于申请商标在指定服务上的使用情况。