商业秘密案例分享（六十四）

A公司与B公司等侵害技术秘密纠纷
一、诉讼情况
2001年，C公司认为A公司、甲、乙、B公司侵犯了C公司的商业秘密，向江苏省南京市中级人民法院起诉，请求判决四被告停止侵犯其商业秘密的行为即利用C公司的胶质芽孢杆菌菌种、生产工艺等生产硅酸盐菌剂产品并销毁已封存的相关菌种、赔偿损失、甲乙回原单位工作。
一审判决：1、A公司、甲、乙、B公司自判决生效之日起立即停止侵犯C公司商业秘密的行为即利用C公司的胶质芽孢杆菌菌种、生产工艺等生产硅酸盐菌剂产品并销毁已封存的相关菌种；2、A公司、B公司自判决生效之日起30日内赔偿C公司经济损失235万元，A公司、B公司承担连带责任；3、驳回C公司的其他诉讼请求。
A公司、B公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，请求二审法院撤销一审判决，驳回C公司的诉讼请求。
二审改判：1、A公司、甲、乙、B公司自判决生效之日起立即停止使用作为C公司商业秘密的生产工艺生产硅酸盐菌剂；2、A公司、B公司自判决生效之日起10日内赔偿C公司经济损失50万元，A公司、B公司承担连带责任；3、驳回C公司的其他诉讼请求。
二、案情简介
1994年1月20日，由南京市土壤肥料站、南京农业大学资环系微生物教研室、南京市农科所完成的成果“生物钾肥研制及其应用”，通过南京市科学技术委员会组织的鉴定。其中鉴定意见明确本成果处国内领先水平。
1999年8月6日，由南京农业大学微生物学系完成的成果“硅酸盐菌剂解钾功能与生物复合肥研制及应用”，通过江苏省科学技术委员会组织的鉴定。鉴定意见认为该技术将现代生物工程技术与传统肥料制造技术相结合，建立了菌剂高密度培养工艺，国内外未见报道等。
1999年10月23日，C公司获农业部颁发的“硅酸盐菌剂”微生物肥料产品临时登记许可证。2002年12月12日，南京农业大学出具说明称，南京农业大学授权C公司对其占有的硅酸盐菌剂及生物有机无机“大三元”肥料等产品的技术秘密享有合法的独占使用权，同时在其发生侵权纠纷时C公司享有独立的诉讼权利。
甲、乙原均在C公司工作。甲在C公司工作期间曾从事菌种的培养、复壮等工作，乙在C公司工作期间主要从事生产工艺设备的操作、维修等。此间其曾与C公司法定代表人共同赴福建省南靖县某厂指导有关设备生产操作等工作。甲、乙分别于1999年1月、2000年4月离开C公司。现两人均在A公司工作，同时乙并以B公司职员名义登记。
2000年3月3日、2000年3月14日B公司分别从C公司购买菌液（硅酸盐菌剂）等共计7.44吨，每吨单价2500元，合计18600元。
2000年3月14日，A公司（乙方）与南京市玄武区玄武湖街道仙鹤门村民委员会（甲方）签订“租赁合同”，约定乙方租用“红鹤生化厂”的原有设备生产合格的生物钾肥等。
2000年4月18日，A公司成立仙鹤门分公司，经营范围同A公司。
2000年6月15日，C公司委托南京市第三公证处对A公司租用的南京红鹤生化厂生产车间及培养室、接种室、摇床室等进行证据保全，现场封存产品8瓶（200ml/瓶），试管种10支，1000ml摇瓶2只并对现场拍摄相关照片。
2001年3月30日，原审法院经C公司申请，在B公司仓库中查获6.30余吨硅酸盐菌剂产品并提取部分样品，同时该公司库存商品账册中记载有该产品的2001年1-3月记录19.20吨，每吨单价1200元。
2001年6月21日，原审法院根据申请委托农业部微生物肥料质量监督检验测试中心对C公司生产产品菌种、产品和A公司生产产品菌种、产品以及B公司产品进行鉴定。对于菌种该中心委托中国科学院微生物研究所进行鉴定。结论：C公司和A公司的菌种经检测鉴定为胶质芽孢杆菌（Bacillus mucilaginosus）。相关细菌鉴定指标均相同。同时农业部微生物肥料质量监督检验测试中心经检测三者产品中均含有胶质芽孢杆菌，但每亿/mL单位含菌数相同或有差别。
B公司曾使用C公司名称对外进行了一定的宣传。
审理过程中，根据A公司的申请经合议庭评议，本院将经过双方质证的C公司提供的技术要点、A公司向一、二审法院提供的工艺流程以及中国科学院微生物研究所2001年8月14日出具的（2001）微检字第173号检测鉴定报告提供给江苏省科技厅，委托其就C公司提供的技术要点是否为公众所知悉、依据A公司提供的菌种分离技术能否从公开的硅酸盐菌剂中分离出胶质芽孢杆菌、依据A公司提供的技术方案能否生产出硅酸盐菌剂等技术内容进行鉴定。
2003年10月31日，鉴定机构出具下述鉴定意见：1、C公司向法院提供的资料表明他们在设备安装和使用，灭菌工艺，菌株的分离、筛选、复壮和培养基配方，发酵温度调控等方面有其独特的专有技术，不为相关公众所知悉。2、依据A公司向法院提供的菌种分离资料，可以从公开的硅酸盐细菌制剂（商品）产品中分离出胶质芽孢杆菌。国内相关机构也有类似尝试。但依据法院目前提供资料不能判定A公司已完成相关工作。在1个多月时间内完成从土壤中分离、鉴定相关功能菌株及功能试验是不可能的。3、依据法院提供的A公司的2000年3月硅酸盐细菌生产工艺流程第7页所述“将淀粉培养（基）[培养（基）丙]在发酵罐中配制好，加入适量消泡剂、淀粉酶、调整Ph7.5，密封后通入蒸汽。在118—120摄氏度、压力0.9—1.0公斤状态下保持30分钟灭菌”，依此，淀粉酶已失活，无法将淀粉水解，因而不能生产出合格的硅酸盐菌剂。鉴定意见中还对A公司向一审法院提供的生产工艺流程与C公司提供的技术要点进行了异同比较。
2003年11月24日，鉴定机构委派两位鉴定专家出庭接受当事人的质询，两位专家对C公司的技术要点与公知技术相比的独特之处作了具体说明。经当庭质证，C公司对鉴定意见无异议。A公司、B公司认为：1、鉴定方式不当。应按科技成果鉴定的程序，由当事人提出相应报告，鉴定专家发问，当事人答辩，最后专家讨论形成鉴定意见。本次鉴定未采取该程序。2、鉴定意见中关于C公司的技术不为相关公众所知悉的结论与事实不符。
三、裁判信息
01、争议焦点
1、C公司作为原告主体是否适格；
2、鉴定报告是否可以作为定案证据使用；
3、C公司提供的技术要点是否属于商业秘密；
4、A公司、B公司、乙、甲是否侵害了C公司的商业秘密；
5、侵权赔偿的数额。
02、裁判要点：
（一）C公司作为原告主体适格。
根据南京农业大学的授权声明，C公司对其主张的技术秘密享有独占使用权和独立的诉权。在技术秘密受到侵害时，其独占许可的被许可人有权作为原告向法院起诉。因此，C公司的原告主体适格。A公司、B公司认为涉案技术所有人为南京农业大学，C公司作为一审原告主体资格不当的上诉理由不能成立。
（二）江苏省科技厅的鉴定意见可以采信，鉴定报告可以作为定案证据使用。
（1）鉴定程序并无不当。本案鉴定依A公司的申请而进行。双方当事人向法庭提交了鉴定资料，该鉴定资料经双方当事人充分质证后提交鉴定机构。鉴定会上，当事人充分陈述了自己的技术要点，必要时，鉴定专家进行了发问。鉴定结论亦经庭审质证。因此，鉴定方式和整个程序并无不当。A公司、B公司关于鉴定程序不当的理由不予采信。
（2）鉴定意见第4条与第1条并不矛盾。权利人的技术信息不为公众所知悉与双方工艺有不同之处两者性质不同，并不相互排斥，尤其是在被控侵权人未提供其真实技术，其提供的工艺不具有可行性时更是如此。
（3）关于菌种的来源及其工艺，A公司、B公司一、二审的观点前后不一。在一审庭审中及A公司向一审法院提交的工艺流程中，上诉人主张其菌种从土壤中分离所得。而二审诉讼中，上诉人又主张其菌种从C公司销售的产品中分离所得，并提供了相关工艺。上诉人前后观点不一，其主张不确定。
（4）关于上诉人工艺中的淀粉酶失活问题。一方面，作为决定工艺可行性的任何一个步骤均应在技术资料中明确记载，记载的工艺应严谨、科学，记载的工艺不同或有误将直接导致判断、鉴定的结论不同。A公司提交鉴定的工艺明确说明是在118－120摄氏度下保持30分钟灭菌，而其在2003年11月24日对鉴定意见质证时则称其工艺为缓慢升温至90摄氏度保持30分钟后再升温。这是两个不同的工艺流程。另一方面，如果书面记载的工艺未表述清楚或有记载上的疏漏，当事人应在鉴定之前或鉴定之时作必要的补充说明。而在2003年3月31日双方对提交鉴定的技术资料进行庭审质证时，C公司即就此处错误向上诉人提出异议，但上诉人未作任何解释。2003年10月31日技术鉴定会上，在鉴定机构给予陈述的时间内，上诉人也未对此作任何补充说明。因此，鉴定专家依据上诉人提供的技术工艺资料进行鉴定，并由此作出上诉人的工艺不能生产出合格产品的鉴定结论并无不当。上诉人既不在供鉴定的技术工艺中作出明确记载，也不作补充陈述或说明，由此导致对其不利的鉴定结论应完全归责于上诉人自身。上诉人以常识及专家组未就此发问为由而认为鉴定意见错误的理由没有法律和事实依据，本院不予采信。
（5）关于鉴定的依据。鉴定申请由A公司申请，鉴定的主要资料也由其密封后向法庭提供。在几次庭审中法庭均明确要求上诉人提供其研发资料，但自本案诉讼开始至2003年3月31日通过庭审质证固定鉴定资料时两年之余的时间内上诉人一直未提供。尽管在召开鉴定会时上诉人将所称的相关技术资料带至现场，但由于鉴定的技术资料已经庭审质证后固定，故为避免对鉴定专家发表鉴定意见构成误导或其他影响，鉴定会组织者未准许上诉人提交其所称的其他技术资料，而且对方当事人对上诉人带至现场的技术资料不同意质证，也不同意作为鉴定资料。在鉴定报告印发后，上诉人才正式向法庭寄交了其所称的《钾细菌的分离、纯化、发酵、鉴定的工作手册与实验数据》。因对方当事人拒绝质证，因而无法对其真伪作出认定。上诉人本应在法庭确定的时间内提供完整的技术资料供鉴定且客观上也有能力提供，但一直未提供研发资料以供鉴定，由此导致鉴定机构依据现有资料作出对其不利的鉴定意见，系上诉人自身原因所致。
因此，上诉人一、二审中关于菌种的来源、工艺流程等主张均有所变化，二审法院按法定程序在固定双方的技术工艺后进行鉴定，对上诉人的权利已给予程序上的救济。如果允许其在鉴定意见公开后再次提交补充的技术资料进行重新或补充鉴定，将导致双方当事人诉讼利益上的不平衡。二审诉讼中的鉴定程序合法，鉴定结论依据充分，无需再次补充鉴定。故上诉人关于鉴定意见不能采信的理由不成立，其要求重新或补充鉴定的请求不予准许。鉴定意见应作为定案证据使用。
（三）C公司提供的技术要点属于商业秘密。
（1）通过技术鉴定，鉴定意见认为C公司在培养基配方，菌株的分离、筛选、复壮，发酵温度调控、灭菌工艺、设备安装和使用、发酵后期加入特殊物质等方面有其独特的专有技术，不为公众所知悉。庭审中，鉴定专家还就C公司技术与普通技术相比的独特之处作了具体说明。因此，其技术不为公众所知悉。
（2）C公司采取了严格的保密措施。制定了《保密规定》；对进入接种室的人员作了严格限定，仅少数人员才能进入；对涉案的工艺流程进行严格保密等。虽然A公司上诉认为C公司未采取合理的保密措施，但是未提供相关的证据足以推翻一审法院的认定以及对方在一审中所提供的相关证据。
（3）C公司的技术工艺具有价值性。由于C公司的技术独特，不为公众所知悉，且C公司为此采取了严格的保密措施，使得竞争对手无法轻易通过正常的、合法的途径获得，而且C公司通过实施或转让该技术能为其带来可观的经济利益，因此，C公司因拥有该技术而具有竞争上的优势，该技术信息具有较高的价值性。综上所述，C公司的技术信息符合商业秘密的构成要件，属于商业秘密，应受法律保护。
（四）A公司、B公司、乙、甲侵害了C公司的商业秘密。
C公司已经向法院提供证据证明其技术要点、采取的保密措施等商业秘密构成的证据，以及A公司、B公司生产的产品与自己的产品相同，C公司重要的技术骨干离开工厂到A公司、B公司从事技术工作等侵权的初步证据。A公司、B公司也承认其产品的菌种与C公司产品中的菌种相同。此时，A公司、B公司应举证对方的技术工艺不符合商业秘密构成要件或者自己的技术有合法来源。但经过鉴定，上诉人所提供的上述两方面的证据均不能证明其目的。A公司、B公司未能提供有效证据以证明其真正工艺的内容及其合法来源。由于C公司的技术信息构成商业秘密；A公司、B公司生产与C公司相同的产品；A公司、B公司使用了C公司掌握涉案技术的技术骨干；而且，一审庭审中，A公司、B公司也承认菌种的培养、复壮由甲完成。二审中，又承认在发酵后期使用了C公司工艺中的某种特殊物质。因此，应推定上诉人的工艺流程来源于C公司，A公司、B公司、乙、甲侵害了C公司的商业秘密。A公司、B公司、乙、甲应承担停止使用C公司的生产工艺生产硅酸盐菌剂并赔偿损失的法律责任。但是，由于C公司一、二审中并未主张将菌种作为其商业秘密要求保护，且鉴定意见认为“依据A公司向法院提供的菌种分离资料，可以从公开的硅酸盐细菌制剂（商品）产品中分离出胶质芽孢杆菌。国内相关机构也有类似尝试。”故原审判令A公司、B公司、甲、乙停止利用C公司的胶质芽孢杆菌菌种、销毁已封存的相关菌种不当，应予纠正。
（五）关于侵权赔偿的数额。
一审法院判决赔偿损失的主要依据为：《2000年度大三元复合肥应用推广情况调查表》所载在丰县的销售量，“大三元复合肥”技术的转让费。由于调查表不能作为定案证据使用，且200万元的技术转让费为“大三元复合肥”技术的转让费用，非本案硅酸盐菌剂生产技术的转让费，硅酸盐菌剂生产技术为“大三元复合肥”技术中的“一元”，即生物单元。故原审法院以“大三元复合肥”技术转让费为标准确定赔偿额显然不妥，应予纠正，原判赔偿数额应予变更。由于因A公司、B公司等的侵权行为造成了C公司技术转让费或经营利润、调查费用支出等损失，而C公司未能提供证据证明本案侵权产品的数量以及受损或A公司、B公司获利的具体数额。因此，本院参考“大三元复合肥”技术的转让费、涉案产品的利润、C公司合理的调查费用、律师代理费等因素酌定A公司、B公司赔偿C公司损失人民币50万元。
综上所述，A公司、B公司关于原判赔偿额不当的上诉理由成立。其他上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持，其相关上诉请求应予驳回。原审法院认定A公司、B公司、乙、甲侵权以及判令其停止侵权正确，但判决其停止利用C公司的胶质芽孢杆菌菌种、销毁已封存的相关菌种以及赔偿数额不当，应予撤销或变更。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项、（三）项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款第（三）项、第二款、第三款、第二十条之规定，判决如下：
一、维持江苏省南京市中级人民法院（2000）宁知初字第106号民事判决第三项。
二、变更江苏省南京市中级人民法院（2000）宁知初字第106号民事判决第二项为：A公司、B公司自本判决生效之日起十日内赔偿C公司损失人民币50万元。A公司、B公司承担连带责任。
三、撤销江苏省南京市中级人民法院（2000）宁知初字第106号民事判决第一项及案件受理费部分。
四、A公司、B公司、甲、乙自本判决生效之日起立即停止使用作为C公司商业秘密的生产工艺生产硅酸盐菌剂。
四、法律依据
《中华人民共和国反不正当竞争法》
第九条本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
五、法律知识总结
商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。本案中的涉案技术信息，符合三性特点，即具有秘密性、价值性、保密性，属于商业秘密意义上的技术信息。
本案为离职员工在新就职的公司从事与原单位岗位相关的工作中使用原单位的商业秘密，新公司明知而放任该情况发生的，员工与该公司构成共同侵权。
企业可针对离职员工采取以下措施，保护技术信息类商业秘密，防止离职员工泄密损害自身权益：
1、要求员工及时交还相关工作资料，要求员工清退相关电脑、U盘、光盘、工作文件、图纸、数据等，以防止商业秘密信息载体被带出；
2、进行离职谈话，了解员工离职动机和去向，检查是否签订《保密协议》或《竞业禁止协议》，并督促员工履行保密义务和竞业禁止义务；
3、要求员工提供保密保证人，增强员工发生侵权行为的损害赔偿责任；
4、进行事后履约监督，一旦发现离职员工违反竞业限制义务，及时采取法律手段维权。
注释：参见江苏省高级人民法院(2002)苏民三终字第054号民事判决书。