编者按：之前我们就欧盟制止恶意注册发表过一系列的介绍文章，最近的一篇《欺诈毁灭一切》提到了Sky案的总法务官意见，目前这个案子欧盟法院已经宣判，接下来我们准备将欧盟法院近期宣判的三个关于恶意注册的Koton，Outsource2india以及Sky案作为域外速递的系列案件介绍给大家，敬请关注。
2019年9月12日，欧盟法院作出Koton案判决（C-104/18 P）认为，如果申请商标不是出于正当竞争的目的，而是出于以践踏商业诚信的方式损害他人利益的目的，或是怀着获取——甚至没有针对明确的第三方——与商标功能（尤其是商标识别商品来源的功能）相左的专有权的意图，即构成恶意。即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标未曾使用，同样有可能构成恶意。
背景：
土耳其Koton公司拥有时装品牌KOTON，该品牌创建于1988年，后声誉渐强，现以土耳其、德国、俄罗斯为主要市场。Nadal Esteban（自然人）2004年前曾是Koton公司的分销商。2011年，Nadal申请注册欧盟商标“Stylo＆Koton”（图一），指定使用在第25、35和39类的相关商品/服务。Koton公司引用在先的马耳他商标和国际注册指定在欧盟若干国家保护的商标（图二）提起异议。
异议仅阻止了涉案申请在25、35类上的注册。对于39类，异议处和上诉委员会都认为商品/服务不类似，不会混淆。涉案商标在39类上的注册后，Koton公司以恶意注册为由提起无效，但撤销处和上诉委员会都没有支持。2017年，欧盟普通法院也判决（T‑687/16）驳回Koton公司上诉，认为上诉委员会根据Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli案（C‑529/07）认为恶意的成立要求所涉商品/服务相同或近似，且存在混淆可能，并无不妥，鉴于Nadal在39类的注册与引证商标使用的商品相差较远，即使双方曾有合作，也只能证明Nadal知道Koton公司的商标，而不能证明其不诚信。Koton继续上诉。
判决：
2019年9月12日，欧盟法院作出C‑104/18 P号判决，认定Nadal对涉案商标的注册具有恶意，应予无效。欧盟法院指出，如果申请商标不是出于正当竞争的目的，而是出于以践踏商业诚信的方式损害他人利益的目的，或是怀着获取——甚至没有针对明确的第三方——与商标功能（尤其是商标标明商品来源的功能）相左的专有权的意图，就可适用《欧盟商标条例》（207/2009）52条(1)(b)有关恶意的规定。在C‑529/07巧克力兔案中，欧盟法院是针对提请法院基于特定案情（也即申请争议商标时，多家生产商在内部市场上使用相同或相似的标志表示相同或相似的产品，在已有混淆的情况下还坚持申请是不是有恶意）的请示回复认为，“混淆”是认定恶意的考虑因素之一。但这不等于必须混淆才能构成恶意。
恶意应全面审查。即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标都没有使用，同样有可能构成恶意。普通法院虽然意识到了要根据“商业逻辑以及时间和事件背景”全面审查，但具体审查时却未能贯彻这个原则。判断Nadal公司申请涉案商标的意图，应综合考虑各种情况，包括其在25、35类的申请（即使这部分在本案并无争议）；还有Nadal曾是Koton公司代理商并由此对后者的商标十分了解等事实。从这些具体的情况看，Nadal公司存在恶意，Koton公司的上诉应予支持。
评论：
Koton案之前，欧盟曾有两起有关恶意判断重要案例，其一是前述的巧克力兔案（C‑529/07），另外还有养乐多案（C‑320/12）。
在巧克力兔案中，法院明确，判断申请人是否“恶意”，要全面考察其提交商标申请时的具体案情，尤其是申请人是否知道或者应当知道他人在至少一个成员国在相同或近似的商品上使用相同或者可能引起混淆的近似标志；申请人是否有阻止他人在市场上销售产品的意图；他人的标志与商标申请人的商标所获得法律保护的程度。我们可以看到，欧盟法院在巧克力兔案中，对于恶意判断需考虑的因素做了一个不穷尽的列举。
如果我们理顺一下本案中欧盟法院的逻辑，就会发现，它要求判断恶意要“全面考虑”加“重点考察”，但并没有说“重点考察”的内容 “必须成立”才能成就恶意。这一点在Koton案中得到进一步澄清。
巧克力兔案确立的标准和逻辑在随后的养乐多案也有体现。养乐多案中，法院认为如果申请人知道或应当知道他人正在相同或类似商品上使用相同或近似标志，也不足以得出申请人是“恶意”的结论。还是要综合考虑。也就是说巧克力兔案中第一个“重点考察”的内容并不是恶意的充分条件或是必要条件等，它只是一个考虑因素。
Koton案的可贵之处不仅在于它呼应了养乐多案，明确指出混淆只是判断恶意的一个考虑因素，不一定有混淆才能构成恶意，即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标都没有实际使用过，同样有可能成立恶意；还在于它不再局限于用列举方式，而是用更接近“实质定义”的方式给出了恶意的判断标准，使该标准更加完整，也容易在司法实践中进行操作。
注：
“EUTMR”表示《欧盟商标条例》
扫码查阅该案判决：
2019年9月12日，欧盟法院作出Koton案判决（C-104/18 P）认为，如果申请商标不是出于正当竞争的目的，而是出于以践踏商业诚信的方式损害他人利益的目的，或是怀着获取——甚至没有针对明确的第三方——与商标功能（尤其是商标识别商品来源的功能）相左的专有权的意图，即构成恶意。即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标未曾使用，同样有可能构成恶意。
背景：
土耳其Koton公司拥有时装品牌KOTON，该品牌创建于1988年，后声誉渐强，现以土耳其、德国、俄罗斯为主要市场。Nadal Esteban（自然人）2004年前曾是Koton公司的分销商。2011年，Nadal申请注册欧盟商标“Stylo＆Koton”（图一），指定使用在第25、35和39类的相关商品/服务。Koton公司引用在先的马耳他商标和国际注册指定在欧盟若干国家保护的商标（图二）提起异议。
异议仅阻止了涉案申请在25、35类上的注册。对于39类，异议处和上诉委员会都认为商品/服务不类似，不会混淆。涉案商标在39类上的注册后，Koton公司以恶意注册为由提起无效，但撤销处和上诉委员会都没有支持。2017年，欧盟普通法院也判决（T‑687/16）驳回Koton公司上诉，认为上诉委员会根据Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli案（C‑529/07）认为恶意的成立要求所涉商品/服务相同或近似，且存在混淆可能，并无不妥，鉴于Nadal在39类的注册与引证商标使用的商品相差较远，即使双方曾有合作，也只能证明Nadal知道Koton公司的商标，而不能证明其不诚信。Koton继续上诉。
判决：
2019年9月12日，欧盟法院作出C‑104/18 P号判决，认定Nadal对涉案商标的注册具有恶意，应予无效。欧盟法院指出，如果申请商标不是出于正当竞争的目的，而是出于以践踏商业诚信的方式损害他人利益的目的，或是怀着获取——甚至没有针对明确的第三方——与商标功能（尤其是商标标明商品来源的功能）相左的专有权的意图，就可适用《欧盟商标条例》（207/2009）52条(1)(b)有关恶意的规定。在C‑529/07巧克力兔案中，欧盟法院是针对提请法院基于特定案情（也即申请争议商标时，多家生产商在内部市场上使用相同或相似的标志表示相同或相似的产品，在已有混淆的情况下还坚持申请是不是有恶意）的请示回复认为，“混淆”是认定恶意的考虑因素之一。但这不等于必须混淆才能构成恶意。
恶意应全面审查。即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标都没有使用，同样有可能构成恶意。普通法院虽然意识到了要根据“商业逻辑以及时间和事件背景”全面审查，但具体审查时却未能贯彻这个原则。判断Nadal公司申请涉案商标的意图，应综合考虑各种情况，包括其在25、35类的申请（即使这部分在本案并无争议）；还有Nadal曾是Koton公司代理商并由此对后者的商标十分了解等事实。从这些具体的情况看，Nadal公司存在恶意，Koton公司的上诉应予支持。
评论：
Koton案之前，欧盟曾有两起有关恶意判断重要案例，其一是前述的巧克力兔案（C‑529/07），另外还有养乐多案（C‑320/12）。
在巧克力兔案中，法院明确，判断申请人是否“恶意”，要全面考察其提交商标申请时的具体案情，尤其是申请人是否知道或者应当知道他人在至少一个成员国在相同或近似的商品上使用相同或者可能引起混淆的近似标志；申请人是否有阻止他人在市场上销售产品的意图；他人的标志与商标申请人的商标所获得法律保护的程度。我们可以看到，欧盟法院在巧克力兔案中，对于恶意判断需考虑的因素做了一个不穷尽的列举。
如果我们理顺一下本案中欧盟法院的逻辑，就会发现，它要求判断恶意要“全面考虑”加“重点考察”，但并没有说“重点考察”的内容 “必须成立”才能成就恶意。这一点在Koton案中得到进一步澄清。
巧克力兔案确立的标准和逻辑在随后的养乐多案也有体现。养乐多案中，法院认为如果申请人知道或应当知道他人正在相同或类似商品上使用相同或近似标志，也不足以得出申请人是“恶意”的结论。还是要综合考虑。也就是说巧克力兔案中第一个“重点考察”的内容并不是恶意的充分条件或是必要条件等，它只是一个考虑因素。
Koton案的可贵之处不仅在于它呼应了养乐多案，明确指出混淆只是判断恶意的一个考虑因素，不一定有混淆才能构成恶意，即使没有混淆可能，甚至所涉及的商标都没有实际使用过，同样有可能成立恶意；还在于它不再局限于用列举方式，而是用更接近“实质定义”的方式给出了恶意的判断标准，使该标准更加完整，也容易在司法实践中进行操作。
注：
“EUTMR”表示《欧盟商标条例》
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