谨防误读不申请鉴定就不认定非公知性的观点 ——以（2022）最高法知民终2775号案为例

关键词：不为公众知悉 非公知性鉴定 举证责任分配
01 案情简介
优某公司成立于2010年8月，经营范围包括从事新材料科技领域内技术开发、技术服务和技术咨询，水性高分子材料、防水材料、建筑材料和水性涂料等，并于2014、2015年推出涉案水性防锈涂料产品。优某公司的原股东为钱某、范某（钱某配偶）等4人，范某任法定代表人。优某公司主张的技术秘密为使用纳米材料代替乳化剂合成树脂（亦称乳液）的制备工艺，以及使用该乳液制备水性防腐涂料的技术秘密，相关证据显示：具体秘点为5份乳液配方及13份涂料配方所载技术信息，其中有10份配方操作工艺、原材料名称、配方数量等处有手写涂改；每份配方均为打印而成，未记载形成时间；每份配方成分中均包含N1和N2；出于技术保护考虑N1和N2具体制备流程仅由钱某掌握；钱某实际掌握涉案技术秘密并于2014年签订保密协议等。
2004年7月某甲公司成立，经营范围包括从事新材料领域内技术开发、技术服务、技术咨询，水性涂料，化工原料及产品等内容。该公司为“新三板”公司，主要股东共10个，刘某持有公司2.93%的股权。某乙公司成立于2016年2月，公司原股东为某甲公司（持股比例60%）和某丁公司（持股比例40%）。某丁公司成立于2015年11月，该公司成立时钱某为唯一股东。2016年1月，钱某分别与案外人刘某甲（刘某之子）、祝某（刘某配偶）签订《股权转让协议》，约定钱某将某丁公司60%股权作价300万元转让给刘某甲，40%股权作价200万元转让给祝某。2016年1月，某丁公司的股东变更为刘某甲和祝某，钱某任该公司监事。

截至2016年1月涉案主体关系图
2016年9月，某甲公司（甲方）与钱某（乙方）就“乳液合成用纳米材料技术及用该纳米材料乳液合成技术及涂料调配技术”项目技术转让签订《技术转让合同》。2016年11月沪利沧评报字(2016)第1019号《某甲公司拟收购专有技术——“纳米改性树脂及用该树脂制备水性涂料技术”之评估报告》（以下简称1019号评估报告）载明：评估对象为钱某向某甲公司出售的无形资产，评估范围为钱某拥有的专有技术——“纳米改性树脂及用该树脂制备水性涂料技术”。2016年12月，某乙公司成为某甲公司的全资子公司。某甲公司又与钱某签订《股权转让协议》，约定某甲公司将所持有的某乙公司的21%股权作价210万元转让给钱某。2017年3月，某乙公司的股东变更为某甲公司（持股比例79%）和钱某（持股比例21%），刘某任该公司董事。
优某公司从某甲公司2016年度报告中得知，钱某以510万元价格向某甲公司转让了相关技术，某甲公司当年新增“防锈涂料乳液”“水性防锈涂料”新产品营业收入。原告优某公司认为钱某违反保密协议，擅自转让涉案技术秘密，向上海知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，主张钱某、某甲公司、某乙公司、刘某（时任某甲公司实际控制人）共同侵害优某公司技术秘密，要求上述四主体停止侵害、赔礼道歉，并连带赔偿优某公司经济损失1000万元及维权合理开支5万元。被诉侵权方则辩称优某公司的201210196500.8号专利申请（以下简称500专利申请）和201310376131.5号专利申请（以下简称131专利申请）已经将其主张的技术秘密公开。
一审法院经审理认为，优某公司主张的技术信息不完整不明确，已有证据表明优某公司主张的技术信息可能存在已为公众所知悉的情况，优某公司未能完成技术信息秘密性的举证责任，应当承担举证不能的法律后果，故判决驳回优某公司的全部诉讼请求。[1]优某公司不服，提起上诉。最高院经审理认为，优某公司主张的技术信息构成技术秘密，钱某、某甲公司、某乙公司、刘某主观上存在明显过错，共同实施了侵害技术秘密的行为，构成共同侵权，撤销一审判决，改判四被告立即停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，并连带赔偿优某公司经济损失240万元，维权合理开支5万元，共计245万元。[2]
02 案例分析
（一）理解权利人当时境况的证据形式并以此为基础确定合理的证明标准
一审法院认为优某公司主张的技术信息不完整不准确，理由包括：提交的配方均未记载形成时间；未提交其他证据证明配方的形成时间；乳液配方成分中包含的N1和N2具体指代何材料，经要求才明确；13份配方中10份配方的操作工艺、原材料名称、配方数量等处均存在手写涂改的情形等。
最高院认定优某公司技术秘密内容具体、明确且不违反法律规定，与涉案企业正常的研发、经营、生产和管理业态相符合。举例说明如下：（1）以代号N1、N2表示的特定原料，双方二审中均确认是由钱某设立的某辰公司提供的纳米材料；（2）在案证据显示优某公司2014年4月至2017年1月期间已制造、销售水性防腐涂料制备乳液和涂料；（3）相关证据足以证明优某公司可以且根据乳液和涂料配方生产相关产品；（4）在案13份涂料配方上均有钱某签名；（5）针对在案10份配方原材料名称、配方数量等处存在手写涂改的事实，钱某认可涂改系其所为；（6）结合研发、制备过程中对配方部分内容进行调整、修改，符合研发、生产的具体情况（略），认定上述事实符合常理；（7）涉案乳液是主要原料，涉案涂料配方上明确记载了生产日期（2015年3月至6月）能够确定乳液配方形成时间早于涂料配方上明确记载的日期等事实。
（二）权利人未尽最大努力做到去除秘密点中公知信息的后果是严重的
一审法院认定涉案技术秘密不能成立，除前文提及所主张技术信息不完整、不确定等理由外，还与如下事实有关：四被告辩称涉案技术信息已被原告公司通过专利申请的方式进行公开，证据显示优某公司曾于2012年6月14日提出500专利申请，于2013年8月26日提出131专利申请。500专利申请的权利要求中包含原告公司主张保护的乳液配方中的相关组分、成分、数量及制备工艺，该专利申请因被认定不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性等原因，未被授权；131专利申请的权利要求中包含原告公司主张保护的涂料配方中相关原材料组分、用量、添加顺序等制备方法步骤，该专利申请因被认定不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授权的实质性内容，未被授权。且有检索报告显示在2014年2月11日前，相关技术已在公开文献中描述，该技术应属于相关公众所知悉的公知技术等。笔者认为上述事实作为证据纳入一审审查，权利人一方要将这些专利申请所披露的相关信息，与所主张的技术秘密点做列表对比，分别结合其中必要技术特征与所要解决技术问题的对应关系，向法庭说明已经披露的部分技术信息并未导致技术秘密方案为本领域技术人员普遍知悉的结果。要清楚地知道，这是技术秘密案件原告应尽的责任和义务，一审法院没有精力和兴趣代为完成。当已知秘密点中包括部分公知技术信息，而原告未能充分分析说明对不为公众所知悉结论没有实质影响的情况下，法庭会非常自然地问询原告是否就非公知性申请鉴定，原告不申请放弃该项诉讼权利则应当承担相应的后果。
（三）以申请鉴定与否判断非公知性，是对法院全面考量事实证据的误读
最高院认为，“不为公众所知悉”本身为否定性的评价，权利人难以提交直接证据证明，应合理分配举证责任，重点考量技术信息的形成过程、保密措施的实施、侵权行为的初步证据及被诉侵权人的反驳证据等。结合本案证据涉案以纳米材料代替乳化剂制备乳液和涂料的配方（不包含纳米材料相关技术）在被诉侵权行为发生前不为公众所知悉，具有商业价值，应认定为属于反不正当竞争法保护的技术秘密。一审判决未全面考量证据和事实，且以优某公司未申请鉴定为由认定其举证不能，举证责任分配失当，予以纠正。笔者认为最高院并没有对如下问题做出评价：认定是否属于不为公众所知悉的事实上，是否应申请鉴定或以鉴定结论为判断依据。而是结合证据查证并综合认定事实，具体而言：首先，证据证明权利人对其主张的技术信息采取了保密措施，包括《股东保密协议》《技术保密协议》的事实，二审中钱某确认利用纳米材料作为表面活性剂合成乳液及制备水性防腐涂料的配方在优某公司实验室完成，并得到物质技术保障的事实，以及配方形成不仅依赖钱某的专业知识，还需相应物质支持的事实等；其次，《技术转让合同》证明钱某向某甲公司转让的技术，与涉案技术秘密均系使用纳米材料作为表面活性剂制备乳液的技术高度关联，结合受让不到2个月就新推出了防锈乳液和水性防锈涂料产品，支付相应合同对价的事实，初步证据证明涉案技术秘密被侵犯；再次，证据所示两项专利申请未完整公开涉案技术秘密的具体内容，500专利申请未记载各组分的具体成分及占比，131专利申请虽记载了涂料组分却未披露重量百分比为区间值；最后，优某公司未答复审查意见，两项申请被视为撤回，国家知识产权局认为其不具备创造性，但“不为公众所知悉”的认定不同于专利法中的新颖性、创造性，故专利申请未授权的事实不足以证明涉案技术秘密为公众所知悉等。
（四）以检索报告抗辩非公知性时，应高度重视针对证明内容的说明责任
就关于钱某等提交的检索报告，其仅指向一种技术路线，未公开优某公司主张的乳液和涂料配方的具体内容，且文献报道内容也未披露涉案技术秘密。即使知晓技术路线，形成具体产品仍需实验优化，检索报告不足以证明涉案技术秘密为公众所知悉的观点。一审法院将专利申请的审查结论及检索报告结论与技术秘密的非公知性评价对应并无不妥，需要注意的是：一方面，提供该检索报告的一方要结合该报告作出相应的比对说明，具体表述该份证据所述的结论意见对其证明内容的关联性，当然更为重要的不是该报告的结论，而是检索出的相关文献。以这些文献为基础，作相应的比对说明针对性地指出或者圈定在所主张的技术秘密方案中已被披露的内容，或是容易获得的陈述意见；另一方面，从权利人一方也应当高度重视该份证据甚至是高达1000份以上的证据，分门别类地做分析与总结，并对应所要解决的技术问题，尽最大可能避免聚焦于技术特征等问题。
易言之，被诉侵权方是提问题、找问题，不怕问题多，而怕问题不多，怕问题引起的争议不够乱；而权利人一方要在积极面对的同时，提出解决问题的方案以及恰当的沟通妥协策略，以有效地回应主审法官所面对的技术问题，最为核心的目标是巩固合议庭已确信的事实，并在最大限度内消除、降低或弱化新证据或技术信息所产生的影响或干扰。这在很大的层面上考验或体现出权利人的能力、韧性与耐心。
总结
本案最终裁决已经产生了积极的影响，应当珍惜。在涉及技术秘密非公知性分配举证责任的合理性问题上争议从未停止，笔者认为这是正常的也是必然的，而就本案而言应当最大可能地避免两种误读，不然对技术秘密司法保护工作徒增争议并无益处：
一是，权利人在被控侵权人提出检索报告并以此为由主张不具有非公知性抗辩时，一审法院并没有只是因为未申请做非公知性鉴定，属于未尽必要举证义务认定不属于不为公众所知悉；二是，最高院认为一审判决未全面考量证据和事实，并非仅就“未申请做非公知鉴定”问题予以纠正，改判作出支持权利人主张。综上，认定是否属于不为公众所知悉与权利人未申请非公知性鉴定并无必然联系，过于强调非公知性鉴定申请，是导致此类误读的因由。
最高院在一系列案件中所作出的判决结果，以及论述理由，特别是所形成的裁决规则与方法，都特别凸显出我国技术秘密司法保护的能力与水平，在此笔者要提请注意的是，当前权利人一方不论是在技术秘密的行政投诉，还是民事诉讼与刑事控告的实务工作中，其艰难程度、证明标准、取证阻碍、经历周期以及与营商环境等方面的压力并未降低或减少多少，当然原因是多方面的。笔者认为，就当下而言首先要避免误读最高院裁决！
文章附录
[1] 一审案号：(2020)沪73知民初126号。
[2] 二审案号：(2022)最高法知民终2775号。