欧盟：逃避使用义务的重复申请难逃无效宣告

案情背景：
国内某知名国有企业（以下称“被异议人”） 在2015年委托万慧达在比荷卢联盟（比利时荷兰卢森堡经济联盟） 提交了其英文商标在三个类别上的注册申请。
商标申请在公告期遭遇英属维尔京群岛企业（以下称“异议人”）的异议，其依据2015年在欧盟注册的在先商标为权利基础，主张被异议人商标的注册将导致混淆的发生，进而要求比荷卢联盟商标主管机关不予核准被异议人商标的注册。
经过对比商品和商标，我们认为以争辩商标不近似、商品不类似进行答辩获胜的几率极低，并且由于两家诉争已久，在很多国家包括中国、加拿大等国都有商标异议等案件的纠缠，因此在欧盟国家商标体系内达成和解的可能性极低，加之被异议人在比荷卢联盟没有将自己的商标进行在先的大规模使用，也没有在先的商标申请和注册，因此无法基于在先使用获得的影响力或者在先的权利来对异议进行答辩。
考虑到被异议人十分重视该比荷卢联盟的商标申请，以及双方利益纠葛已久且在中国国内也发生了多次诉讼交锋，我们建议从恶意注册的角度进行案情的分析、证据的搜集进而应对此次异议。
我们的查询、分析工作：
通过查询，发现异议人在欧盟有另外一枚与其引证商标完全相同的注册商标，该商标注册时间更早，在2009年就获得了注册，核准使用的类别和商品也与引证商标即2015年注册的商标完全相同。截止到异议案件发生的当年即2016年，这件2009年就核准注册的商标已经注册超过5年。对于一枚注册商标，由于欧盟有连续5年不使用注册商标就可以被他人提出撤销申请的规定（简称“撤销五年”），因此，据我们推测，异议人极有可能是为了保持住自己2009年注册的商标防止被撤销而在2014年也就是五年使用期限临近届满时又申请注册了完全相同的商标。换言之，他们很可能没有将2009年注册的商标投入实际使用。
在欧盟和欧盟国家商标异议制度中，有一特殊的规定，对于异议人主张的在先注册商标权利，如果其注册已经届满5年，被异议人有权要求异议人提供使用证据，无法提供使用证据的或者只能提供部分商品或者服务上的使用证据的，异议无法获得支持，且在先商标权利可以通过单独的撤销程序被全部撤销或者在没有使用的商品或者服务上撤销。因此，在本案比荷卢异议中，异议人没有将2009年注册的这枚获权超过5年、申请日更早、注册日更早，权利更加稳固、异议人应当首选作为引证商标的注册商标作为异议的权利基础，有悖于常理，使得我们加深猜测，即这枚2009年注册的商标大概率没有投入使用，异议人担心在比荷卢异议程序中被要求出示使用证据而自己确实没有使用证据而引发该商标被撤销，因此其没有将这枚获得权利更早的商标作为异议的权利基础。
此外，异议人在拥有了2009年注册的商标后，于2015年再次于完全相同的商品上注册了完全相同的商标，商标和商品都没有任何变化，明显不符合欧盟商标实践中所允许的出于商业战略考虑而变换商标图样或者调整商品范围再次注册商标的做法，从另外一方面印证了其是为了规避撤销而再次注册完全相同商标的做法。
基于上述的分析，我们认为异议人2015年注册商标存在不真诚的恶意行为，为了进一步补强恶意的证据，我们又进行了下面的调查工作。
通过调取国内的工商记录，我们看到一自然人曾经担任过被异议人关联公司的法定代表人（1992年到2013年），且在多份国内异议文件中，异议人陈述称该自然人是异议人的董事之一。通过我们查询境外商标的记录，我们发现异议人在新西兰成功注册过 4 枚商标，这4枚商标与本案异议人引证商标息息相关，新西兰注册证书上显示的注册人虽然是拉丁字母，根据常识来看，这是一个华人姓名的粤语发音，与上述提及的自然人姓名的粤语发音完全一致。这些材料和我们查询获得的信息在一定程度上证明了该自然人与异议人、被异议人都有或者曾经有密切的关系，且存在恶意的行为，即，其在担任被异议人关联公司的法定代表人后，在没有经过被异议人关联公司的授权和同意的情况下，以异议人名义在其他国家包括欧盟大肆注册了相关的商标。
案件审理结果：
最终，我们以异议人恶意为主张对比荷卢商标异议中的异议人权利基础也就是引证商标进行了无效宣告请求。根据比荷卢异议程序的规定，要撤销欧盟注册商标，需要向欧盟内部市场协调局提出单独的无效宣告申请，同时比荷卢异议答辩还是要按期提交，并且申请异议程序的暂停，等待欧盟商标无效宣告的案件有结果后再恢复比荷卢异议程序的审理。 我们也遵循了这种制度上的衔接，异议答辩和无效宣告同时都进行了提交。
历经2年半时间，近期我们收到了欧盟商标主管机关的裁定，完全支持了我们的请求，认为异议人在异议中没有引用2009年注册的商标，而是引用了2015年注册的同一商标且明知自己拥有注册时间更早的商标但是没有做任何改变而在5年不使用撤销期限届满时重复注册完全相同的商标，加之又无法提交具有说服力的实际使用证据，明显具有恶意，因此异议人作为比荷卢商标异议基础的2015年注册的商标在全部商品上予以撤销。
点评：
1、 欧盟商标获得注册后，与中国一样，注册人同样承担将商标投入实际使用的责任。欧盟商标注册后，需要在5年内投入实际使用，如果无法提供使用证据的或者只能提供部分商品或者服务上的使用证据的，注册商标将被全部撤销或者在没有使用的商品或者服务上撤销。
2、 在欧盟和欧盟成员国的商标异议中，异议人所引用的权利基础商标的选择是需要筛选的，对于注册超过5年的商标来说，只有那些在全部的商品或者服务上投入实际使用的商标才能成为牢固的权利基础，原因是对方有权利要求异议人提交实际使用证据来证实商标的合法性，也就是说，不是简单的注册商标就可以成为异议的基础权利。这更加凸显出实际使用的重要性，不仅仅是维持自己商标不被撤销的不二之法，也是办理相关联的商标异议案件时需要留意的地方。
3、 在拥有已经注册商标的前提下，如果出于商业规划的考虑进行补充注册，需要改变商标的图样或者扩充商品以及服务项目的范围，因为完全相同的重复注册在欧盟被认为是不当行为。
4、 不同于国内的商标实践，为了规避不使用导致的撤销而去重复注册的行为，在欧盟是具有风险的，如果无法证明商标的实际使用，在后的重复商标注册和在先注册的商标都有被无效或者撤销的风险。