等同原则的限制规则

以广东美的制冷设备有限公司与珠海格力电器股份有限公司专利侵权纠纷上诉案为例
由于技术的发展、语言表达的局限，在侵犯专利权纠纷案件中，适用等同原则是判断被诉侵权行为是否落入权利人专利保护范围的重要司法原则。但是，承认该原则虽然能够防止对技术特征文字描述缺陷的恶意利用，但也增加了专利保护范围的不确定性，因为它意味着公众无法完全根据权利要求确定专利的保护范围。竞争者可能因为信赖权利要求划定的保护范围而设计、制造具有不同技术特征的产品，最后却因等同原则被判侵权，由此导致遏制创新、损害公平竞争的后果。因此为了避免等同原则的滥用，在将专利技术与被控侵权的技术进行对比时，应当引入限制规则以有效规制该原则。
一、案例分析
案情简介
格力公司于2006年9月11日申请ZL200620064110.5号可拆装式空调室内机管路安装挡板实用新型专利，于2007年9月12日得到授权。独立权利要求1表述为：一种可拆装式空调室内机管路安装挡板，其特征在于，其包括固定板和滑动板，该固定板为一中空的薄板，在固定板一面有两个滑轨，两滑轨间距大于或等于滑动板宽度，滑动板卡在两滑轨之间。本案诉讼过程中，美的公司向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）请求宣告格力公司涉案专利无效。2013年5月23日，专利复审委作出第20624号无效宣告请求审查决定书，维持涉案专利权有效。决定书认为涉案专利符合新颖性和创造性的理由为：本专利中实际所要解决的技术问题是实现挡板的可拆装，便于挡板独立于空调机本体单独加工、简化制作工艺、节约成本。
被诉侵权产品于2011年5月5日通过公证购买得到。被诉侵权产品的技术特征为：一种空调室内机管路安装挡板，由固定板和滑动板两部分组成；固定板为一中空的薄板；固定板的一面有上、下两组共四个左右对称的卡扣，固定板上部2个左右对称的卡扣内设有卡爪；两组卡扣间距大于或等于滑动宽度，两个卡爪的间距小于滑动宽度；滑动板中部两侧呈锯齿状，卡在两组卡扣及两个卡爪之间。
2012年2月2日，格力公司向珠海中院提起诉讼，请求判令美的公司立即停止侵害涉案专利权的行为，并赔偿经济损失300万元人民币。
判决结果
本案的争议焦点在于，被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利权保护范围。二审法院认为，专利的主题名称所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围，且由于专利权人在撰写专利权利要求时，明确增加了可拆卸的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能再随意将已经捐献给公众的技术方案再纳入专利保护范围。最终驳回了一审上诉人（格力公司）的诉讼请求。
二、判决依据
1.《中华人民共和国专利法实施细则(2010)》第二十一条 发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：
（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；
（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。
发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。
一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型从属权利要求之前。
2.《最高人民法院关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
第七条人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。
被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
三、案例分析
二审法院在判决时，主要引用了三个法条分别说明了该案的判决适用原则，因此本案的分析主要围绕三个焦点：第一，主题名称对专利保护范围是否具有限定作用？第二，专利捐献原则如何适用？第三，等同原则如何适用？
01 主题名称对专利保护范围具有限定作用
根据《专利审查指南》有关主题名称的规定，权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应；主题名称在专利授权程序中可以修改，使权利要求符合新颖性和创造性，但在专利无效宣告程序中不得修改。因此，专利的主题名称所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围。且，依照《中华人民共和国专利法实施细则(2010)》第二十一条第一款第一项（见上文）的规定，发明和实用新型的主题名称部分就应该包含其权利要求书中所说明专利的“必要技术特征”。本案中，根据专利复审委的无效宣告请求审查决定，涉案专利得以维持有效的创新点就是实现挡板的“可拆装”。由此可知，依照本法条的解读，“可拆装”即为该法所要求的“必要技术特征”。因此，涉案专利可拆装这一功能性技术特征，在进行侵权判断时不能忽略。
被上诉人格力公司所申请的专利名称为“可拆装式空调室内机管路安装挡板实用新型专利”，即“可拆装式”就是其必要性技术特征。但是，比照上诉人的专利产品，在经过试验后，发现安装挡板安装到空调主机之后，在拆卸的过程中，卡爪被破损，无法正常使用。换言之，上诉人的专利产品在技术特征上无法实现挡板安装的可拆卸，并且上诉人的专利产品在名称的描述上也没有写明“可拆式”的字样，仅描述为“一种空调室内机管路安装挡板，由固定板和滑动板两部分组成”。因此，在专利技术的表达上，上诉人已经明确提出了其专利技术的创新性就在于通过新的“实用新型”设计上减少了工业成本，这就缩小了专利的技术范围。故而，认定上诉人的专利产品并未侵权。
根据《专利法实施细则》第二十一条的规定（见上文），主题名称作为前序部分的重要内容，是权利要求不可或缺的组成部分，其对保护范围的限定作用不能忽视。当一权利要求主题名称引用其他权利要求时，应理解为主题名称应受到其所引用的其他权利要求的技术特征的限定，相应地，其他权利要求的技术特征也应作为一权利要求技术特征的一部分共同限定其保护范围。本案中的“可拆卸”的技术描写，就是上诉人专利技术的“限制范围”。
02 专利捐献原则的限制性作用
根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5 条的规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”在本案中，虽然涉案专利说明书并不支持可拆卸这一功能性技术特征。但由于专利权人在撰写权利要求时，明确增加了可拆卸的功能，客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则，在侵权案件中，专利权人不能随意将已经捐献给公众的技术方案再纳入专利保护范围。综上，被诉侵权技术方案的技术特征，即“一种可拆装式空调室内机管路安装挡板，其包括固定板和滑动板”与涉案专利相应的技术特征，即“一种空调室内机管路安装挡板，由固定板和滑动板两部分组成”，两者采用了不同的技术路线，实现了不同的结果（前者可拆卸，后者不可拆卸），上诉人既然在专利要求书中已明确写明了其专利产品的技术实现路径，那么对于非基于其技术实现路线的技术就不能主张专利权。
专利权人出现捐献的原因大致有两种情况：一种是疏忽大意；另一种是专利权人在申请专利时为更容易获得授权而提出较小的保护范围，在专利侵权诉讼中再利用等同原则扩大专利保护范围。但无论是哪一种情况，专利权人都应当承担捐献的法律后果。在司法实践中，应当强调专利权利要求的公示作用，维护社会公众对专利公示的合理信赖利益。
在本案中，上诉人就是出现第二种情况，专利权人的申请的专利范围狭小，在名称中已经写明了“可拆卸”的字样，因此其诉求并没有得到二审法院的支持。
03 等同原则的适用
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条第2款（见上文），等同原则的适用是采取“全面覆盖”的原则。
如上文所述，被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利相应的技术特征①相比，采用了不同的技术手段，实现了不同的功能，达到了不同的效果，不是等同的技术特征；并且上诉人的专利产品其他技术特征：③在固定板一面有两个滑轨；④两滑轨间距大于或等于滑动板宽度；⑤滑动板卡在两滑轨之间；与被上诉人的专利产权的技术特征：“固定板为一中空的薄板；固定板的一面有上、下两组共4个左右对称的卡扣，固定板上部2个左右对称的卡扣内设有卡爪；两组卡扣间距大于或等于滑动板宽度，两个卡爪的间距小于滑动板宽度；滑动板中部两侧呈锯齿状，卡在两组卡扣及两个卡爪之间”并不等同。理由是：由于被诉侵权产品没有利用涉案专利的创新部分，即实现挡板的可拆装，在判断上述技术特征是否等同时，认定标准要从严把握。
被诉侵权技术方案的技术特征采用的手段是：滑动板通过两边的锯齿与固定板两边的卡扣和卡爪相互配合；实现的功能是：滑动板的上下移动以及定位；达到的效果是：无需固定板和滑动板之外的结构和工具就可以定位滑动板。而涉案专利技术方案的技术特征采用的手段是：通过固定板两边的滑轨限定滑动板；实现的功能是：滑动板可以上下移动；产生的效果是：滑动板需要借助其他结构和工具进行定位。两者采用了不同的技术手段，实现了不同的功能，达到了不同的效果，是本领域的普通技术人员不经过创造性劳动所不能够联想到的。因此，被诉侵权技术方案的上述技术特征与涉案专利的相应技术特征不等同。鉴于被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的5个技术特征相比，有4个技术特征既不相同也不等同，因此没有落入专利权的保护范围。
四、总结
首先，主题名称是对权利要求包含的全部技术特征，其所构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，其更为重要的作用在于公开涉案发明所属技术领域，以便于检索。主题名称对权利要求保护范围的实际限定作用取决于其对权利要求所要保护的主题本身产生何种影响。若主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响，则该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用。
其次，对于捐献原则，其重要的作用在于强调权利的公示原则，使得专利权的保护范围相对确定，以提高社会公众的活动预期，保证社会公众能够利用已经进入到公共领域的专利，并且严格适用专利捐献的原则，有利于提高专利申请人的文件撰写质量。而专利捐献原则的适用应当满足如下两个条件：第一，被捐献给社会公众的技术方案应当为“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载”的技术方案。其中，“仅在说明书或者附图中描述”应当理解为该被捐献的技术方案在说明书中作为一种替代方案已为特定化的描述。第二，被控侵权行为所采用的技术方案应为与“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求书中未记载”的技术方案相同的技术方案，而不应扩展至与其等同的技术方案。
再次，对于“等同原则”的适用。必须坚持“全面覆盖”原则，才能避免等同原则规避权利要求对保护范围的限定。在认定相同侵权时，要求被控侵权的产品或方法包含权利要求书中记载的所有技术特征。如果在认定等同侵权时不要求被控侵权的产品或方法包含专利权利要求书中记载的所有技术特征，而是其完全不具有一项或者多项权利要求书中记载的技术特征时就认定侵权，无异于无限扩大了专利权的保护范围，使得利要求书对许多技术特征的记载就变得毫无意义，因此必须强调“全面覆盖”的判断标准。
最后，专利得以有效保护的基础是提高专利撰写水平。由于等同原则受到禁止反悔原则、捐献原则等约束，适用范围受到严格的限制。因此，专利权人必须提高专利撰写水平，为日后寻求法律保护打牢基础。具体到本案，对专利撰写有两个启示：一是要尽量选用精准的措辞，明确专利技术需要保护的创新点，确立尽可能宽的保护范围。；二是在撰写专利时，不能受产品设计的影响。撰写专利往往会参照产品设计思路，由于涉案专利产品可以拆装，在撰写权利要求时不免会受到影响。有经验的专利代理人会自觉克服产品设计的影响，综合考虑各种可能的设计思路，形成相对较大的专利保护范围。