非法店招如何应对（下辑）

企业名称“傍名牌”现象已经成为困扰品牌厂商的难题，8月7日下午，以“企业名称‘傍名牌’打击策略分享”为主题的“IP Share”第11期知识产权沙龙在上海顺利举办。北京市万慧达律师事务所合伙人杜彬彬律师、梁思思律师在本次沙龙上发表了主题演讲。
今天，合伙人杜彬彬律师与大家分享“非法店招如何应对（下辑）”。
近几年越来越多的权利人开始关注非法店招，大概是假冒产品经过多年打击后没有以前那么猖狂或者说变得更隐蔽了，非法店招就变成一种新型的影响权利人销售业务的侵权形式，或者说成为权利人解决商业问题的一种新方法新思路。
万慧达从2009年开始开展非法店招案件，经过十年的研究和实践，积累了丰富的经验，也总结了一些方法，今天跟大家分享交流，希望对大家有所帮助。
一、非法店招的使用方式和侵权认定
二、非法店招侵权认定的司法实践
下面，我们通过一些有代表性的司法案例来归纳总结这些问题的答案。
江苏高院
江苏高院在2014年的一个案件里，阐述了商标合理使用的原则：“在产品修理、零配件制造、产品销售、产品组装等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源，应当允许其合理使用商标权人的商标。但在上述情况下，经营者不能以其描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标，必须遵守指示性合理使用的规则。”该案中，法院保护的是权利人的产品商标。
具体到案件里，江苏高院举例列出了合理使用的方式：“被告可以通过所售商品上的标签、在店招上使用“本店销售XX”等合理方式标注商标以达到指示商品来源的作用”。同时将涉案的使用认定为商标侵权：“在店铺门头、店内装饰、名片、销售清单等处突出使用，可以推断出被告具有试图使消费者误认为其与原告存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系的攀附故意，客观上也形成了上述效果，显然属于对合理指示商品来源的权利的不当扩张，已经超出了商标指示性使用的合理范畴”。
广东高院
广东高院在2014年的一个案件里，则同时保护了权利人的产品商标和维修服务商标。法院将“被告使用商标指向的商品和服务应当区分为销售商品和提供维修服务两种情形”，并论述：“就提供维修服务而言，未经许可使用商标，容易使相关公众造成混淆，让相关公众误认为被告经原告授权许可提供维修服务。就销售商品而言，被告出售的商品中包含原告的真品，仅有权在与合法授权商品密切联系、直接指示合法授权商品所在货架的位置使用涉案商标。但被告在店铺正门的商业牌匾上突出使用原告商标，容易使相关公众误认为被告是原告合法授权许可的销售商；进一步，容易使相关公众对店内其他商品来源与原告之间产生混淆。”
上海高院
上海高院在2015年的一个案件里保护的是权利人的销售服务商标，做出如下论述：“被告并非销售假冒商品，指控其侵犯原告商品商标专用权显然并不成立，因此仅需判定被告是否侵犯了原告的服务商标专用权。被告在指示性使用涉案商品商标过程中，应当限于指示商品来源，如超出了指示商品来源所必需的范围，则会对相关的服务商标专用权构成侵害。”
具体到案件里，上海高院认为：“被告在店铺大门招牌、店内墙面、货柜等处使用原告商标，可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对原告服务商标专用权的侵害。”
上海高院在该案中，还认定了虚假宣传的不正当竞争：“被告对外宣称为原告的中国区品牌运营商等，使相关公众误以为双方存在授权许可关系并因此获得更多商业机会，亦可能对原告今后在中国境内开展商业活动带来不利影响，构成虚假宣传。”
前面介绍的几个案例中的使用方式，是最常见、也没有太大争议的突出使用的方式，接下来几个案例是针对其它使用方式的。
南京中院
南京中院在2015年的案件中对在商标前加上“经营、销售等”描述性词汇的情况，因存在不合理的因素而做出侵权认定：“被告虽在店铺门头上的原告商标前标有“本店经营”四字，但明显小于原告商标的尺寸，构成突出使用”。
宁波中院
宁波中院在2018年的案件中也对类似情况做出相同认定： “被告虽然在店面门头上的原告商标之前使用了“销售”两字，但字体明显比原告商标小，字体颜色、排列方式亦不同，整体视觉与原告商标反差极大，使得原告商标标识更容易被识别，更容易导致消费者的混淆误认” 。
江苏高院
江苏高院在2017年的一个案件中出现了此类情况合理使用的情形，认可为商标的合理使用：“被告一个门店以同等大小的文字“批发XX”作为店招，未突出使用原告商标，具有向消费者宣示商品信息的合理性。”但该案件中由于还有其它情形，“店内摆放有关原告专卖店的授权证书、牌匾，提供给消费者的工作名片突出使用原告商标”，最终还是认定为侵权。
白城中院
另外一种常见使用方式，是将不同品牌并列使用，这方面的司法案例并不多，白城中院2018年的一个案件里法院认定为不侵权：“被告在其店铺招牌上以比字号明显小一半的字体、将原告商标与其它品牌并排罗列、并后跟产品名称，并不属于商标性使用行为，亦未超出善意、合理使用注册商标的界限”。
通过以上司法案例，我们总结出来一个侵权认定的基本原则，就是是否会造成混淆误认，即是否容易导致相关公众认为涉案店铺及其经营活动与权利人之间存在关联关系。对于非法店招案件中权利基础的选择，不同法院存在不同意见，有支持商品商标，也有支持35类服务商标和37类服务商标的。在使用位置方面，大部分位置的突出使用都认定为侵权，唯有货柜货架上的使用是否构成侵权存在不同意见。对于不正当竞争，个别判决里有认定虚假宣传构成不正当竞争，而混淆方面由于与商标侵权的竟合很少有相关认定。
三、非法店招的制止策略
基于对司法实践的研究和实际操作经验的总结，权利人一般可以采取警告函、行政投诉、民事诉讼等行动。这些行动方案的利弊，从前到后，时间和金钱成本都越来越高，成功率和结果可控性也越来越大。从成本控制和效果的平衡考虑，大部分案件还是可以考虑从前到后逐步安排。
第一步先发警告函，用最经济的行动方案对非法店招撒最大的网。实践中通过警告函可以解决的非法店招比例还是挺高的，对于小规模的个人工商户甚至能达到80-90%。
然后，在警告函无法解决问题的情况下，转向执法机关进行行政投诉，通过中国特有的官方途径进一步解决一部分非法店招。一般请权利人准备一份非授权证明函，执法部门行动中会对侵权人进行说服教育和/或责令整改，而大部分案件由于各种原因无法现场整改，还需行动后密切跟进、推动整改。实践中的成功率在同类产品的店铺中也是比较高的，基本能达到80-90%。
最后，如果前两种方案都没有奏效，再诉诸司法途径。对于民事诉讼，有两种方案可以考虑，一种是侵权诉讼，主要适用于没有合作过的店铺或者曾经有合作但已结束的店铺。另一种民事诉讼是合同诉讼，主要适用于有过合作但已结束的或者合作过程中因合同约定的原因而终止合作的。合同诉讼相比侵权诉讼有一个优点，一般合同会约定相关金钱履行义务，从合同诉讼中可以获得更多的赔偿金。当然合同诉讼也存在一定弊端，会有很多琐碎繁杂的商业合作中的问题牵扯进来。相反，侵权诉讼中如果涉及合作过的店铺，对方也会有一些相关的抗辩，但这些信息的核实确认只是辅助于侵权认定的，一般不会成为核心的争议焦点。
不同权利人的非法店招可能会存在一些以上未涵盖的情况，需要根据具体情况进行具体分析。希望以上经验分享为大家打开一些非法店招处理的思路，也期待为大家提供更多的帮助。