《中华人民共和国专利法》第26条第4款(下文简称“专利法26.4”)规定“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”,简称“权要需要得到说明书支持”。这一条款既是专利实质审查时的重要条款,也是专利无效时的理由之一。
专利制度最核心的法理就是“公开换保护”,必然要求授予专利权的权利要求保护范围清楚,且与其对现有技术做出的贡献匹配。由于权利要求书特殊的行文格式,会带来阅读理解上的困难,影响我们正确界定专利权利要求的保护范围,因此要求专利权人在说明书中详细描述技术方案,权利要求书则从说明书公开的范围中概括而得。只有权利要求书依据说明书的内容概括得当,才能正确界定专利权利要求的保护范围,而只有能正确界定专利权利要求的保护范围,才能判断作为现有技术的证据能否破坏权利要求的新颖性和创造性。所以,专利法26.4是新创性的前置审查条款。
经前述分析可知,专利法26.4是专利法中非常核心的条款,然而研究众多专利无效案例会发现,经由专利法26.4成功无效掉专利权的案例并不常见。近期,国家知识产权局于2023年11月8日作出了第560913号、560918号《无效宣告请求审查决定书》,对江苏当升材料科技有限公司作为无效宣告请求人针对尤米科尔公司拥有的第ZL201280023315.7号、ZL201110242474.3号发明专利权提出的无效宣告请求进行了审查,并作出尤米科尔公司上述两项专利权全部无效的决定,这两项专利背后涉案金额达到1.1亿元。


两份无效决定的决定要点显示:权利要求一般是对说明书记载的一个或多个具体技术方案的概括,这样的概括应适当,应当与发明人所做的技术贡献相称。当说明书中给出的信息不充分,所述技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时,则权利要求对说明书记载的具体技术方案的概括不合理,保护范围过宽,得不到说明书的支持。
经过研究,这两份无效决定都涉及“数值参数表征”的权利要求,对于如何限定才能得到说明书充分支持,提供了很多思路。下面以第ZL201280023315.7号专利权《具有依赖尺寸的组成的正极材料》的第560913号无效决定进行简要分析:
涉案专利权利要求1:

简单来理解,x代表Ni,z代表Mn,其背景技术中说:增加Ni,放电容量增加,但会损失热稳定性,而Mn的加入可以提升热稳定性,但会损失一些放电容量。权利要求中x1-x2≥0.005,表明Ni与粒度成正比,z2-z1≥0.005,表明Mn与粒度成反比,也就是说:小颗粒安全性较差,需要起稳定作用的Mn含量应更高,而大颗粒安全性相对较好,可以增加Ni以利于提高功率。
决定中基于以下四个原因认为权利要求1得不到说明书的支持:
(1)根据说明书实施例数据结果难以确定Ni、Mn含量差值范围端点0.005;说明书只有一个认为符合的实施例以及一个认为不符合的对照例,在这两个例子中,均不仅没有出现0.005,更是与0.005相差甚远;
(2)根据实施例制备方法难以预期实现Ni、Mn含量差值范围端点0.005;0.005是一个精度较高的数值,对于工艺过程控制精度提出了相当高的要求,然而说明书中记载的制备方法是正极材料制备的常见工艺步骤;
(3)仅“x1-x2≥0.005”,或者仅“z2-z1≥0.005”的技术方案得不到说明书支持;说明书中记载了只有x1-x2≥0.005和z2-z1≥0.005同时满足时才能实现技术效果,但权利要求1要求了三种情形;
(4)通式LiaNixCoyMnzM’mO2±eAf中Ni含量“0.2≤x≤0.9”得不到说明书支持;Ni的含量从0.2-0.9,也就是覆盖了低镍到高镍的三元正极材料,而说明书公开的实施例和对照例都是低镍的,无法推测这可以适用于高镍三元材料。
涉案专利是通过一个实施例中的实验数据拟合得到趋势曲线,再将该趋势曲线换成数学公式,即采用由实验获得经验规律的方式完成的技术方案并验证其结果,而且最终体现在权利要求1中的范围远大于实施例中的数值。虽然很多自然科学中的规律都是采用类似的经由实验归纳总结的方式而得,但是其前提是大量的实验以及总结最低限度的可复现的规律。涉案专利则是仅仅做了一个实验,就试图将远大于这个实验能够覆盖的数据作为权利要求的保护范围,这显然不符合保护与贡献相匹配的基本原则。
第560913号、560918号《无效宣告请求审查决定书》表明:对于公开充分,以及权利要求到底怎样才算获得支持,国家知识产权局提出了比以往更严格的要求,总体来说,核心还是正确理解“公开换保护”这一原则。当然后续可能还会产生诉讼,期待针对“权利要求书需要得到说明书的支持”的裁判能形成清晰的标准和可以预期的规则,而不仅仅是个案。
专利制度最核心的法理就是“公开换保护”,必然要求授予专利权的权利要求保护范围清楚,且与其对现有技术做出的贡献匹配。由于权利要求书特殊的行文格式,会带来阅读理解上的困难,影响我们正确界定专利权利要求的保护范围,因此要求专利权人在说明书中详细描述技术方案,权利要求书则从说明书公开的范围中概括而得。只有权利要求书依据说明书的内容概括得当,才能正确界定专利权利要求的保护范围,而只有能正确界定专利权利要求的保护范围,才能判断作为现有技术的证据能否破坏权利要求的新颖性和创造性。所以,专利法26.4是新创性的前置审查条款。
经前述分析可知,专利法26.4是专利法中非常核心的条款,然而研究众多专利无效案例会发现,经由专利法26.4成功无效掉专利权的案例并不常见。近期,国家知识产权局于2023年11月8日作出了第560913号、560918号《无效宣告请求审查决定书》,对江苏当升材料科技有限公司作为无效宣告请求人针对尤米科尔公司拥有的第ZL201280023315.7号、ZL201110242474.3号发明专利权提出的无效宣告请求进行了审查,并作出尤米科尔公司上述两项专利权全部无效的决定,这两项专利背后涉案金额达到1.1亿元。


两份无效决定的决定要点显示:权利要求一般是对说明书记载的一个或多个具体技术方案的概括,这样的概括应适当,应当与发明人所做的技术贡献相称。当说明书中给出的信息不充分,所述技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时,则权利要求对说明书记载的具体技术方案的概括不合理,保护范围过宽,得不到说明书的支持。
经过研究,这两份无效决定都涉及“数值参数表征”的权利要求,对于如何限定才能得到说明书充分支持,提供了很多思路。下面以第ZL201280023315.7号专利权《具有依赖尺寸的组成的正极材料》的第560913号无效决定进行简要分析:
涉案专利权利要求1:

简单来理解,x代表Ni,z代表Mn,其背景技术中说:增加Ni,放电容量增加,但会损失热稳定性,而Mn的加入可以提升热稳定性,但会损失一些放电容量。权利要求中x1-x2≥0.005,表明Ni与粒度成正比,z2-z1≥0.005,表明Mn与粒度成反比,也就是说:小颗粒安全性较差,需要起稳定作用的Mn含量应更高,而大颗粒安全性相对较好,可以增加Ni以利于提高功率。
决定中基于以下四个原因认为权利要求1得不到说明书的支持:
(1)根据说明书实施例数据结果难以确定Ni、Mn含量差值范围端点0.005;说明书只有一个认为符合的实施例以及一个认为不符合的对照例,在这两个例子中,均不仅没有出现0.005,更是与0.005相差甚远;
(2)根据实施例制备方法难以预期实现Ni、Mn含量差值范围端点0.005;0.005是一个精度较高的数值,对于工艺过程控制精度提出了相当高的要求,然而说明书中记载的制备方法是正极材料制备的常见工艺步骤;
(3)仅“x1-x2≥0.005”,或者仅“z2-z1≥0.005”的技术方案得不到说明书支持;说明书中记载了只有x1-x2≥0.005和z2-z1≥0.005同时满足时才能实现技术效果,但权利要求1要求了三种情形;
(4)通式LiaNixCoyMnzM’mO2±eAf中Ni含量“0.2≤x≤0.9”得不到说明书支持;Ni的含量从0.2-0.9,也就是覆盖了低镍到高镍的三元正极材料,而说明书公开的实施例和对照例都是低镍的,无法推测这可以适用于高镍三元材料。
涉案专利是通过一个实施例中的实验数据拟合得到趋势曲线,再将该趋势曲线换成数学公式,即采用由实验获得经验规律的方式完成的技术方案并验证其结果,而且最终体现在权利要求1中的范围远大于实施例中的数值。虽然很多自然科学中的规律都是采用类似的经由实验归纳总结的方式而得,但是其前提是大量的实验以及总结最低限度的可复现的规律。涉案专利则是仅仅做了一个实验,就试图将远大于这个实验能够覆盖的数据作为权利要求的保护范围,这显然不符合保护与贡献相匹配的基本原则。
第560913号、560918号《无效宣告请求审查决定书》表明:对于公开充分,以及权利要求到底怎样才算获得支持,国家知识产权局提出了比以往更严格的要求,总体来说,核心还是正确理解“公开换保护”这一原则。当然后续可能还会产生诉讼,期待针对“权利要求书需要得到说明书的支持”的裁判能形成清晰的标准和可以预期的规则,而不仅仅是个案。
