前言
2021年，《最高院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》《北京高院知识产权民事诉讼证据规则指引》《北京知识产权法院侵犯商业秘密民事案件诉讼举证参考》《江苏高院侵犯商业秘密民事纠纷案件审理指南（修订版）》等相继出台。一批有影响的商业秘密民（刑）事案件引起关注，金诚同达律师事务所李德成和白露律师将结合多年来在商业秘密领域的丰富经验为大家做系列解读，在找出问题的同时分析成因提出意见和建议，以期对理论实务发挥应有的作用。
本文为该系列的第九篇。
内容提要
本文评析洛阳瑞昌公司诉洛阳明远公司和程某等侵害技术秘密纠纷案[1]。针对争议焦点合理分配技术秘密不为公众所知悉的证明责任，以及结合经营秘密的使用行为发生在离职前还是后判断非法性。
案情聚焦
洛阳瑞昌环境工程有限公司（以下简称“瑞昌公司”）于2018年起诉洛阳明远石化技术有限公司（以下简称“明远公司”）、程某、李某和武某等，请求判令各被告立即停止侵害瑞昌公司的技术秘密和经营秘密，并赔偿经济损失及维权合理开支1000万元。程某、李某和武某等十人为瑞昌公司前员工，在职期间均与公司签订有保密协议。明远公司为程某设立的公司。2013年至2016年期间，程某等十人陆续从瑞昌公司离职入职明远公司。瑞昌公司认为，程某等人违反与其签订的保密协议，持续利用工作便利将接触到的客户信息披露给明远公司进行交易、使用。明远公司明知程某等人系瑞昌公司前员工，仍使用上述客户信息进行交易并获利，故明远公司和程某等人共同侵犯了瑞昌公司的经营秘密。瑞昌公司还主张明远公司于2014年11月21日申请的名称为“一种燃烧器”的实用新型专利披露了瑞昌公司的燃烧器技术方案，使瑞昌公司失去了竞争优势，侵犯了瑞昌公司的技术秘密。
一审法院认为明远公司等共同侵害了瑞昌公司的经营秘密，但因瑞昌公司提交的证据不能证明其主张的燃烧器技术方案属于“不为公众所知悉”的技术秘密，判决明远公司、程某等人立即停止侵害瑞昌公司经营秘密的行为，明远公司赔偿瑞昌公司经济损失及合理开支共计150万元；程某等三人各对其中的10万元承担连带赔偿责任，李某等七人各对其中的5万元承担连带赔偿责任的判决。
瑞昌公司、明远公司和程某等人均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。二审撤销一审判决，改判明远公司、程某、李某立即停止侵害洛阳瑞昌环境工程有限公司技术秘密的行为，在专利有效期内不得自行或许可他人实施涉案专利；明远公司赔偿经济损失300万元及合理开支10万元，程某对其中的100万元承担连带责任，王某、程高某分别对其中的50万元承担连带责任，李某对其中的20万元承担连带责任，武某、蔡某、田某分别对其中的10万元承担连带责任。
律师评析
本案同时涉及技术秘密与经营秘密侵权，有如下几方面值得关注：
- 将原公司技术秘密申请专利构成侵权的民事责任与后续法律救济问题
二审判决构成技术秘密侵权应承担赔偿责任的同时，还对后续法律救济给出指引，即明确基于他人技术秘密形成的专利属于他人财产，侵权方应依据诚信原则将该专利转移至技术秘密所有人名下，并不得自行或许可他人实施涉案专利。如果侵权方不主动履行前述义务，瑞昌公司可以根据本案查明的事实另行起诉，请求确认涉案专利权的权属。笔者认为，本案的权利人在提起技术秘密侵权诉讼时，将涉案的专利权或专利申请权判决归原告所有作为诉讼请求，其法律救济更为有效也节省了宝贵的司法资源。 - 员工违反约定利用原单位经营秘密进行（或帮助）交易违法事实认定的方法以及侵权行为发生时员工离职与否所产生的影响
二审法院明确区分员工被指控侵权行为是离职前还是离职后实施的。在查明程某、李某等六名员工离职之前参与明远公司项目并取得销售业绩的基础上，从如下三个方面论证其违法性并认定构成侵权的：
1）均承担有竞业限制和保密义务且违反这些义务；
2）达成交易所销售的部分产品重合，足以导致交易机会丧失、市场份额被不正当挤占；
3）未提供足够证据支持部分交易是基于客户信赖或通过公开信息达成的抗辩的理由。
而对于唐某、王某和江某等三人，二审法院则认为现有证据不能证明在离职前曾有为明远公司工作或侵害瑞昌公司经营秘密的行为，在离职之后或者竞业限制协议期满之后没有法定或约定的竞业限制义务，且瑞昌公司未能证实该三人在新入职后有利用原单位获得的客户信息谋取不正当利益的行为，撤销一审判决改判不构成侵权，并在判决书中阐明要考量的因素：
1）要处理好保护经营秘密与劳动者自由择业、竞业限制和人才合理流动的关系；
2）要考虑员工是否有接触客户信息的条件；
3）要考虑员工的行为是否具有不正当性，是否符合法律规定的侵害商业秘密的具体情形等。
二审法院还进一步指出：员工离职后，限制员工的择业自由一般以存在法定或者约定的竞业限制义务为前提。对于员工因本职工作正常获取的客户信息，除非原单位能够证明员工或其所在新单位使用该客户信息获取竞争优势具有不正当性，员工或其所在新单位使用该客户信息的行为并不当然具有违法性。 - 针对争议焦点合理分配“不为公众所知悉”的证明责任并在此基础上做综合判断
本案中，明远公司等被诉侵权人一审时提交了2010和2013凯勒特研讨会相关资料及其部分翻译、光盘，凯勒特技术应用实例及其部分翻译件，主张涉案技术秘密是案外人凯勒特公司的技术，且在涉案专利申请之前已经公开。一审法院基于查明的事实[2]，认为瑞昌公司没有提供证据证明参加培训的其他人员的来源和范围，亦没有证据证明所培训的内容属于“不为公众所知悉”并属瑞昌公司的技术秘密，驳回了该诉讼请求。
二审期间，瑞昌公司提交了《技术信息咨询报告》以证明其主张的技术信息“不为公众所知悉”。二审法院基于进一步查明的事实[3]，从以下几方面阐述了涉案技术信息具有秘密性：
1）明远公司就涉案专利技术方案申请专利的行为表明该公司认为该技术方案与现有技术有区别。在涉案专利与涉案技术信息构成实质相同的情况下，可以推定涉密技术信息属于不为公众所知悉的技术信息；
2）瑞昌公司长期与霍尼韦尔公司开展燃烧器技术合作，由霍尼韦尔公司的关联方凯勒特公司提供该技术，并在此基础上继续研发，也可以证明涉案技术信息不能轻易从公开渠道获得；
3）根据《技术信息咨询报告》，在2015年4月22日被诉侵权涉案专利公开日之前，未发现公开涉密技术信息的技术文献；
4）明远公司主张该技术信息已经通过使用公开的依据不足。
笔者认为，从上述所涉及争议事实来看，在一审诉讼时甚至在发起诉讼时，很多的问题必然会成为争议的焦点，这是可以也应该做出预判并做充分地证据准备的，在二审诉讼中所提交的新的证据虽然有些是新产生的证据完全可以在一审诉讼中完成甚至是在诉讼前完成，从某种意义上讲在本案的二审诉讼中，作为上诉人（原告）是幸运的。 - 针对已经发生的侵害经营秘密的侵权行为，判决停止侵权民事责任的必要性问题
一审判决支持了原告诉请各被告停止侵害其经营秘密的请求，二审认为本案对侵害经营秘密行为继续判决停止侵害已经失去必要性和时效性，主要理由如下：
1）侵权人与原单位签订的《保密协议》约定的5年期限已过；
2）客户信息随着时间的推移和市场供需关系的变化，其价值和带来的竞争优势会随之减弱。如果长期禁止其他经营主体进入市场不利于建立平等、公平和有序的市场环境；
3）本案中通过判令侵权人支付赔偿金额已经足以弥补原单位因经营秘密被侵害造成的经济损失。 - 二审加大了侵权公司实际控制人承担的侵权连带责任
二审判决结合各侵权自然人在瑞昌公司的任职时间、担任的职务及知悉商业秘密情况、签署保密协议、竞业限制协议、入职明远公司时间、对明远公司的实际控制程度、实施的具体侵权行为、侵权情节等方面，综合考虑侵权人的主观过错程度以及所实施行为对侵权损害结果的作用大小，将明远公司实际控制人程某、王某、程高某的连带责任份额由一审判决的占总赔偿额的十五分之一提高到三分之一和六分之一。
[1] 一审案号：河南省郑州市中级人民法院(2018)豫01民初2272号；二审案号：最高人民法院(2020)最高法知民终726号。
[2] 一审法院查明，案外人霍尼韦尔公司分别于2010年、2013年举办了凯勒特公司燃烧器技术培训，2012年在海南项目工程中应用，程某和李某参加了前述培训。
[3] 二审法院查明，涉案专利技术方案中的部分技术方案与瑞昌公司主张的涉案技术信息实质上相同，明远公司在二审中明确主张被诉侵权涉案专利的技术方案来源于凯勒特公司于2010年举办的燃烧器技术培训公开的内容，同时主张2012年凯勒特公司在海南项目中销售过燃烧器产品，通过使用公开了涉案技术秘密。经分析程某提交的《霍尼韦尔凯勒特燃烧器上海技术研讨会回顾》和王某提交的《霍尼韦尔上海凯勒特燃烧器技术研讨会小结》，该培训为瑞昌公司委托凯勒特燃烧器上海公司举办的，程某和王某等三人于2010年11月17-18日到上海的霍尼韦尔中国总部进行了学习和交流，并参观了凯勒特上海燃烧器工厂，参观过程一直有工作人员阻止拍照，有很强烈的技术保护意识。上述技术培训资料中，未披露涉案技术信息中的技术方案。明远公司提交声称为2012年海南项目工程照片拍摄地不详，拍摄时间的真实性无法确认，且未显示涉案技术构造，且该工程图纸系在一审诉讼期间获得，电子邮件发件人明确表示“不要随意扩散”。