美国双方复审程序（IPR）中“禁止反言”的应用

一、双方复审程序（IPR）
2011年美国发明法案（America Invents Act，简称AIA）修订了向美国专利商标局（USPTO）挑战美国专利有效性的新程序，其中双方复审（IPR）是最常用的类型。IPR中，请求人可以请求USPTO的专利审判和上诉委员会（PTAB）确定专利的一项或多项权利要求无效。IPR的理由限于35 U.S.C. § 102（新颖性）或35 U.S.C. § 103（非显而易见性），并且只能依据在先的专利和印刷出版物。PTAB在收到请求后6个月内基于“请求人关于请求书中挑战的至少一项权利要求获胜的合理可能性”决定是否立案（institute），并在立案后12个月内发布最终书面决定。
二、禁止反言（estoppel）
最终书面决定发布后即触发35 U.S.C. § 315规定的禁止反言，禁止IPR请求人以后在USPTO或地区法院或美国国际贸易委员会（ITC）提起的诉讼中关于相同专利权利要求主张在IPR中“提出或合理地可以提出的”任何无效理由，旨在防止同一方基于专利和印刷出版物反复挑战专利的有效性。
三、“禁止反言”的应用
1. Shaw案和SAS案
PTAB最初允许部分立案，即，对请求书中提出的挑战中的一部分立案同时拒绝其他部分。例如，在Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.中，PTAB拒绝了对基于Payne专利的新颖性评述的权利要求启动IPR立案，但是对同一请求书中提出的其他理由启动了IPR立案。在相应的法院诉讼中，联邦巡回法院认为IPR在立案之后才开始，未立案的理由不构成IPR的一部分，因此Shaw没有在IPR中提出或合理地可以提出Payne专利。这一决定导致许多请求人在IPR请求中提出多个不可专利理由，以期即使一些理由被拒绝立案，也得以对抗禁止反言。
但是，在2018年4月的SAS Institute Inc. v. Iancu判决中，美国最高法院认为ptab的立案或拒绝必须针对请求人挑战的所有权利要求，而不能选取挑战权利要求的子集。SAS判决后不久，PTAB发布指南取消了部分立案，规定如果立案，则PTAB要么对请求书中提出的所有挑战（所有权利要求和所有理由）立案，要么拒绝所有挑战，因此，IPR不再存在未立案的理由。这一变化使得请求人不能在后续诉讼中主张未立案的理由对抗禁止反言。
2. SAS案后的应对
这种情况下，由于IPR请求只能基于在先专利和印刷出版物，因此可以在法院诉讼中基于物理设备或在先使用/销售公开主张无效。物理设备可以单独使用，也可以与在先专利或印刷出版物组合使用。在Star Envirotech Inc. v. Redline Detection LLC.中，请求人在地区法院中的无效理由包含了组合物理机器和IPR中的现有技术文献。虽然专利权人主张请求人可以在IPR程序中提出该机器的操作手册而应该适用禁止反言，但地区法院认为该物理机器包含了操作手册中未公开的特征，使用该机器的创造性组合方式不适用禁止反言。
另外，可以考虑基于IPR中不能合理地提出的理由。这就涉及确定请求人在IPR中是否“合理地可以提出”。一种观点认为，禁止反言包括“基于通过熟练检索人员的努力检索可以找到的现有技术可以提出的任何理由”，例如，Clearlamp, LLC v. LKQ Corp.，该判例的法院还认为，主张禁止反言的一方（通常是原告/专利权人）承担证明熟练检索人员通过努力检索可以找到争议现有技术的责任。而另一种观点认为，禁止反言仅限于IPR中实际提出并立案的理由，例如，Intellectual Ventures v. Toshiba，这种观点的批评者认为，这将削弱IPR标榜的效率，使得IPR规定实际毫无意义。
四、启示
鉴于对禁止反言应用的不一致和SAS案后PTAB规定对请求的权利要求或理由全部立案或全部拒绝，在准备IPR请求时，请求人应该对现有技术的专利和印刷出版物进行合理充分的检索，将检索式、检索记录等检索相关证据用文件记录下来，以应对基于检索中未覆盖到的现有技术的禁止反言，对于在请求书中包括的权利要求和理由也要仔细斟酌。