案情简介
A公司为“paperpass.org”的现注册所有人,享有“paperpass.org”域名的域名权,注册日期为2008年5月26日。
B公司于2013年3月12日向商标局申请第12252593号“PaperPass”商标,核定使用在第42类:“替他人研究和开发新产品;计算机编程;计算机软件设计;计算机软件出租;提供互联网搜索引擎;托管计算机站(网站);计算机硬件设计和开发咨询;网络服务器出租;计算机软件咨询;替他人创建和维护网站”服务上。商标专用权期限自2014年8月14日起至2024年8月13日止。
2016年5月20日,A公司针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告申请,认为B公司申请注册的商标侵犯了A公司的在先域名权,以不正当手段抢先注册A公司已经使用并有一定影响的商标。
商标评审委员会于2017年2月17日作出裁定,宣告B公司的第12252593号“PaperPass”商标无效。B公司不服该裁定,向法院提起行政诉讼,A公司作为第三人参加诉讼。
法院裁判观点
法院经审理后认为:
第一,关于B公司“PaperPass”商标的注册与使用是否损害了A公司的在先域名权的问题。A公司提交的国际域名注册证书及其公证书、关于网站报道的截图及其公证书可以证明,在B公司“PaperPass”商标申请日前,“paperpass.org”已经投入使用并有一定知名度。“PaperPass”与A公司在先域名“paperpass.org”在构成要素、读音、外观等方面十分相近。“PaperPass”商标核定使用的类别与A公司在先域名从事并享有一定知名度的“论文检测查询系统”服务在服务对象、服务方式上关联密切。因此,如果诉争商标予以核准注册,容易导致相关公众误认为B公司提供的服务来源与A公司存在特定联系,使第三人利益可能受到损害。故B公司“PaperPass”商标损害了A公司的在先域名权。
第二,关于B公司“PaperPass”商标的注册与使用是否系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的问题。A公司提交的新闻报道等证据可以证明,在B公司“PaperPass”商标申请日前“Paperpass”已作为商标使用在并“论文检测查询系统”服务上具有一定影响力。且B公司作为同行业经营者,对于在先以及使用并有一定影响力的“Paperpass”商标应当知晓,B公司“PaperPass”商标与A公司在先以及使用并有一定影响力的“Paperpass”完全相同,其在与“论文检测查询系统”服务类似的服务上注册“PaperPass”商标,其主观上难谓善意,已经构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。
法院判决:驳回B公司的诉讼请求。
律师点评
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。域名是互联网用户在网络中的名称和地址,其不仅是互联网上识别和定位计算机的层次结构式的字符标识,更是注册、使用人在互联网上彰显自己的标志,具有标识性知识产权的性质。域名属于商标法所保护的合法权益。损害在先域名权益的常见形式是将他人拥有在先权利的域名或域名的主体部分注册为商标。当在先域名经过使用已经可以与特定的商品或服务来源产生联系时,在后申请注册的商标在同一种或类似商品或服务上的申请注册及使用则容易引起相关公众的混淆误认。在相关案件中,权利人应当举证证明域名的权利归属以及取得权利的时间、在先域名与诉争商标存在近似性、在先域名的知名度等。同时应注意,在先域名的范围应以其在先使用且具有知名度的范围为限。
《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”
《商标法》第四十五条规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。商标评审委员会收到宣告注册商标无效的申请后,应当书面通知有关当事人,并限期提出答辩。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定,并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长六个月。当事人对商标评审委员会的裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。”
申请商标注册不得损害他人在先域名权
作者:上海市光大律师事务所来源:上海市光大律师事务所

案情简介 A公司为“paperpass.org”的现注册所有人,享有“paperpass.org”域名的域名权,注册日期为2008年5月26日。