商标在先使用抗辩浅析

商标的在先使用抗辩是2013年修订《商标法》时新增加的一种商标侵权抗辩制度。新《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”对于这一新的抗辩制度，实践中尚有若干问题有待厘清，本文拟结合相关案例，从在先使用的含义、一定影响的认定标准、原有范围的内涵以及在先使用抗辩在程序上如何行使等几个角度，对商标在先使用抗辩制度进行浅析。
一、原有《商标法》对于在先使用商标的保护
在2013年《商标法》修订之前，司法实践中对于商标的在先使用能否作为商标侵权的抗辩事由观点不一。很多法院认为商标在先使用不能作为商标侵权的抗辩事由，如：
在2001年最高人民法院审理的“安徽迎驾酒业商标侵权纠纷上诉案”中[1]，安徽迎驾酒业公司在先使用“老糟坊”商标，商标权人双轮公司在后取得“老槽房”商标专用权后，以商标侵权为由将迎驾公司诉至安徽省高院。对于迎驾公司的先使用抗辩，安徽省高院一审认为，我国商标使用遵循的是“注册在先原则”，迎驾公司坚持“使用在先原则”的主张，没有法律依据，不予支持。最高法院在二审中维持了原判，同时该案还入选当时的100件知识产权保护典型案例。
可见，在《商标法》修订之前，商标在先使用不能作为商标侵权的抗辩事由是司法实践中的主流观点。
不过，也有一些法院认同商标的在先使用可以作为商标侵权的抗辩事由的观点。
在2006年的“四川诸葛亮酒业诉四川江口醇侵犯注册商标专用权纠纷案”[2]中，被告“诸葛酿”商标使用在先，原告取得“诸葛亮”商标注册专用权后起诉被告侵犯其商标专用权。本案一二审法院都认为，商品名称“诸葛酿”在先使用，在“诸葛亮”注册商标核准前，在市场上就已经具有一定影响力，已为相关公众所知悉，并具有一定的知名度，一般消费者施以一般注意力不会对“诸葛酿”酒系列商品与“诸葛亮”注册商标的商品产生误认。因此，“诸葛酿”作为商品名称不构成对“诸葛亮”商标的侵权。
由此可见，在《商标法》修订以前，司法实践中对于在先使用的商标的保护是基于在先使用商标具有一定知名度，一般消费者施加一般注意力不会对两种商标产生误认。这一标准往往要求在先使用商标的具有相当的知名度，这无疑大大提高了在先使用商标的保护门槛，不利于在先使用人权益的保护。
二、新《商标法》第五十九条第三款中“在先使用”的含义
从字面上看，“商标注册人申请商标注册前”与“先于商标注册人使用”两段表述似乎已经明确要求，商标的在先使用抗辩必须同时满足两个“在先”，即商标的在先使用不仅应该先于注册商标的申请日，还应该先于商标权人对该商标的使用日。但也有学者认为，“双在先”的要求大大提高了主张商标在先使用抗辩的难度，不符合新《商标法》增加商标在先使用抗辩制度的立法本意。[3]关于这个问题，2015年北京知产法院审理的“启航案”[4]颇具指导意义。
在“启航案”中，启航考试学校先于涉案商标“启航学校”的注册申请日使用“启航”商标，关于在先使用抗辩是否要求这一使用行为还应早于商标注册人对于“启航学校”的使用，北京知产法院认为，在先使用行为原则上还应早于商标注册人对商标的使用行为。乍一看，北京知产法院似乎秉持“双在先”的观点。但北京知产法院进一步阐释说，要求在先使用行为早于商标注册人对商标的使用，其实质是要通过这一要件排除在先使用人具有恶意的情形，实际使用中，不应拘泥于使用行为的时间先后，而是要重点把握在先使用行为是否处于善意。
也就是说，在先使用行为满足“双在先”的要求固然可能成立在先使用抗辩。但如果在先使用行为晚于商标注册人对于商标的使用，也不能当然的认为在先使用抗辩不成立。如果在先使用人对于商标注册人的使用行为确不知晓，也没有证据证明在先使用人明知或应知商标注册人的“注册意图”，也即在先使用人确属善意，商标在先使用抗辩仍有可能成立。简单而言，“单在先”的善意在先使用行为仍可能成立侵权抗辩。
三、何为“一定的影响”？
在对在先使用商标的保护方面，除了新《商标法》第五十九条第三款规定的在先使用抗辩以外，还有新《商标法》第三十二条规定的禁止恶意抢注条款，即申请商标注册不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。两项条款虽然都规定了在先使用商标应当具有一定影响，但认定“一定影响”的标准之间究竟有何异同则颇为耐人寻味。
笔者认为，基于新《商标法》在先使用抗辩制度保护善意在先使用行为的立法本意，在先使用抗辩构成要件的重点应该放在善意要件而非影响力要件上，因此，五十九条三款“具有一定影响”的认定标准应该低于三十二条“具有一定影响”的认定标准。这一观点得到了司法案例的印证，在前述“启航案”中，北京知产法院认为，如果在先使用人对其商标确系真实使用，且已经在使用地域内起到了识别商品来源的作用，即应该认定已经达到了“具有一定影响”的标准。
不过，在最高人民法院2016年7月刚刚再审终结的“采蝶轩案”[5]中，最高法院在论述在先使用人采蝶轩集团是否成立在先使用抗辩时认为，在先使用人在涉案注册商标申请日之前只有5家门店，销售额也只有7万余元，难言具有一定影响。笔者认为，门店数量和销售额是判断商标是否具有知名度的重要参考，但不应作为商标是否真实使用并起到识别作用的标准；使用相关商标、销售相关商品的门店已达5家之多，却仍“难言具有一定影响”，最高法院是在以三十二条“具有一定影响”的标准来认定五十九条三款“具有一定影响”这一要件，不适当地提高了在先使用抗辩中“具有一定影响”的标准，其观点有待商榷。
“具有一定影响”这一要件暗含着另一个条件，即商标的在先使用行为是否应该一直持续。如前所述，所谓在先使用商标具有一定影响，指的是该商标实际使用且能够在相应地域起到识别商品来源的作用，倘若在其先使用行为早已停止，则其识别商品来源的作用则无从谈起。因此，商标在先使用应该是持续使用。也有论者认为，一个已经注册的商标连续三年不使用尚且应该被撤销，一个连续多年不使用的未注册商标更没有理由得到保护。[6]这一观点尽管在原则上无可厚非，但究竟多长的期间构成“连续多年”则需要进一步探讨。
四、何为“原有范围”？
商标使用的原有范围应该从商标标识的范围、商标使用的商品或者服务的范围、商标使用规模的范围以及商标使用主体的范围等几个方面进行考量。
所谓商标标识的原有范围，是指在先使用人在商标注册申请日之后使用的商标应该限于与在先使用商标相同或者基本相同的商标。在前述“启航案”的判决中，北京知产法院认为，在先使用抗辩制度解决的是在先使用人后续使用行为的合法性问题，其合法性来源于在先使用行为，而不是为在先使用人创设一种等同于商标专用权的权利，故在先使用人对其未使用过的商标无从主张合法性。而注册商标专用权则是为商标设置一定的禁用权范围，其目的在于防止混淆，混淆当然既可能来源于相同的商标，也有可能来源于近似的商标。基于相同的道理，所谓商标使用的商品或者服务的原有范围，指的是在先使用人在注册商标申请日之后使用商标的商品或者服务应该是与在先使用相同或基本相同的商品或者服务。
关于商标后续使用的主体，在前述“启航案”中，北京知产法院认为，商标后续使用行为的主体原则上应该仅限于在先使用人本人以及在先已经获得授权的被许可人。在先使用人本人使用固然属于原有范围，而对于许可他人使用的情形，北京知产法院认为，在先使用人通过自身经营扩大经营规模一般比较难以在短时间内奏效，而通过许可他人使用的方式则可以迅速扩大商标的使用规模，故允许在先使用人在后续使用中无条件发放许可会对商标注册人的利益造成难以预料的影响。
关于商标后续使用的规模，原则上应该不受在先使用规模的限制。这里所说的“使用规模”应该仅仅指的是在先使用人自身的经营规模，而不包括许可他人使用的情形。如前所述，许可他人使用可以在短时间内迅速地提高商标使用的规模，从而对商标注册人的利益产生巨大影响。而经营者自身的经营规模难以在短时间内迅速扩大，即使对其后续使用的规模不做限制，也不会对商标注册人的利益产生太大影响。
值得注意的是，在资本规模空前庞大、营销手段立体多样、消费节奏不断加快的当代商业社会中，经营者借助雄厚的资本，在短时间内迅速扩大其经营规模已经不是一件特别困难的事情，在与互联网有关的产品和服务等新业态中更是如此。因此，在确定在先使用的“原有范围”时，也绝不能对在先使用人自身的经营规模完全不做考量，尤其是在先使用人的经营规模在短时间内迅速扩大的情况下，仍应考察在先使用人迅速扩大其经营规模是否出于善意。
五、主张商标在先使用抗辩的程序途径
对于商标的在先使用人而言，除了一般在商标注册人提起商标侵权诉讼时主张在先使用抗辩以外，还可以在特定情况下，以新《商标法》第五十九条第三款为依据，向法院提起确认不侵害商标权之诉。在2015年的“三全公司确认不侵害商标权纠纷案”[7]中，三全公司在先使用“一代粽师”标识，商标注册人鹏得利公司在取得“一代粽师”商标专用权后，向三全公司发出律师函，要求停止侵权，三全公司遂向法院提起确认不侵权之诉。本案二审河南省高院参照最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条关于侵犯专利权被警告人提起确认不侵权之诉的有关规定，认定三全公司提起确认不侵犯商标权之诉，有事实和法律依据，应予支持。
对于商标注册人而言，在提起商标侵权诉讼时，面临着被控侵权人可能成功主张在先使用抗辩的可能性。根据新《商标法》第五十九条第三款的规定，即使在先使用人在先使用抗辩成功，商标注册人仍有权要求其附加适当的区别标识。但此时商标注册人在诉讼请求的选择上往往面临两难，如果商标注册人主张被控侵权人侵犯商标权，其诉讼请求应该是停止侵权、赔偿损失；如果商标注册人诉讼请求是附加适当区别标识，也即其承认被控侵权人可以继续使用。总之，不能同时要求被控侵权人既停止侵权，又附加适当区别标识。对此，有论者建议商标注册人提起预备合并之诉，以停止侵权、赔偿损失作为主位诉讼请求，以附加适当识别表示作为备位诉讼请求。这样即使主位诉讼请求被驳回，备位诉讼请求仍可得到支持。[8]
六、小结
新《商标法》增加商标使用在先抗辩制度的目的，“在先善意地在同一种或类似商品或服务商使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有范围内继续使用该商标，而不应被认定侵犯他人注册商标专用权”。[9]由此可见，商标在先使用抗辩制度从广义上说一种“善意第三人”保护制度。商标专用权尽管是一种对世权，然注册商标专用权的授予与取得主要发生在商标局和商标注册人之间，在先使用人如果确系不知情也不应知情的“善意第三人”，其正当权益理应得到保护，以实现在“商标注册制”的大前提之下，商标注册人和在先使用人之间的利益平衡。因此，在适用新《商标法》第五十九条第三款时，应着重考察在先使用人的善意因素，而不应拘泥于使用时间的早晚、使用规模的大小等外在因素。
注
[1]最高人民法院（2001）民三终字第9号民事判决书。
[2]湖南省高级人民法院 (2006)湘高法民三终字第30号民事判决书。
[3]李雪：粤皖“采蝶轩”之争，七大问题有待厘清，2016年1月28日，中国知识产权。
[4]北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决书。
[5]最高人民法院（2015）民提字第38号民事判决书。
[6]杨心忠：商标在先使用抗辩规则如何理解与使用，2016年2月26日。
[7]河南省高级人民法院（2015）豫法知民终字第62号民事判决书。
[8]杨心忠：商标在先使用抗辩规则如何理解与使用，2016年2月26日。
[9]郎胜主编：《中华人民共和国商标法释义》，法律出版社2014年版，第113页。