从最高法院的判例谈商标转让中的法律风险

摘要：随着互联网O2O商业模式的兴起和发展，2014年初国内著名的天猫、淘宝等电商卖场要求入住商家必须作为商标权利人或被许可方才能开展经营活动，随即很多实体大型卖场也纷纷效仿。一时间众多商家因没有注册商标而导致经营无法开展，被迫转而采取更加快捷的商标转让的方式试图尽快获得商标，但是商标转让中隐藏的巨大法律风险也随之而来。
笔者以代理过的由最高人民法院提审的一起商标确权诉讼（2013行提字第16号案件）为视角，阐述商标受让人因忽视商标转让中隐藏的风险，在历经了商标局、商评委、北京一中院、北京高院、最高人民法院“五审”程序，由获权再到失权，导致近十余年的商誉毁于一旦后的思考。
2004年3月8日案外人李震宇（以下简称商标转让人）向国家工商行政管理总局商标局申请注册了第3945535号“HWA IL 及图”商标（以下简称被异议商标），指定使用在第16类（裁缝用）划线块、彩色粉笔、裁缝用粉块、印刷出版物等商品上。
2006年11月24日海阳和一服装辅料有限公司以被异议商标系恶意抢注其第3474986号图形商标（以下简称引证商标）为由，向商标局提出异议申请。
本案的第三人张相忠（以下简称商标受让人）自2003年起在浙江金华缝配城从事服装辅料类商品的经营，随着生产销售规模扩大至全国，逐渐意识到商标品牌在经营中的重要性。在首次自行申请商标未果后，便将目光转到了购买（受让）商标上来。2008年3月5日张相忠与转让人李震宇签订了商标转让协议，约定以人民币五万元的价款受让被异议商标。2008年10月31日，双方转让商标经国家商标局许可，转让完成。之后，受让人张相忠作为商标权利人开始投入大量人力、财力宣传被异议商标。
2010年-2012年，商标局、商评委、北京一中院、北京高院的被异议商标确权程序相继完成，被异议商标被核准注册。至此，受让人张相忠认为幸福时刻终于到来，被异议商标指定的商品也已经行销全国大部分省市及马来西亚、韩国、日本等国家。
然而，2013年3月27日最高人民法院的一纸提审裁定却打破了受让人张相忠关于未来经营发展的美好规划，异议人和一公司向最高法院提出的再审申请并被受理，这意味着凝聚了受让人张相忠多年心血的被异议商标有可能被撤销。
接到商标受让人张相忠的委托后，笔者先后远赴浙江调取了东阳市人民政府、东阳市工商行政管理局、浙江义乌缝配城管理办公室等单位的证明，以期阐述商标受让人并没有抢注的恶意，且在被异议商标注册前后均投入大量物力宣传、使用被异议商标；但这一切均无法对抗异议人和一公司提出的在先著作权的抗辩。在最高法院开庭审理的过程中，和一公司提出其早在1994年就已将涉案商标的图样在韩国提出了注册申请，这意味着该图样的著作权自1994年就已产生并依法受《伯尔尼国际公约》的自动保护。最终在2014年7月31日随着最高法院审判长王闯法官的法槌落下，商标受让人张相忠的被异议商标被不予核准注册，其近十年凝聚的商誉也化为乌有。
纵观该案，商标受让人耗时近10年时间经历了从获权到失权的大喜大悲。究其原因，对于商标转让中的法律风险的忽视导致盲目的投入宣传才是根本所在。如以对商标的需求作为全部受让动因，忽视对商标转让人的背景调查；轻信商标转让人的承诺，忽视对受让商标是否存在类似商标的检索预警；忽视受让商标近似族群商标的注册，将商誉全部集中于受让商标等等。
有鉴于此，为避免商标转让的法律风险，笔者从以下几方面来分析商标转让的风险防范：
一、熟悉法律关于商标转让的相关规定。
《商标法》第四十二条规定：转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
《商标法实施条例》第二十五条规定：转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。
转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。
对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
《商标法实施条例》第二十六条规定：注册商标专用权因转让以外的其他事由发生移转的，接受该注册商标专用权移转的当事人，应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。
《商标法实施条例》第四十七条第1款规定：商标注册人死亡或者终上，自死亡或者终止之日起1年期满，该注册商标没有办理移转手续的，任何人可以向商标局申请注销该注册商标。
二、商标转让具有不同的法律情形。
1、商标权转让：已被核准注册的商标的商标权的转让；
2、商标申请权转让: 商标在申请中，尚未获准注册的商标的转让；上述情况必须通过商标局办理申请，经过审查获得公告后，转让才能得到法律确认。
3、已经使用的商标，或经过设计被认为具有商标价值的商标，但未曾向商标局递交申请的商标转让；
4、已被注销或撤销的注册商标，或者在有效期以外、未续展的注册商标；
属于后两者情况的，转让无须通过商标局，或者说不存在商标转让的问题。
5、已被质押的商标或已被冻结的商标不得转让或移转：
被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标，在冻结期和质押期内，未经人民法院和质权人的同意，该商标不得转让。将被法院查封的注册商标申请办理转让，结果一定会被商标局驳回。因为，法院查封后应当将查封通知书发送给商标局执行。以前有些地方法院没有及时将查封通知书发送给商标局，商标局在不知情的情况下核准了被查封商标的转让，但只要将有效的查封通知书补给商标局，商标局撤销先前的转让核准文件。至于未经商标局审查核准的商标转让，即便有合同，但是由于没有经过登记而无法获得商标权。
6、因赠与、继承产生的商标权转让：
指注册商标所有人死亡（自然人）或终止（单位）后，由继承其权利的义务的自然人、法人或者其他组织继受其注册商标专用权。主要有下列情形：
1、注册人（自然人、个体经营户）因死亡继承注册商标的；
2、注册人（企事业单位）因分立、合并或改制等原因消亡后，分立、合并或改制后的单位需办理商标过户的；
3、企业破产后由清算小组对其商标进行处置的；
4、依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的；
5、其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的。
6、已许可他人使用的商标的转让：
依据现行法律规定，发生在许可后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力，被许可人在许可合同有效期内仍可以继续使用该商标。因而受让人需充分了解转让商标的各方信息至关重要。
三、注意审查注册商标转让人的主体资格。
1、商标注册人名义地址是否与营业执照上的名称和地址一致。
转让人企业营业执照上的名称和地址，与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的，商标局将驳回转让申请。根据《商标法》的规定，注册商标所有人的名称、地址发生变更的，必须办理变更手续。
2、防止转让人重复转让注册商标。
受让人不能只是听信转让人的说辞和提供的商标注册证书，必须调查转让人是否为商标注册人，转让人名称与商标局档案记录的申请人名义是否相符。由于商标局审查商标转让申请的周期已经延长到6至12个月，有时候单从商标局的《中国商标网》还难以获得准确的信息。
四、一并转让需要具体问题具体分析
转让方名下的商标如果形成一个品牌系列的，必须一并转让，有三种情况务必注意：
1、形成一个品牌的组合部分，比如注册在19类地板商品上的“圣象”与“powerdekor”以及大象图形注册商标，虽然可能是3个注册商标，在品牌形成过程中却是一个整体；消费者早已经认知为一个品牌整体。
2、形成一个品牌的商品与服务的发展延伸部分，比如“圣象”“powerdekor”和大象图形商标在20类家具、2类的油漆、涂料以及其它商品与服务上注册或申请中的商标；
3、形成一个品牌名称的发展延伸部分，比如“圣象康逸”“圣象莫奈”之类的注册或申请中的商标；
如不同时办理转让申请，商标局可能会将申请人已经申请的转让事项给予驳回。
4、有些地方法院对《商标法实施条例》第二十五条规定的理解不到位或其它原因，将属于一并办理移转的商标判处给两个或以上的单位（或个人）的情况也会发生，当商标局驳回时，就意味着地方法院必须纠错，否则，商标移转无法实现。
5、属于遗产继承的商标移转，遗嘱或财产分割协议需要公证。遗嘱或财产分割协议同样需要按照《商标法实施条例》第二十五条规定，否则，商标局将驳回商标移转。
当然，被转让或移转商标的相同或近似判定，是一个复杂的问题，受到品牌使用情况、消费对象、知名度以及审查标准等各方面的影响，必须具体情况具体分析，无法一概而论。审查官员个人的认知因素也会影响到审查结果。如果，当事人不服商标局的驳回裁定，可以在规定的期限内向商标评审委员会提出复审申请。
五、了解商标转让申请办理的一般程序
1、商标转让申请所需要的文件：
双方的主题资格证明，营业执照副本或身份证件、转让协议、公章，通常情况需要核对原件和签字；如果是注册商标转让的，需要核对商标注册证原件，如果是申请商标转让的，需要核对商标局的商标受理通知书原件。填写《商标转让申请书》，双方盖章签字。
2、商标转让申请书符合要求上报商标局后，预计在3至6个月出具受理书，办理商标转让申请的整个周期为6至12个月，也有可能更长些。
3、除了执行法院判决、遗嘱等特殊情形的商标移转转让，绝大部分的商标转让，都需要签署协议。这类协议、合同，在法律上除受《合同法》规制外，还受《商标法》的制约。协议或合同在约定双方权利义务的时候，需要考虑权利不确定期间风险的规避或承担法律责任等各种因素，也须考虑到转让一旦被驳回，受让方的权利问题，以及变更协议等条款。因此，制作一份完善的商标转让协议（合同）十分重要，最好请资深专业律师参与起草。
综上所述，商标转让或商标移转，是个严肃而专业的法律事务，其中存在的种种的隐藏风险应当引起转让（移转）双方的足够重视。