商标共存协议能否作为商标无效案件中的有效抗辩

来源:知识产权那点事

文章摘要
浙江蓝巨星国际传媒有限公司诉国家工商行政管理总局商评委商标行政纠纷案 判决要点 诉争商标与引证商标虽在整体外观、呼叫等客观方面存在较大差异,但考虑到引证商标的实际使用状态和相关公众的认知情况,诉争商标
浙江蓝巨星国际传媒有限公司诉国家工商行政管理总局商评委商标行政纠纷案
判决要点
诉争商标与引证商标虽在整体外观、呼叫等客观方面存在较大差异,但考虑到引证商标的实际使用状态和相关公众的认知情况,诉争商标的注册使用易使相关公众对其与引证商标所指代的服务来源产生混淆,认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条的规定,并无不当。但原告和第三人在本案诉讼阶段就双方商标共存达成协议,针对已变化的事实基础,综合考虑两商标标志本身的差异程度,双方当事人关于商标共存的意思表示和对避免相关公众混淆所作出的安排,法院认为,诉争商标的注册使用已经克服了易致相关公众混淆的缺陷,其注册已不违反2001年商标法第二十八条的规定。
原告:浙江蓝巨星国际传媒有限公司(简称蓝巨星公司)
被告:中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商评委)
第三人:塔尔帕容量有限公司
案例来源:北京知识产权法院(2017)京73行初449号判决书
案情简介
诉争商标(商标图样附后)由蓝巨星公司于2012年10月11日向商标局提出注册申请,2014年3月14日经核准注册。引证商标(商标图样附后)由塔尔帕公司于2012年向商标局申请领土延伸保护,2012年4月26日经核准注册。
2016年3月8日,塔尔帕公司针对诉争商标向商评委提出无效宣告请求,理由包括2001年商标法第十三条第二款第十五条第二十八条第三十一条第四十一条第一款等。商评委于2016年11月30日作出商评字[2016]第103044号关于第11591269号“蓝巨星好声音”商标无效宣告请求裁定(简称被诉裁定),认定:
一、诉争商标核定使用的“教育、组织表演(演出)、文字出版(广告宣传材料除外)、电视文娱节目、提供卡拉OK服务”等服务与国际注册第G1089326号“The Voice of 及图”商标(简称引证商标)核定使用的“教育和娱乐、出版服务、体育和文化活动”等服务属于同一种服务或类似服务。诉争商标“蓝巨星好声音”完整包含“好声音”一词,且蓝巨星公司同时申请注册了27件涉及“好声音”“The Voice of…及图”的商标。因此商评委认为诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似服务上的近似商标,违反了2001年商标法第二十八条的规定。
二、塔尔帕公司提交的证据能够证明浙江卫视系其“The Voice of…”节目的授权播出机构,其与浙江卫视之间就“The Voice of…”节目模式在中国的应用存在2001年商标法第十五条所指的代理关系。而蓝巨星公司与浙江卫视在股权结构上控股股东相同,蓝巨星公司作为密切关联方,在明知代理关系及塔尔帕公司在先商标存在的情况下,申请注册诉争商标,其行为违反了2001年商标法第十五条的规定。
三、关于诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形。首先,在诉争商标申请日之前,蓝巨星公司作为浙江卫视的密切关联方,明知代理关系及塔尔帕公司在先商标的存在。其次,在《中国好声音》第一季节目许可协议中,认可开发“The Voice of…”节目模式的周边商业利益应经塔尔帕公司许可。浙江卫视与蓝巨星公司在上述第一季节目许可协议履行期间,在多个商品和服务类别上大肆注册涉及“好声音”“The Voice of…及图”的二十余件商标,违反了上述许可协议,具有进行不正当竞争和谋取非法利益的目的,违反诚实信用原则,有害于公序良俗。故诉争商标申请注册已构成2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。
综上,商评委裁定诉争商标予以无效宣告。
原告认为,被诉裁定认定事实不清,适用法律错误,故请求法院依法撤销被诉裁定,判令被告重新作出裁定。
判决观察
法院针对不同的争议焦点,作出如下分析:
一、关于诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第二十八条的规定
根据2001年商标法第二十八条的规定,申请注册的商标同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。商标法第四条规定,本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。鉴于原告明确表示对诉争商标核定使用服务与引证商标核定使用服务构成类似服务不持异议,法院经审查予以确认,故法院仅对诉争商标与引证商标的近似性与否进行评述。
一般情况下,判断商标是否近似,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度、相关商标的实际使用情况、商标申请人的主观意图等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。所谓混淆,既包括将在后商标所指代的商品或服务误认为由在先商标的权利人或关联关系主体所提供,也包括将在先商标所指代的商品或服务误认为由在后商标的权利人或关联关系主体所提供。
具体到本案中,首先,从商标标志本身来看。诉争商标与引证商标在整体外观、呼叫上有较大差异,故在缺乏其他连接因素的情况下,尚难以认定两商标构成近似商标。
其次,从商标使用情况来看。伴随着《中国好声音》电视节目的高收视率,其节目标识亦在相关公众中形成高知名度和影响力。由于该电视节目并未区分使用“V手势加持话筒图形及The Voice of China”与“中国好声音”,或向相关公众传递、释明上述标识分别指代了不同的服务提供者,故相关公众会将上述标识视为一体,认为它们之间存在固定的对应关系,并指向同一个服务来源。在引证商标已由第三人在先合法注册的情况下,再由其他主体注册“中国好声音”“好声音”或者其他近似标识,会引起相关公众对服务来源的混淆。考虑到引证商标在中国境内的使用主要通过原告及其关联主体在《中国好声音》电视节目中的使用来实现,故相关公众较大可能会认为“V手势加持话筒图形及The Voice of China”或引证商标与浙江卫视或原告有关,北京零点市场调查有限公司所作市场调查报告也佐证了这一点。
然而如上所述,所谓混淆,包括将在先商标所指代的商品或服务误认为由在后商标的权利人或关联关系主体所提供,此种类型的混淆将会使在先商标的合法权利无法正常行使和维护。因此,在引证商标权利人明确提出异议的情况下,诉争商标不应予以核准注册。
最后,从原告申请注册诉争商标的主观状态来看。虽然原告和浙江卫视并非授权许可协议的签订方,但浙江卫视作为前述协议的被设权方、节目的播出机构,理应对其播出的电视节目是否具有合法的权利来源尽到合理的注意义务,并对相关的授权文件进行审查。原告申请注册诉争商标的行为或者未遵守与之有关的协议约定,或者未尽到合理注意义务,主观上存在过错。
综上,诉争商标与引证商标虽在整体外观、呼叫等客观方面存在较大差异,但考虑到引证商标的实际使用状态和相关公众的认知情况,诉争商标的注册使用容易使相关公众对其与引证商标所指代的服务来源产生混淆。被诉裁定依据作出之时的事实状态认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第二十八条的规定,并无不当。
虽然判断诉争商标是否违反2001年商标法第二十八条的规定一般考量的是诉争商标申请注册之时的状态,但对于已核准注册的商标来说,如果在无效程序中不考虑诉争商标注册之后事实状态的变化,可能会产生当事人之间权利义务的显著失衡。同时,根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条的规定,原告和第三人在诉讼阶段就双方商标共存达成的协议在本案中应予考虑。
就本案而言,诉争商标标志与引证商标标志客观上存在较大差异,相关公众有区分的基础。本案作出混淆可能性的判断主要基于双方商标的实际使用状态及由此产生的相关公众认知情况,现原告与第三人协商约定,由原告持有19枚“好声音”或包含“好声音”的中文商标,第三人继续持有引证商标等包含手势图形和“The Voice of”英文文字的注册商标,双方确认其商标共存不会造成混淆误认。第三人在中国放弃使用“中国好声音”标识,也不再在中国就“The Voice of…”节目模式寻求新的授权合作。此意味着“中国好声音”或“好声音”将只指向原告及其关联主体,不会于未来产生新的混淆可能。对于可能已经产生的混淆,当事人对社会公众的公开声明及本案判决均能一定程度上予以澄清,若有些许残留亦属可容忍的范围。
综上,综合考虑诉争商标标志与引证商标标志本身的差异程度,原告和第三人之间关于商标共存的意思表示和对避免相关公众混淆所作出的安排,法院认为,诉争商标的注册使用已经克服了易使相关公众混淆误认的缺陷,其注册已不违反2001年商标法第二十八条的规定。
二、关于诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第十五条的规定
虽然法律条文从文义上未对2001年商标法第十五条所要保护的权利客体是注册商标还是未注册商标作出限定,司法意见亦未给出明确指引,但从立法目的及商标法体系解释的角度,应当认为该条款所保护的是被代理人或者被代表人的未注册商标。
首先,从立法目的看。该条款的立法目的是履行国际公约义务,旨在禁止代理人或代表人未经授权抢先注册被代理人或被代表人商标,以维护交易安全和公平竞争的市场秩序。
其次,从商标法各条款的关系看。一般来说,商标法各条款的适用范围是各自不同的,不应交叉或重合。如果2001年商标法第十五条可以保护注册商标,则若代理人或者代表人在同一种或类似商品上注册与被代理人或者被代表人已经注册的商标相同或者近似商标的,既可选择第二十八条予以保护,亦可选择第十五条予以保护,且两个条款所依据的权利基础是相同的,这就产生了条款适用范围的重合,是不合理的。
综上,无论是从立法目的的角度还是商标法体系解释的角度,均应得出2001年商标法第十五条所保护的权利客体是被代理人或者被代表人的未注册商标。
本案中,第三人主张诉争商标申请注册违反商标法第十五条所依据的权利基础是其已经获准注册的引证商标。如上所述,商标法第十五条不适用于权利商标已经获准注册的情况,因此,第三人该项主张不能成立。被告认定诉争商标申请注册违反2001年商标法第十五条的规定,系适用法律错误,法院予以纠正。
三、关于诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形
一般认为,该条款调整的是商标撤销事由中的绝对事由,其中“以其他不正当手段取得注册”规制的是除商标法第十条第十一条第十二条及欺骗手段之外,其他扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标注册行为。如果商标注册行为仅仅损害特定民事权益,一般不属于该条款调整范围。
本案中,被诉裁定认为诉争商标违反此条款的理由在于,原告及浙江卫视不仅未对第三人在先权利进行合理避让,反而在多个商品或服务类别上申请注册“好声音”“The Voice of…及图”等二十余件商标,具有进行不正当竞争和谋取非法利益的目的,违反了诚实信用原则,有害公序良俗。由该论述可以看出,被诉裁定认定诉争商标申请注册构成“以其他不正当手段取得注册”之情形,主要是从原告行为损害了第三人的利益角度出发,进而认为该行为违反诚实信用原则,有害公序良俗。
但是,并非所有违反诚实信用原则的行为都需要援引“以其他不正当手段取得注册”条款予以规制。否则要么会使“以其他不正当手段取得注册”条款丧失独立的价值,沦为其他条款的附属条款;要么会造成“以其他不正当手段取得注册”条款适用的泛化,弱化或取代其他条款。此外,“以其他不正当手段取得注册”条款由于无撤销期限的限制、可由商标行政主管机关依职权撤销等特征,一旦适用势必对商标注册人的利益产生更大不利影响,故理应更谨慎。一般情况下,只有用相对条款无法救济或救济不足而确有救济或充分救济之必要时,才适用该条款。
诚然,原告作为浙江卫视运营方,在应当知晓第三人在先商标及相关授权文件对《中国好声音》电视节目本地标志的权属有约定的情况下,申请注册诉争商标,主观上存在过错。但该行为主要损害的是第三人的利益,对商标注册秩序和公共利益的影响有限,因此本案适用2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定,基础并不充分。
同时,针对原告申请注册包括诉争商标在内的27枚商标的行为,第三人已经通过与原告和解的方式表达了谅解,并同意原告持有包括诉争商标在内的其中19枚商标,应当认为诉争商标注册使用可能对第三人造成的损害已经得到弥补。
因此,诉争商标申请注册未构成2001年商标法第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”之情形。
综上,法院判决如下:撤销被诉裁定;商评委重新作出裁定。
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