恶意注册商标的主要情形及法律规制

来源:大成深圳办公室

文章摘要
商标是区分商品或服务来源的重要标记,是企业信誉的体现,已然成为了企业重要的无形资产。

商标是区分商品或服务来源的重要标记,是企业信誉的体现,已然成为了企业重要的无形资产。从6000万美元达成和解的“ipad”商标争议案、以浙江省总经销权作为交换的“现代”商标等事例可以看出,商标价值不容小觑。我国连续十七年商标申请注册量居世界第一,其中不乏以恶意注册商标谋取利益的行为。恶意注册商标不仅严重损害了他人的合法权益,同时也严重扰乱了市场经济秩序及商标管理秩序。笔者通过本文,简要阐述恶意注册商标的主要情形及现有法律规制路径。
恶意注册商标的主要情形
中美就经贸问题磋商过程中对恶意注册商标情形的重视及结合我国恶意注册商标现象频发的现状,2019年11月1日生效的《中华人民共和国商标法》(以下简称“新《商标法》”)和2019年12月1日生效的《规范商标申请注册行为若干规定》进一步规定了恶意注册商标的相关情形。
现主要规定的情形如下:

《商标法》《规范商标申请注册行为若干规定》 主要内容
第四条 第三条第1款 不以使用为目的注册商标
第十三条 第三条第2款 驰名商标的同类保护和跨类保护
第十五条 第三条第3款 代理人、代表人、业务往来者或其他关系者抢注商标
第三十二条 第三条第4款 损害他人现有在先权、抢注他人使用的有一定影响力的商标
第四十四条 第三条第5款 以欺骗手段或者其他不正当手段取得(申请)注册的商标
第七条、第十条 第三条第6款 违反诚实信用原则,有害于社会主义道德风尚(公序良俗)或者有其他不良影响的

恶意注册商标的实例分析
根据上述规定内容,下面结合具体案例进行简要介绍,以期进一步理解各规定的内容。
(一)不以使用为目的注册商标
不以使用为目的注册商标是新《商标法》新增内容,典型情况是以转卖牟利为目的的囤积注册商标。如广州市指南针会展服务有限公司与广州中唯企业管理咨询服务有限公司(以下合称“两原告”)诉优衣库商贸有限公司(简称“优衣库公司”)与迅销(中国)商贸有限公司(简称“迅销公司”)及其各自门店的侵害商标权纠纷系列案。【(2018)最高法民再390号】两原告共同在25类上注册了商标:
优衣库公司与迅销公司共同经营“优衣库”品牌,在各地设有门店,其销售的商品中使用了标识。两原告认为优衣库公司、迅销公司及各门店使用的涉案标识与其注册商标构成相同,侵犯了其商标权。
本案特殊之处在于,两原告经营范围并不涉及第25类,且在注册涉案商标四个月后,便通过网站发布转让涉案商标信息。两个月后,又向优衣库公司提出800万元巨额转让费转让商标。此外,法院查明,两原告共计注册有2600多个商标,其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似,且曾在网站上发布多个转让商标的信息,并实际转让他人,可见其经营模式为商标注册并转让。法院认为:两原告超出经营范围,非以使用为目的的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标,还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利,其行为严重扰乱了商标注册秩序,损害了公共利益,并不当占用了社会公共资源,构成商标法第四十一条第一款规定的‘其他不正当手段取得注册’的情形。同时,两原告以不正当方式取得商标权后,目标明确指向优衣库公司等,意图将该商标高价转让,在未能成功转让该商标后,在全国范围内提起批量诉讼,主观恶意明显,其行为明显违反诚实信用原则,对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为,不予保护。
因上述案件根据发生时间,适用2001年《商标法》第四十一条《民法通则》第七条进行评价,但从该案判决中“非以使用为目的的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标”表述可以看出,如发生在现在,则属于典型的新《商标法》规定的第四条之情形,即不以使用为目的的注册商标。
(二)驰名商标的同类保护和跨类保护
《商标法》第十三条规定了驰名商标同类保护和跨类保护两种情况:一是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,在相同或者类似商品上容易导致混淆的;二是复制、摹仿或者翻译他人已在中国注册的驰名商标,在不相同或者不相类似商品上误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。这两种恶意注册情形均不予注册并禁止使用。如杭州莫丽斯科技有限公司(以下简称莫丽斯公司)、奥普家居股份有限公司(以下简称奥普家居公司)诉浙江风尚建材股份有限公司(以下简称风尚公司)、浙江现代新能源有限公司(以下简称现代公司)、云南晋美环保科技有限公司(以下简称晋美公司),盛林君侵害商标权及不正当竞争纠纷一案。【(2019)浙民终22号
莫丽斯公司在第11类注册了商标:,并以排他许可方式授权奥普家居公司使用。诉讼过程中,法院认定两商标为驰名商标。
2009年现代公司在受让了第6类注册商标:,2013年6月转让后与奥普伟业公司共有,并授权风尚公司使用,由风尚公司在产品、外包装及宣传中使用该商标。
法院认为,被诉侵权标识“”、“奥普AOPU吊顶”、“金属建材”中,能起到识别商品来源作用的部分为“奧普”、“aopu”、“AOPU”,与原告注册商标在文字构成、呼叫、含义等方面相同,且注册申请人均位于浙江省,故可以认定系对涉案“奧普”驰名商标的复制、摹仿。该复制、摹仿行为足以误导相关公众,使相关公众误认为使用被诉侵权标识的商品与涉案“奧普”驰名商标具有相当程度的联系,从而淡化或减弱该驰名商标的显著性,损害了两原告的市场利益,构成对涉案“奧普”注册商标专用权的侵害。
该案属于复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标,在不相同商品上误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的恶意注册行为,其恶意注册的商标最终被宣告无效。
(三)代理人、代表人、业务往来者或其他关系者抢注
代理人、代表人、业务往来者及其他关系者应明知商标注册或在先使用情况,仍利用其信息优势,抢注真正权利人商标的,应属于恶意注册商标之情形。如上海亚士迪环境科技发展有限公司(简称上海亚士迪公司)与中华人民共和国国家知识产权局(简称国家知识产权局)、亚士迪(澳大利亚)企业有限公司(简称亚士迪公司)商标权无效宣告请求行政纠纷一案。【(2019)京行终9293号
诉争商标申请注册日前,亚士迪公司与上海亚士迪公司之间存在商标法意义上的关于诉争商标品牌产品的代理关系。上海亚士迪公司在未获得亚士迪公司同意的情况下,擅自在与亚士迪公司在先使用相类似的商品上申请注册与亚士迪公司“AIRESTEC”商标相同的诉争商标,违反了2001年《商标法》第十五条的规定。本案中,上海亚士迪公司还存在多个相类似及关联度较高的商品或服务申请与亚士迪公司授权给上海亚士迪公司使用的“AIRESTEC”商标完全相同的商标行为,违反了2001年《商标法》第四十一条第一款,但此处不再展开阐述。
(四)损害他人现有在先权、抢注他人使用的有一定影响力的商标
该点中,在先权利指在争议商标申请注册日之前已经取得的除商标权外的其他民事权利或权益,包括著作权、商号权、外观设计专利权、自然人的姓名权及肖像权等。如迈克尔·杰弗里·乔丹与被申请人国家知识产权局(原国家工商行政管理总局商标评审委员会,以下简称商标评审委员会)、乔丹体育股份有限公司(以下简称乔丹公司)商标争议行政纠纷一案。【(2018)最高法行再32号】
该案中,乔丹体育公司未经迈克尔·乔丹的同意,擅自将“乔丹”、“QIAODAN”以及“ ”等图像申请为注册商标,并投入商业使用多年。
法院认为,“乔丹”在我国具有较高的知名度、为相关公众所熟悉,我国相关公众通常以“乔丹”指代迈克尔·杰弗里·乔丹,并且“乔丹”已经与迈克尔·杰弗里·乔丹之间形成了稳定的对应关系,故迈克尔·杰弗里·乔丹就“乔丹”享有姓名权。在本案争议商标的申请日之前,直至2015年,再审申请人在我国一直具有较高的知名度,其知名范围已不仅仅局限于篮球运动领域,而是已成为具有较高知名度的公众人物。
根据《中华人民共和国民法通则》第九十九条《中华人民共和国侵权责任法》第二条的规定,自然人依法享有姓名权。未经许可擅自将他人享有在先姓名权的姓名注册为商标,容易导致相关公众误认为标记有该商标的商品或者服务与该自然人存在代言、许可等特定联系的,应当认定该商标的注册损害他人的在先姓名权,违反商标法第三十一条的规定(即新《商标法》第三十二条)。最终,乔丹公司因损害迈克尔·杰弗里·乔丹的姓名权而无效。
(五)以欺骗手段或者其他不正当手段取得(申请)注册的
本点规定的欺骗手段是指商标注册人在申请注册商标时,采取了虚构事实或者隐瞒真相等行为,骗取商标注册的行为。这种情况并不常见,更多的是其他不正当手段注册商标的。不正当手段是指不属于《商标法》第十三条第十五条第三十二条规定的情形,但属于商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册的行为。如刘红群与商标评审委员会的商标异议复审行政纠纷一案。刘红群于2011年1月24日向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请商标:,注册类别为第32类“果汁饮料(饮料)、冰(饮料)、蔬菜汁(饮料)”等。【(2016)京行终475号】法院认为,刘红群在多个商品类别上申请注册了"face book"商标,此外在第29类商品上注册过"黑人"商标,还在第29类商品上注册过"壹加壹"商标。刘红群的前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则。故参照商标法第四十一条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神,刘红群的前述商标注册行为应当予以禁止,异议商标的申请注册不应予以核准。
(六)违反诚实信用原则,有害于社会主义道德风尚(公序良俗)或者有其他不良影响的
该点属于恶意注册商标行为的兜底规定,如上海俊客贸易有限公司(简称上海俊客公司)与国家工商行政管理总局商标评审委员会关于商标权无效宣告请求行政纠纷一案。【(2018)京行终137号
上海俊客公司于2010年12月15日在第25类上申请注册商标:,2015年10月9日,第三人姚洪军以该商标有害于社会主义道德风尚,具有不良影响,向商标评审委员会请求依据2013年《商标法》第十条第一款第八项第四十四条第一款的规定,对争议商标予以宣告无效。
2016年11月9日,商标评审委员会认定:争议商标的字母组合在网络等社交平台上广泛使用,含义消极、格调不高,用作商标有害于社会主义道德风尚,易产生不良影响。依照2001年《商标法》第十条第一款第八项,裁定:争议商标予以宣告无效。
在行政诉讼中,法院认为,网络环境下已经存在特定群体对“MLGB”指代为具有不良影响含义的情形下,为了积极净化网络环境、引导青年一代树立积极向上的主流文化和价值观,制止以擦边球方式迎合“三俗”行为,发挥司法对主流文化意识传承和价值观引导的职责作用,应认定争议商标本身存在含义消极、格调不高的情形。同时,考虑到虽然上海俊客公司在使用争议商标时,与英文表达一并使用,但其在申请争议商标的同时,还申请了“caonima”等商标,故其以媚俗的方式迎合不良文化倾向的意图比较明显,在实际使用过程中存在对争议商标进行低俗、恶俗商业宣传的情形。因此,综合在案情形,原审判决及被诉裁定关于争议商标的注册违反2001年《商标法》第十条第一款第八项规定的认定并无不当,予以确认。
恶意注册商标的法律规制
根据现有法律规定,恶意注册商标行为的规制路径主要可以分为非诉规制路径和诉讼规制路径两种。
(一)非诉规制路径
非诉规制路径是指商标局、商标评审委员会,根据职权或者申请,对恶意注册的商标予以驳回或宣告无效,及对恶意申请商标注册的申请人或商标代理机构进行警告或罚款等行政处罚。
1. 对恶意注册的商标的法律规制:
(1)对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反新《商标法》第十三条第二款第十五条第三十二条规定的,或者任何人认为违反新《商标法》第四条第十条规定的,可以向商标局提出异议。
商标局做出准予注册决定的,异议人不服的,可以向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。
商标局做出不予注册决定,被异议人不服的,可以向商标评审委员会申请复审。
(2)对驳回申请、不予公告的商标,商标注册申请人不服的,可以向商标评审委员会申请复审。
(3)已经注册的商标,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。当事人对商标局的决定不服的,可以向商标评审委员会申请复审。
(4)已经注册的商标,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
2. 对恶意申请商标注册的申请人或商标代理机构的法律规制:
根据《规范商标申请注册行为若干规定》、新《商标法》规定:
(1)对恶意申请商标注册的申请人,由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予警告、罚款等行政处罚。有违法所得的,可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款;没有违法所得的,可以处一万元以下的罚款。
(2)对恶意申请商标注册的商标代理机构,由行为人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款。情节严重的,知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务,予以公告。同时,还可能涉及由知识产权管理部门对商标代理机构负责人进行整改约谈。
(二)诉讼规制路径
1. 行政诉讼规制路径:
行政诉讼是对商标评审委员会作出的决定或裁定不服的,可以以行政诉讼手段进行救济。包括以下四种情形:
(1)对商标驳回申请的复审决定不服的;
(2)对商标异议复审决定不服的;
(3)对宣告商标无效的决定不服的;
(4)对维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不服的;
2. 民事诉讼规制路径:
上述非诉规制路径及行政诉讼规制路径目的是无效恶意注册的商标。但如果对方恶意注册商标的行为,对真正权利人造成了损失,则权利人可以根据《商标法》《反不正当竞争法》等提起民事诉讼,要求对方停止侵权、消除影响、赔偿损失等。

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