基本案情
“LANCASTER”案
1、涉案商标
第11332713号“LANCASTER”涉案商标系好时公司于2012年8月10日提出注册申请,指定使用在第30类“糖果,巧克力,牛奶硬块糖(糖果)”商品上,商标局驳回该商标的注册申请。
2、商评委受理驳回复审阶段
好时公司不服商标局作出的上述决定,向商标评审委员会提出驳回复审申请。商评委认为:“LANCASTER”译为“兰开斯特”,为英国西部一城市名称,属于公众知晓的外国地名,已构成《商标法》第十条第二款规定的“不得作为商标使用”之情形。商标评委决定,涉案商标予以驳回。
3、北京一中院一审阶段
好时公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼,请求撤销该决定。北京市第一中级人民法院审理认为,涉案商标为文字商标,由“LANCASTER”构成;而“LANCASTER”为英国城市,系公众知晓的外国地名。法院承认单词“LANCASTER”的含义并不仅限于该英国城市。然而,所谓“地名所具有其他含义”,是指该词汇不但可以被用来作为该地的名称,还具有明确的其他含义,且这些含义在为公众知晓的程度上强于其原有的地名含义,从而不至于误导公众。在确定地名是否具有其他含义时,应当以我国相关公众的一般认知水平作为标准进行判断,而不能局限于某区域的特定群体的认知水平作为判断标准。就原告在案证据而言,其不足以证明单词“LANCASTER”的其他含义在我国相关公众的认知中强于其地名含义。因此,商评委关于诉争商标属于《商标法》第十条第二款所述情形的认定并无不当。
判决结果
好时公司不服一审判决向北京高院提出上诉,请求撤销原审判决以及撤销商评委的决定。主要理由是:因地缘因素、语言认知习惯、历史文化背景等因素,中国公众一般难以将“Lancaster”认知为作为地名的英国兰开斯特市,现有证据亦不足以证明“Lancaster”作为英国西部的城市地名已为中国一般公众所知晓,相关公众不会将申请商标指定使用商品误认为来源于英国该城市,申请商标能够起到识别指定商品来源的功能。申请商标虽然有外国地名的含义,但是不会使消费者产生对于产地的认知。
北京高院经过审理,支持好时公司的上诉理由。北京高院认为:涉案商标由文字“LANCASTER”构成,该词汇可以被认知为外国地名。“LANCASTER”是否属于商标法规定的公众知晓度的外国地名,应根据中国公众通常的认知水平。同时结合在案关于证明该地名具有知名度的证据予以判断。由于“LANCASTER”不仅仅指向英国某城市,其他国家亦有同样的城市名称。且“LANCASTER”即使作为英国城市地名,在案证据亦不足以证明该城市名称对于中国公众而言属于知名度较高、广为知晓的外国地名,故涉案商标不属于《商标法》第十条第二款规定的禁止注册的标志。
“Margo”案
在另外一起关于《商标法》第十条第二款如何适用的案件中,法国国家原产地名称局对第8259836号“Margo”商标提出异议,商标局和商评委坚持认为该商标可予以注册。法国国家原产地名称局起诉至北京市一中院。法院认为:原告提交的证据能够证明“MARGAUX”是法国一处著名的出产葡萄酒的地区,在被异议商标申请注册之前,中国已有很多报纸、期刊、书籍等对法国“MARGAUX”及产自该地区的“MARGAUX”葡萄酒进行了报道和介绍,“MARGAUX”已经构成中国公众知晓的外国地名。“MARGAUX”的中文翻译为“玛歌”,已形成相互对应关系,被异议商标由英文字母"Margo"构成,其在字母构成上与“MARGAUX”区别不大,并在发音上与"MARGAUX"的中文翻译“玛歌”相近,且被异议商标未形成强于该地名的其他含义。因此,被异议商标已经构成《商标法》第十条第二款所指之情形,不得作为商标使用。
案件点评
结合《商标法》第十条第二款规定的设计初衷来看,地名一般不得作为商标注册使用的原因在于如果某一地名的主要功能在于标识商品或服务的地理来源,则失去了区分不同生产经营者的商标的本源作用。上述条款中对“外国地名”不得作为商标的限定条件是“公众知晓”,并没有行政级别上的要求。是否为“外国地名”虽然是客观事实,但是对何为“公众知晓”的判定具有一定的主观性,概括而言,应以我国公众对该外国地名的认知程度为判断依据。
具体来说,是否属于“公众知晓”的外国地名通常考虑以下因素:(1)词典解释;(2)是否通过出版、网络、广播、影视等大众传媒对该外国地名在一定时间内进行了较为广泛的传播,使中国公众可以较为容易知悉该外国地名;(3)使用人对该外国地名的实际使用情况等。就“LANCASTER”案而言,正因为在案证据不足以证明“LANCASTER”达到中国“公众知晓”的程度,并由于“LANCASTER”并不仅仅指向一处地名,还为其他国家的城市名称,且“糖果、巧克力”等商品与城市名称“兰开斯特”并不具有联系,那么该地名标识产地的功能并未形成,相反的,其区分产品和服务来源的指向性作用显现出来,因此,该商标具备了可注册性。
而在“Margo”案中,原告通过提交原产地管制命令法令、检索报告、知名度证据、宣传材料等证据证明在中国已有很多报纸、期刊、书籍等对法国“MARGAUX”及产自该地区的“MARGAUX”葡萄酒进行了报道和介绍,相关公众能够认知到“MARGAUX”与“葡萄酒”的原产地具有较高关联程度,“MARGAUX”已经构成公众知晓的外国地名,因此,与其发音相近且指定使用在“葡萄酒”等商品上的“Margo”商标不具有可注册性。
综合上述两案可知,法院适用《商标法》第十条第二款对涉及外国地名商标可注册性的判断,首先要审查的争议焦点是公众对该“外国地名”的知晓程度,如果不能达到为中国公众知晓的程度,则该商标仍然可以获准注册。
万慧达分别代理好时公司参加了“LANCASTER”案的二审程序,代理法国国家原产地名称局参加了“Margo”案的一审程序。
何谓“公众知晓的外国地名”——以进入行政诉讼的“LANCASTER”案和“Margo”案为例
作者:郭婉莹 徐婷婷来源:万慧达知识产权

基本案情 “LANCASTER”案 1、涉案商标 第11332713号“LANCASTER”涉案商标系好时公司于2012年8月10日提出注册申请,指定使用在第30类“糖果,巧克力,牛奶硬块糖(糖果)”