TA帮你看懂“大头儿子”商标无效宣告裁定

昨天，知产人的朋友圈被商评字【2017】第168246号《关于第10872102号“大头儿子DATOUERZI及图”商标无效宣告请求裁定书》刷屏了，标签是"大头儿子"侵害知名角色名称权裁定书。 “知名角色名称权”是什么？其内涵外延何在？内行看门道，外行看热闹，还是让TA帮你看懂门道吧！
我们先来看看裁定认定了哪些重要事实？
争议商标是注册在第29类水果罐头、牛奶制品、精制坚果仁商品上的商标，其申请日为2012年5月7日，授权日为2015年9月28日，权利人是金华大头儿子服饰公司，其商标图样为

△ 争议商标图样
郑春华是文字作品《大头儿子和小头爸爸》的作者。2012年4月12日，郑春华将文字作品《大头儿子和小头爸爸》的著作权转让予央视动画公司（无效宣告申请人）。央视将其享有著作权的《大头儿子小头爸爸》动画片、大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈角色人物形象的著作权及相关引证商标权授予申请人永久使用，包括改编、编辑、演绎及维权权利。
相关引证商标申请于2002年。


△ 引证商标图样
杭州中院2016年2月22日作出的（2015）浙杭知终字第358号民事判决认定的事实：
1994年，刘泽岱创作了“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三个人物形象设计图（无底稿，无从证明原作品内容——编者注），是其美术作品的著作权人。
95版《大头儿子小头爸爸》动画片美术创作团队在刘泽岱创作的人物概念设计图（原作品——编者注）基础上，进行了进一步的设计和再创作，最终制作成了符合动画片标准造型的三个主要人物形象即“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”的标准设计图以及之后的转面图、比例图等（95版《大头儿子小头爸爸》人物角色形象演绎作品——编者注）。
1995版《大头儿子小头爸爸》动画片中的人物形象如下：



△ 95版大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈角色形象
2012年12月14日，刘泽岱与洪亮签订了《著作权（角色商品化权）转让合同》，约定刘泽岱将自己创作的“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三件作品的所有著作权权利转让给洪亮，转让金额人民币三万元，刘泽岱则应提供作品的原型图。但刘泽岱提供的作品是标准设计图而非原作品。
2013年1月23日，洪亮对大头儿子等进行了著作权登记，但登记的作品并非刘泽岱原始创作的人物概念图（原作品），而是95版动画片美术创作团队创作的标准设计图（演绎作品）。2014年3月10日，洪亮将“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三幅美术作品的著作权全部转让给大头儿子文化公司。大头儿子文化公司授权金华大头儿子服饰公司使用上述三幅美术作品，包括申请商标注册。
央视2013版《大头儿子小头爸爸》动画片是对95版动画片《大头儿子小头爸爸》的演绎使用。



△ 2013版大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈角色形象
在厘清基本案件事实的基础上，我们逐一分析：
商标评审委员会将本案的争议归纳为两点：

01关于作品名称、角色名称的在先权益
我国《商标法》第三十二条规定：
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》法释[2017]2号
第十八条规定：
商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。
第二十二条第二款规定：
对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。
由此我们可以得出结论：关于“在先权利”。首先，予以保护的“在先权利”不仅包括除商标权以外，法律明确规定的其他民事权利，如著作权、姓名权、外观设计专利权等，还包括法律虽未明确规定为权利，但依法应当给予保护的其他合法权益，如在先商号、在先域名等；其次，判断是否构成在先权利的时间节点为诉争商标的申请日之前；第三，对于在著作权保护期内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系的，则可以作为“在先权益”予以保护。
一般而言，作品的主要元素诸如作品名称、人物角色名称很难构成著作权法意义上的作品，但是，如果经过使用、宣传等，作品名称、人物角色名称却可能具有一定的商业标识意义，即如果将作品名称、人物角色名称使用在其他作品/商品上，会令相关公众联想到原作品及作品中的人物，从而可能产生新作品/商品与原作品之间存在关联的认知，如果二者之间实际没有关联，或新作品/商品的使用未取得原权利人授权，则可能使原作品元素所承载的商业利益受到损害，此时，应给予作品权利人以相应保护，其保护的前提是作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。
本裁定中的争议商标由文字大头儿子、拼音DATOUERZI(重复三遍)及小男孩头部形象组合而成，其中拼音DATOUERZI对应于文字“大头儿子”，而大头儿子为文字作品《大头儿子和小头爸爸》及动画片《大头儿子小头爸爸》中的人物角色名称，而由于央视95版《大头儿子小头爸爸》动画片的持续播出、广泛宣传，其“大头儿子”人物角色名称已经具有广泛知名度并具有特定指向。郑春华已将文字作品《大头儿子和小头爸爸》的著作权转让予申请人，央视亦将相关权利授予申请人。
但是，并非具有广泛知名度的人物角色名称既可以在所有商品或者服务类别上均具有限制、排斥他人注册商标的利益，根据司法解释的规定，只有“在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系”时才予以保护。作为动画片中的人物角色名称，当然并非可以排斥他人在一切商品或者服务上的注册，但是，由于争议商标核定使用的商品为第29类的水果罐头、牛奶制品、精制坚果仁，是日常生活中的食品，与动画片所涉场景关系密切，也是动画片衍生品常涉及的商品范围，相关公众在这类商品上看到“大头儿子”商标时容易联想到动画片《大头儿子小头爸爸》，认为其系经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系的，故商标评审委员会认定在该类商品上给予“大头儿子”人物角色名称以在先合法权益保护。
02关于人物形象的美术作品著作权
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》法释[2017]2号
第二十二条第一款规定：
当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的，人民法院按照本规定第十九条进行审查。
第十九条第一款、第二款规定：
当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。
本裁定中的争议商标除以上已经分析的文字大头儿子、拼音DATOUERZI(重复三遍)外，还有一小男孩头部形象，申请人主张争议商标侵犯其“大头儿子”人物形象美术作品的演绎作品著作权，具体而言即95版《大头儿子小头爸爸》动画片中“大头儿子”动画形象美术作品著作权。
根据案件事实，在本案中，存在多件美术作品。
首先是刘泽岱于1994年创作完成交付央视的“大头儿子”人物形象设计图，刘泽岱是该美术作品的著作权人，2012年4月，刘泽岱将该美术作品著作权转让予大头儿子文化公司，并约定交付底稿。但是，由于年代久远，底稿丢失，其实际向大头儿子文化公司交付的是95版动画片中的标准设计图即演绎作品，而原作品的内容已无法证明。但是各方均认可95版动画片中的标准设计图是在原作品基础上进行修改演绎的新作品。
其次是大头儿子文化公司受让并进行著作权登记的原作品，但是，由于原作品丢失，其系使用95版动画片中的标准设计图即央视的演绎作品进行的著作权登记，其不能证明原作品的内容。
第三是央视经过刘泽岱许可在原作品基础上创作的95版动画片《大头儿子小头爸爸》中的“大头儿子”人物形象标准设计图即演绎作品，央视是演绎作品的著作权人，其已将权利授予申请人。
第四是申请人在95版动画片《大头儿子小头爸爸》中的“大头儿子”人物形象基础上创作的13版“大头儿子”人物形象，因其系在演绎作品基础上进行的进一步使用，需得到原作品著作权人及演绎作品著作权人许可，而其并未取得原作品著作权人的许可，因此浙江两级法院认定其构成著作权侵权。
被申请人主张争议商标使用的是受让于刘泽岱的原作品，并未侵犯95版动画片《大头儿子小头爸爸》中“大头儿子”人物形象的美术作品著作权。
为此，需要将争议商标中的小男孩头部形象与原作品的大头儿子人物形象原作品、央视95版动画片《大头儿子小头爸爸》中的“大头儿子”人物形象进行比对，看争议商标图案部分究竟使用的是哪一件美术作品或者与哪一件更接近。
但是，由于原作品丢失，原作品的内容无法证明，而该小男孩头部的图案与95版动画片《大头儿子小头爸爸》中 “大头儿子”人物形象的美术作品更为近似。更为重要的是，95版动画片《大头儿子小头爸爸》的播出时间在先，且为持续播出及宣传，被申请人对该动画片及角色人物形象足以知悉并获得，而洪亮取得刘泽岱著作权转让的时间在争议商标申请日之后，之后其亦使用了95版动画片《大头儿子小头爸爸》中 “大头儿子”人物形象进行著作权登记，故商标评审委员会认定争议商标的申请侵犯了95版动画片《大头儿子小头爸爸》中 “大头儿子”人物形象美术作品著作权，损害了权利人的在先权益。