预防商标抢注的策略与启示

一、案例概览
A公司是上海的一家咨询公司，2000年开始长期从事商务信息服务，在工商局登记了公司名称“××”，业务范围限于长三角地区，工作内部文件显著位置、对外宣传中长期使用公司“××”标志，却没有将其注册为商标。2009年伊始B公司在上海注册设立，同样从事商务信息咨询，业务范围也限于上海周边地区，但B公司并未使用“××”作为公司名称，而是在2010年申请注册与A公司名称相同的“××”商标，最终获得批准。后A公司申请注册“××”商标，才发现已经被注册。
这是实务中发生的真实案例，类似例子在当今中国层出不穷，A公司究竟应该如何抗辩，维护自己的权益，此案中又带给我们哪些启示呢？
二、上策：商标先用权抗辩
新商标法第五十九条第三款对于所谓“商标先用权”给出了明确界定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。
除了“在同一种商品或者类似商品上先于使用”这一大前提之外，还有两个要点需要我们注意，一是如何界定“一定影响”，二是怎样说明“原使用范围”。“一定影响”，应当是指在中国内地市场在先作为识别商品来源的标志使用，并在中国内地市场有一定影响，纯粹的贴牌加工等行为不应该被包括在内。还有一种特殊情况，可能在先使用商标在注册商标之时还未产生“一定影响”，在注册商标权人提出异议时，已经产生一定影响。此时，也应该认为在先使用已经有“一定影响”。对于“原有范围”的定义，国家工商行政管理总局《关于服务商标继续使用问题的通知》（工商标字〔1994〕第216号，2004年废止）曾经提供了参考标准，但是现在已经废止，其中的标准仍然可以为我们提供一点借鉴：（在先）服务商标继续使用时，使用人不得扩大该服务商标的使用地域；不得增加该服务商标使用的服务项目；不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；不得将该服务商标转让或者许可他人使用；否则，视为侵犯他人商标专用权。
回到本案，A公司在B公司注册商标之前，已经在公司内部文件、对外宣传上突出使用其“服务商标”，已经有“一定影响”，因此，只要A公司在后续使用中仅仅限于自己使用、不随意改变商标、继续在咨询服务中使用、不扩大使用的地域范围，那么这些使用完全符合我国商标法对于“商标优先权”之规定，A公司当然也可以进行一些为了区别B公司商标的“细微改动”。综上所述，A公司以“商标先用权”来维护自身权利，实乃上策。
三、下策：以“恶意抢注”为由申请撤销注册商标
新《商标法》第三十二条定义了所谓“恶意抢注”行为，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。之所以称此条为“下策”，在于其中对是否构成恶意抢注的判断因素需要具体分析，不确定性比较明显。对于“恶意抢注”的判断要点中需要注意两点，一是“一定影响”，二是“恶意”的主观心态。
首先，在先商标权人“已经使用”必须具有一定影响，为相关公众知悉并享有一定的声誉，否则难以适用该条予以保护，必须具体到个案来进行判断，商标使用的持续时间、宣传与广告、地理因素，都会对“影响力”的判断产生影响。因此，在先商标权人需要付出巨大的时间和金钱来积累这种影响力。在“HYSTERIC”商标案中，欧若共同体公司就是因为伏明霞代言雪碧时穿上写满英文粗话的裤子，而使得HYSTERIC品牌服装名声大噪，引发诸多媒体竞相报道，这是依靠媒介手段支持在先商标权人诉求的有效方式。
其次，判断“恶意”的主观心态，其中依赖于两个要素，一是前文所述“影响力”，二是商标本身的“显著性”。如果在先使用商标，其影响力越大，在中国大陆越知名，注册商标权人“恶意”的主观心态就越容易显现出来。另外，商标本身的“显著性”也非常关键，我们知道，商标和版权、专利一个重要的区分点就在于，商标的核心和实质为了区分商品和服务的来源，从而保护消费者的利益，就商标本身而言，如果商标本身具有高度的显著性，与提供的商品和服务联系非常弱，其被恶意抢先注册的可能性就越低，例如美国美孚石油公司将Exxon用在石油上，Exxon本身就是一个杜撰的词。另外，是否真实存在自己的同类或相似产品，也是判定“恶意”的因素之一。
回到本案，A公司虽然已经在先使用商标，但就其影响力来看，业务范围仅限于长三角地区，和B公司在财力、人员配备、媒体宣传上势均力敌，且B公司的确真实经营自身的咨询业务。此时，如果A公司提出B公司是恶意抢注商标的行为，法院应当会以谨慎的态度，综合判断双方提出的证据。
四、律师给企业的提示
那么，本案究竟带给我们怎样的启示？星瀚律师认为，相关企业需要注意以下几点：
（一）及时注册自己的商标。之所以产生本案中的纠纷，根本原因在于我国商标法更倾向于以注册制为主的基本立场，因此，类似A公司的企业，在进行商业活动之初，就应该及时注册自己的商标。
（二）尽可能注册联合商标和防御商标。联合商标(Associated Mark) ，是指某一个商标所有者，在相同的商品上注册几个近似的商标，或在同一类别的不同商品上注册几个相同或近似的商标，这些相互近似的商标称为联合商标。这些商标中首先注册的或者主要使用的为主商标，其余的则为联合商标。例如，如“大白兔”同时注册了“小白兔”、“大花兔”、“大灰兔”、“白兔”。防御商标，是指较为知名的商标所有人在该注册商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的其他不同类别的商品或服务上注册的若干相同商标，为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标。原商标为主商标，其余为防御商标。例如，如红蜻蜓将其商标从鞋类扩展到其他领域。这样可以有效降低商标被抢注的风险，减少纠纷。
（三）密切关注国家工商总局发布的商标公告，及时了解动态信息。对于他人注册与企业自身名称或商标相近似的商标，有必要时及时提出商标异议。
（四）了解国外立法，尤其是发达国家商标法的基本制度。我们的企业终将走向世界，对于主要国家的商标法应该有初步的了解，例如美国等一些英美法系国家奉行商标注册的基础在于实际使用，保存在先使用证据，而日本、意大利等一些大陆法系国家则认为谁注册谁就拥有商标权。