北京知产法院认定他人注册“玛歌·鹰贵”商标构成2001年商标法10.1.8所指不良影响

2014年12月30日，法国国家原产地名称局（简称“法国名称局”）针对烟台梅多克公司庄园葡萄酒有限公司（简称“梅多克公司”）在第33类“葡萄酒”等商品上申请注册的第10832858号“玛歌·鹰贵”商标（简称“争议商标”）向商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告申请。
法国名称局依据的主要理由是：“Margaux”是法国葡萄酒产品的原产地名称/地理标志，同时也是公众知晓的外国地名，“玛歌”是“Margaux”的对应中文翻译。争议商标完整包含“玛歌”，易引发消费者的混淆和误认。梅多克公司申请争议商标具有恶意。根据《商标法》第十六条、第十条第二款、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条、第四十五条的相关规定，争议商标的注册应被宣告无效。
2015年11月19日，商评委作出裁定，认为“Margaux”是公众知晓的外国地名，“玛歌”是“Margaux”的对应中文翻译。争议商标完整包含公众知晓的外国地名，且整体未形成强于地名的其他含义。其指定使用在葡萄酒等商品上，易使相关公众误认为是“Margaux”对应的中文地名，进而对商品的产地等特点发生误认误购，从而产生不良影响。争议商标违反了《商标法》第十条第二款和第十条第一款第八项的相关规定，应予无效宣告。
梅多克公司对此裁定不服，向北京知识产权法院提起诉讼，认为（1）《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3条规定，人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。无论是争议商标标志本身还是其在核定商品上的使用，均不会产生前述消极、负面影响，不属于2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的有其它不良影响的情形。（2）2001年《商标法》第十条第二款规定，已经注册的使用地名的商标继续有效。玛歌虽然是公众知晓的外国地名，但是争议商标已经注册，故应予维持。（3）梅多克公司在评审阶段提交的进口葡萄酒相关术语翻译规范中“MARGAUX”的中文表述为“玛歌”、“玛高”，而争议商标为“玛歌\u009E鹰贵”，与“玛歌”、“玛高”相比，在文字个数、组成、读音和含义上都相差甚远，不会造成混淆误认。且争议商标经过梅多克公司三年多的持续使用和宣传，已经得到广泛认可，形成稳定客户群，与梅多克公司形成了唯一对应关系。被诉裁定宣告争议商标无效，使梅多克公司多年投入付之一炬，显失公平。综上，梅多克公司请求撤销原无效宣告请求裁定书，并责令商评委重新作出裁定。
商评委辩称（1）本案实体问题的审理依据2001年《商标法》，依据当时的审查标准，商标所含地名与其实际所在地不一致，可能使公众对产地误认的，认定为不良影响。“MARGAUX”是法国著名葡萄酒产地，属于公众知晓的外国地名，争议商标完整包含“MARGAUX”的中文翻译“玛歌”，且其整体并未形成强于地名的其他含义，指定使用在葡萄酒等商品上，易使相关公众对商品产地等特点发生误认，构成2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定的不良影响。（2）2001年《商标法》第十条第二款规定的“已经注册使用的地名继续有效”是指《商标法》1983年3月1日施行前已经注册，且经过使用已经具有区别于地名的其他含义的商标继续有效。争议商标于2013年7月28日注册，梅多克公司提交的证据亦不足以证明争议商标经过使用已经具有区别于地名的其他含义，故商评委依据2001年《商标法》第十条第二款对争议商标宣告无效是正确的。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回梅多克公司的诉讼请求。
万慧达代表第三人法国名称局参加了诉讼，对被告商评委的观点从知名度与恶意两个方面做了进一步的补充。
法院经审理后对涉及的第十条第一款第（八）项的“其他不良影响”和第十条第二款的但书的适用分别进行了阐明。
（1）关于2001年《商标法》第十条第一款第（八）项的“其他不良影响”与2014年《商标法》第十条第一款第（七）项的衔接
法院认为“其他不良影响”为商标禁注禁用绝对事由的兜底性条款，旨在弥补2001年《商标法》第十条第一款前七项规定的空白，如非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，应适用该条款进行规范。本案中，梅多克公司的葡萄酒等产品并非来源于法国玛歌地区，其争议商标的使用，易使公众误认为使用争议商标的葡萄酒商品来源于法国玛歌地区，属于前述非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众误认的情形，应适用2001年《商标法》第十条第一款第（八）项“具有其他不良影响”进行规范。《商标审查及审理标准》中规定的“商标所含地名与申请人所在地不一致的，容易使公众发生误认，判定为具有不良影响”，亦是对前述观点的印证。且正是因为2001年《商标法》存在前述空白，在2014年《商标法》修改时，对属于非夸大宣传但带有欺骗性的情形予以明确，将第十条第一款第（七）项内容修改为“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，弥补了2001年《商标法》的缺陷。故商评委认定争议商标违反2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定正确，法院予以确认。
（2）关于第十条第二款的但书后半部分规定的立法本意
法院认为，对此但书后半部分的解释应该采取历史解释方法。我国《商标法》于1982年8月23 日制定，自1983年3月1日开始施行，当时并未规定公众知晓的外国地名不得作为商标。1993年《商标法》第一次修订时，增加了相关条款，该法第八条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但是，地名具有其他含义的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”2001年《商标法》第二次修订时，对相关条款进一步修改，该法第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”
从前述《商标法》修改历史看，公众知晓的外国地名不得作为商标最早出现在1993年《商标法》第一次修订时，依据《中华人民共和国立法法》第九十三条法律不溯及既往的规定，此前已经注册的使用地名的商标，因并未违反当时的法律规定，应认定为有效。为解决此遗留问题，1993年《商标法》以后均保留了“已经注册的使用地名的商标继续有效”这一规定。故“已经注册的使用地名的商标继续有效”应适用于1993年《商标法》施行前已经注册的商标。商评委在本案庭审中对此解释为是指1983年《商标法》施行前已经注册的商标，理解有误，本院予以纠正。本案争议商标于2012年4月26日提出注册申请，2013年7月28日核准注册，不适用“已经注册的使用地名的商标继续有效”。故商评委认定争议商标违反2001年《商标法》第十条第二款规定并无不当，本院予以确认。
基于上述理由，法院判决驳回原告的诉讼请求。
短评：
该判决对于2001年《商标法》第十条第一款第（八）项和现行《商标法》第十条第一款第（七）项的衔接和《商标法》第十条第二款的但书规定，以一种历史的眼光，探究了立法本意并对相关问题进行了阐明，对类似案件具有一定的指导和借鉴意义。
本案争议商标申请和注册均在2001年《商标法》实施期间，相关实体问题适用2001年《商标法》进行审理。鉴于2001年《商标法》并未明确规定对“非涉及夸大宣传，但带有欺骗性，可能导致公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”这种情形如何处理，实践中一般引用《商标法》第十条第一款第（八）项“有其他不良影响的”规定来对这种商标进行异议、无效等行动。但这种类型的商标又与第十条第一款第（八）项前半句规定的“有害于社会主义道德风尚”的商标的不良影响不能等量齐观。鉴于此，2014年《商标法》对此种类型的案件单独做出规定，增加了《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”这一禁注禁用规定。
关于《商标法》第十条第二款的但书后半段的规定“已经注册的地名继续有效”，对此条款的含义应当从历史的角度出发进行探究。实际上从1983年6月开始商标局就基本上不再核准注册用行政区划名称构成的商标。1988年修改的《商标法实施细则》第六条明确规定，“县级以上（含县级）行政区划名称和公众知晓的外国地名，不得作为商标。使用前款规定名称已经核准注册的商标继续有效。”到1993年《商标法》第一次修订时，这个规定得以以法律条文的形式得到进一步明确。但对于之前已经取得注册的商标，基于信赖保护原则的要求，仍继续维持其注册的效力。这一点也在北京知识产权法院（2015）京知行初字第2515号关于第8455622号“神农架”商标的行政判决书中予以确认。