一、专利案件中禁止反悔原则的含义
禁止反悔是民事诉讼中经常采用的原则,但是在专利案件中的禁止反悔原则往往与专利申请、专利诉讼以及专利无效等程序都有一定的关系,因此,专利案件中的禁止反悔原则相较于一般的禁止反悔原则有一定的特殊性。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定:专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
专利案件中的禁止反悔原则旨在防止专利申请人、专利权人采用出尔反尔的策略,在专利申请或专利无效宣告程序中为了获得专利的授权或维持专利权有效而对其权利要求的保护范围予以一定的限制,或者强调某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何的重要,相对于现有技术存在显著的区别和有益的技术效果;
而在专利诉讼程序中取消所作的限制,强调该技术特征可有可无,意在扩大权利要求的保护范围,从而达到“黑白两道”通吃的目的。
上述权利要求保护范围的限制,包括在专利申请阶段针对审查员的审查意见通过放弃、修改权利要求等方式缩小权利要求的保护范围以便于获得专利授权所作出的意思表示;在无效宣告程序中答复无效宣告请求人的意见陈述所作的意思表示。
二、专利案件中禁止反悔原则的适用方式
专利诉讼案件中,当被诉侵权产品落入权利要求的文字所表达的保护范围时,可以直接得出侵权行为成立的结论,那么无论权利人作过何种限制,都不会影响相同侵权的结论,也就是说在相同侵权成立时,一般不考虑禁止反悔原则。
因此,该原则适用的前提是等同侵权,此时需要对权利要求的文字表达进行相应的解释,进而判定被诉侵权产品与涉案专利的权利要求的技术方案是否构成等同。
因此,禁止反悔原则是对专利法第五十九条中“专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的一种补充,也不会逾越这一专利法最基本的原则。
《专利法》第五十九条规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
在具体的案件中如何实施?
首先,从最高院的司法解释表明,只要权利人在专利申请或者无效宣告请求程序中缩小了原来要求的保护范围,就应当使用禁止反悔原则,不必过问缩小保护范围是为了克服原申请文件或专利文件中存在的何种缺陷,为了与审查员引援的现有技术或无效宣告请求人举证的现有技术形成足够的区别,不仅限于在权利要求补充增加技术特征这一种情况。
为了克服权利要求得不到说明书支持(A26.4)等缺陷,其结果必然缩小了权利要求的保护范围,这些情况都可导致禁止反悔原则的适用。
其次,最高法司法解释中关于“放弃的技术方案”,应当理解为是指依据修改或者陈述意见之前的专利申请文件或者专利文件有可能落入保护范围之内,而依据修改或者陈述意见之后的专利申请文件或者专利文件已经难以落入保护范围之内的技术方案。
01
第一个例子,原来的独立权利要求记载了ABC三个技术特征,修改后该权利要求记载了ABCD四个技术特征,很显然修改后的保护范围变小了,此时,其“放弃的技术方案”就是仅含有ABC这三个技术特征限定的技术方案。
可以认为但凡缩小了专利权的保护范围,就必然有所“放弃”,这种放弃并不局限于权利人一定要通过明示方式放弃某一部分权利。
在这种情况下,禁止反悔原则的使用就不允许权利人在专利侵权诉讼案件中通过等同原则再次主张包含ABC技术特征的技术方案落入专利权的保护范围。
02
第二个例子,涉案专利权利要求的某一个技术术语可以有两种或者多种理解方式,含义较为模糊,权利人在意见陈述中指出,根据说明书和权利要求记载的其余内容,所属技术领域的技术人员可以理解该技术术语是指其中某一种含义,而非其他可能的含义。审查员接受了该解释,权利人未对说明书和权利要求进行相应的修改获得授权。
那么此时,在权利人意见陈述中缩小专利权的保护范围后,禁止反悔原则的适用就不允许权利人在授权后的维权程序中通过主张等同原则将这一技术方案纳入专利权的保护范围,意在挽回申请阶段的“损失”,扩大专利权保护范围。
小编的办案经验中,曾经遇到过专利权人在诉讼案件中将技术术语扩大解释,意图将被告所有型号的产品均囊括在其专利权保护范围内,我方将庭审中专利权人的意见陈述相关的庭审笔录作为“参考资料”递交至涉案专利无效宣告程序的合议组,在结合对比文件的基础上陈述无效宣告的理由,最终导致权利人主张权利要求被无效的结果。迫使权利人撤回专利侵权诉讼的案件。
当然,如果被告的诉讼案件和无效案件委托了两家机构来代理,而两个代理人之间沟通又不充分,案件的结果可能又不一样。
再如果,无效案件是第三人提起,第三人对于涉案专利诉讼程序中专利权人的关于该技术术语的意见陈述庭审笔录是很难获取的,有的人或判决书中可以看到啊,但是,在侵权诉讼和无效宣告程序同时进行的时候,这个时间差导致的信息差可是要命的。
同理的,无效宣告程序中如果存在权利人的意见陈述有利于请求人的,也可以通过禁止反悔原则的方式在侵权诉讼中赢得一枚筹码。
小编的经验提供了一个禁止反悔原则适用在无效宣告程序中较为少见的案例,可见禁止反悔原则的适用还是非常灵活的。
有些时候,权利要求的权力基础是比较稳定的,却因为贪图一味的放大保护范围,既没有获得赔偿还丢了珍贵的专利,赔了夫人又折兵。
可见,黑白两道通吃的野心,在社会主义法治社会不行。
这也给专利权人一个警示:应当正视自己专利的权利保护范围,不要盲目自信。
另外,作为被告的时候也不必惊慌,合理应对,也许对手会露出马脚。
那么禁止反悔原则是否必须由被诉侵权方或无效宣告请求人主动使用呢?
最高院在其审判案例中表明:禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制,为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡,不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此,在认定是否构成等同侵权时,即使被控侵权人没有主动适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据已查明的是不是,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。
尽管人民法院有依职权适用禁止反悔原则的权利,但从实际办案的情况来看,人民法院对该项权力的使用还是相当谨慎的。
专利案件中的禁止反悔原则
作者:专利部来源:广东良马律师事务所

一、专利案件中禁止反悔原则的含义 禁止反悔是民事诉讼中经常采用的原则,但是在专利案件中的禁止反悔原则往往与专利申请、专利诉讼以及专利无效等程序都有一定的关系,因此,专利案件中的禁止反悔原则相较于一般的