商标遭遇抢注后如何认定被抢注人的恶意注册—兼评"INFOSYS"商标不予注册案

海外公司的商标在国内遭抢注是一个非常普遍的现象，权利人往往苦于无法提供在中国的使用证据，难以对抢注者进行有效的阻击。
因此，打击恶意抢注一直都是海外商标权人面临的一个难题。
针对上述权利人在中国维权屡遭失败的情况，本所高级合伙人姚冰团队代理的“INFOSYS”商标异议不予注册案件，通过深入研究分析抢注人注册商标的意图以及抢注商标之后的售卖行为，挖掘其恶意注册的证据，从而有效地打掉了被异议商标。
我们希望本案的分享，可以为打击商标恶意抢注提供新的启示，为商标权利人重新树立维权信心。
一、案件介绍：当知名商标遇上抢注“专业户”
印孚瑟斯公司是印度知名的IT软件服务公司，并在在全球的IT技术服务领域享有盛名。印孚瑟斯公司凭借卓越的品质树立了“INFOSYS”品牌在IT技术服务领域可以与埃森哲、IBM相比肩的地位。然而像诸多知名品牌的发展之路一样，品牌具有一定的知名度之后，商标抢注者便纷至沓来。“INFOSYS”商标也同样遭遇了被抢注的问题。
印孚瑟斯公司于2002年11月15日在中国申请注册 “INFOSYS”商标，核定使用的在国际分类第9、16、35、38四个类别。其后，印孚瑟斯公司发现数蛙公司于2017年2月3日在第36类服务上申请注册了“INFOSYS”商标，并且已经于2017年11月20日初审公告。印孚瑟斯公司认为数蛙公司是抢注其公司的知名商标，于是决定对数蛙公司申请注册的“INFOSYS”商标提起异议（以下简称“被异议商标”），以阻却该商标的注册。
申请商标异议必须要有明确的事实理由和法律依据。《商标法》第三十三条规定：“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。”该条规定既是提起商标异议的法律依据，也为商标异议申请限定了事实理由，因为商标法第三十三条采用了列举式的立法例，并未设立兜底条款。也就是说，提起商标异议至少要符合商标法第三十三条规定的情形之一。然而本案的难点在于，数蛙公司的商标注册在第36类（金融财会服务），印孚瑟斯公司并没有在第36类服务上注册或者使用“INFOSYS”商标。如果适用商标法第十三条驰名商标跨类保护作为法律依据，那么“INFOSYS”商标在中国的知名度证据较难收集，事实理由并不充分。综合看来，如果严格适用商标法第三十三条，对于印孚瑟斯公司是明显不利的。
通过与当事人的沟通我们了解到，“INFOSYS”并非一个固有词汇，而是一个臆造词，其是“INFOMATION”与“SYSTEM”两个单词的组合，表示“信息系统”，与印孚瑟斯公司的主营业务相契合，因此“INFOSYS”商标本身的显著性很强，数蛙公司出于巧合注册了与“INFOSYS”相同的商标的可能性不大，那么数蛙公司申请“INFOSYS”商标的意图就值得怀疑。经进一步检索发现，数蛙公司申请了大量的商标，明显有违正常的经营需求，于是我们把异议的重点转向了数蛙公司本身的商标申请行为。
二、另辟蹊径：从对方注册商标的意图上寻找突破
经深入调查发现，数蛙公司成立于2016年11月14日，其经营范围主要是“商务管理、企业咨询”。自2017年2月3日至2017年8月30日，在短短半年的时间内，其先后申请了共计464件商标，几乎覆盖全部45个商品和服务类别。我们分析认为，作为一家注册资本只有200万的小型公司，其大量注册商标的行为显得尤为“反常”：首先，商标注册的数量很大，类别很广，明显超出了其正常经营之所需；其次，申请商标的时间非常集中，自公司成立后不久就大量申请商标，让人怀疑该公司设立的目的可能与囤积商标有关；最后，该公司申请的商标呈现出了“杂乱无章”的特点，明显不是根据实际需求所做的品牌布局。
经过关联检索我们发现，数蛙公司还有9家关联公司，这9家公司也同样在短期之内注册了大量的商标。经过统计，自2014年7月28日开始，数蛙公司及其9家关联公司共申请了3532件商标，而这10家公司的法定代表人和控股股东都是同一个人，它们所注册的3000多件商标中有多件商标与他人的知名商标相同或近似，包括“金拱门”、“赛百味”、“维密”、“可妮兔”、“英慈”等。
依据我们的经验，被异议人抢注的商标应不只“INFOSYS”一个，那么其他被抢注的商标的权利人必然也会进行维权，所以我们尝试去挖掘之前的维权记录。果不其然，经过层层深入的调查，我们发现了被异议主体恶意抢注的“前科”证据。2018年1月9日，商标局的官方网站上发表一篇题为《遏制商标恶意抢注打击商标侵权行为商标局2017年商标权保护工作取得显著成效》的文章，这篇文章点名提到数蛙公司的关联公司之一上海梧樾信息科技有限公司“申请500余件商标，其中被不同权利人提出异议77件，商标局对其被异议的13件商标一并处理。商标局认为，上述公司的申请行为有悖诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序。”这虽然不是数蛙公司自己的“劣迹”，但与其不无关系。
最后，因为对于“抢注专业户”而言，注册商标的目的就是为了倒卖谋利。所以我们又查询了大量的商标交易网站，发现数蛙公司注册的部分商标在多个网站上明码标价进行出售，其中被异议商标“INFOSYS”商标也赫然在待售之列。尽管商标注册人有权出售其自行注册的商标，但是如果商标是以不正当手段取得注册的，那么注册人的出售行为就成了“通过商标注册行为谋取不正当利益”。
经过紧锣密鼓的搜证和深入的分析研究，我们认为上述证据可以形成有效的证据链，证明数蛙公司大量注册他人的知名度较高、显著性较强的商标，囤积商标并伺机倒卖牟利的行为已经构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形，违反了商标法的禁止性规定。
三、法律适用：不正当手段注册在商标异议案件中的扩张适用
案件事实虽然比较明确了，但法律适用同样也遇到了障碍，数蛙公司的行为符合“以不正当手段取得注册”的情形。对于“以不正当手段取得注册”的规制具体体现在《商标法》第四十四条第一款的规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”该条规定是商标无效宣告的法律依据，如果严格按照该条文的文字解释，该条规定只适用于对已经注册的商标提起无效宣告时才适用，对于在异议审查阶段尚未核准注册的商标是不能适用的。而本案的被异议商标“INFOSYS”恰恰正是处于异议审查阶段，严格按照文义解释的话是难以适用商标法四十四条予以规制的。
然而从立法目的上看，商标异议和商标无效宣告程序都是为了给利害关系人和在先权利人提出异议的机会，保护在先利益和权利，扼制和打击不正当的商标注册行为，所以《商标法》三十三条和四十四条虽然条文设计有别，但是背后的法理逻辑是一致的。根据“举重以明轻”的法律适用规则，已经核准注册的商标尚且可以因为“以不正当手段取得注册”而被无效，尚未核准注册的商标其权利本来就不稳定，通常是未实际使用或使用时间短，在市场上没有形成一定影响，不予核准初审公告的商标比无效掉已经注册的商标对商标注册人产生的影响更小，所以《商标法》四十四条第一款是应该可以准用于商标异议程序中的。
最终，商标局（现已更名为“国家知识产权局”）考虑了数蛙公司在商标注册过程中确有“不正当手段”情形，于是决定被异议商标“INFOSYS”不予核准注册。抢注“专业户”企图规避法律谋取不当利益的企图终于被揭穿，然而商标局在商标不予注册决定书中并没有明确表明其适用的法条是《商标法》四十四条第一款，而是适用了《商标法》第三十条中的兜底条款“凡不符合本法有关规定”。由此可见在“法无明文规定”的情形下，商标局还是采用了一个相对折中的方式来打击恶意注册行为。不过这个裁定也让我们欣喜地看到了国知局在打击这类案件上的突破。
《商标法》第四条、第七条也包含了打击不正当注册的立法目的，然而这两条都未单独适用于商标异议案件中。一则是《商标法》第四条和第七条是在《商标法》的总则部分，属于概括性和原则性条款，其抽象宣示意义大于直接拘束力。二则《商标法》第四条和第七条作为总则性条款，其立法精神已经体现在了具体的禁止性法律条文中。尽管商标法中包含了打击恶意注册的立法精神，但由于法律条文本身设计的问题，在商标异议环节对于大批量注册商标行为的阻击还是相对薄弱的。商标本身蕴含的巨大商业价值，使得商标抢注行为屡禁不止。所以在2019年最新一次修改《商标法》的时候针对“恶意注册”再出重拳，不仅体现在《商标法》第三十三条中明确增加《商标法》第四条的“恶意注册”作为提起异议的法律依据，从而解决了原《商标法中》三十三条与第四十四条第一款“不兼容”的问题。而且新《商标法》第四条还明确规定：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。”将打击商标恶意注册的关口提前至商标初步审查阶段，由依据在先权利人的申请被动审查变为审查部门依职权的主动审查。所以在新的《商标法》正式施行之后，我们相信将会看到更多的“恶意注册”被挡在初审公告的“门外”，商标注册和管理更加有序，商标保护环境也会更加优化。