浅谈商标许可使用应注意的法律风险

商标许可使用是商标使用的一种比较常见的形式，许可方通过商标许可不仅可以增加企业的经济效益，还能够拓展企业的品牌知名度，提高产品市场竞争力；对于被许可方来说，通过支出一定的费用，可以合法使用具有一定知名度的商标，也能提高产品市场的竞争力。但在实践中商标许可使用的法律风险并不少见。
最为典型和引人关注的，是“王老吉”商标许可使用纠纷案。97年广药集团作为“王老吉”商标在大陆的专用权人与香港鸿道集团签订了商标许可使用合同，合同约定鸿道集团取得生产销售“王老吉”商标红色铁罐装及瓶装凉茶饮料的使用权，2000年双方再签合同，续约至2010年5月2日。后因广药集团原副董事长李益民收受贿赂，与鸿道集团签订了2份补充协议，分别将王老吉商标续租延长至2013年和2020年。2011年4月，广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，要求仲裁广药集团与鸿道集团签署的2份补充协议无效，鸿道集团构成侵权并要求承担赔偿责任。贸仲委经审理后作出裁决，认为广药集团与鸿道集团签订的王老吉商标许可使用合同的2份补充协议无效，鸿道集团停止使用王老吉商标。仲裁结果作出后，鸿道集团可能即将面临巨额赔偿。在此纠纷期间，鸿道集团已经开始在做产品品牌过渡，年销售额达到了160多亿元。
由以上“王老吉”案例可以看出，商标许可使用过程中，对风险的防控是至关重要的。针对商标许可使用过程中，笔者认为需要注意的法律风险主要有以下几点：
一、关于商标许可使用调查
为了规避风险，商标许可使用应进行前期的调查，对商标许可方而言，要调查被许可方的资信问题，同时还要调查被许可方的生产能力、管理能力等影响到自身商标使用的因素；对商标被许可方而言，则要掌握许可商标的基本信息，包括商标的类型、注册种类、注册地域、剩余年限、类似商标、商标许可或者转让等情况，通过前期的调查，减少合同履约中的纠纷风险。
律师建议
前期对商标许可的调查，不应只停留在形式调查上。实践中企业虽然在商标使用前进行了调查，但是调查基本上浮于形式，未进行实质性调查，建议通过多种方式深入企业生产线、办公场所、企业员工内部等调查。另外，值得注意的是，商标被许可方还应该注意许可商标是否注册、有无发生相关的法律争议，比如商标异议和侵权诉讼等，尽量规避支付了商标许可费用后，在使用过程中卷入侵权纠纷导致可能承担侵权赔偿责任。
二、关于商标许可合同条款约定
商标许可的法律风险主要来源于商标使用许可合同，即合同风险。合同应对双方的权利义务进行明确的约定，所以合同条款的设计至关重要。笔者认为应对以下条款加以特别注意：
1、对使用产品范围的约定
商标许可方式主要有独占许可使用、排他许可使用、普通许可使用。普通许可方式在商标许可中最为常见，可以许可多人使用及商标权利人也可以使用，由于普通许可这一法律特性，在商标许可合同中，如果没有对使用的产品范围做出具体的约定，那么发生纠纷的几率就会增高，有可能给许可方和被许可方造成损失。比如，使用同一许可商标的A、B两家企业，分别在C、D两地各自销售自己的产品，在C地的企业A发现D地的企业B销售量更好，便将产品以低价倾销到D地，致使B企业遭受严重损失。
律师建议
在商标许可合同中，要具体约定使用的产品范围，通过合同限制性条款的约定，可以有效的避免因使用产品范围所产生的纠纷。然而通常情况下我们见到的合同约定对“范围”的约定仅限于地域范围的约定，实际上应对这个“范围”做广义的理解，应当包括商标图样的范围、商品的范围、地域范围等。通过合同限制性条款予以规避因对使用产品范围未明确引起的纠纷。
2、对后续事项的约定
商标许可合同结束后，如何处理被许可方剩余未销售的货物？如何处理剩余的商标标识、印有商标标识的外包装物、宣传资料等？实践中，一些企业对这些后续事项的处理过于简单，如被许可方不得再使用商标等。但对于被许可方而言，长久使用的商标贯穿于企业的整个经济活动，若简单约定不得再使用，极容易发生侵权行为。
另外，商标许可合同终止后，被许可人停止使用被许可商标，被许可商标上积累的商誉归许可人所有，虽然这已经是商标法领域的基本共识，但将之进行条款予以约定最佳。
律师建议
商标许可合同中，具体对剩余产品、积累商誉等后续事项进行约定，以降低由此引起的纠纷风险。
3、关于禁止注册和使用的约定
“王老吉”案例中，鸿道集团在其凉茶产品上使用被许可商标“王老吉”的同时，又自行设计了红罐的产品包装，并申请了外观设计专利权，虽然商标权与外观设计专利权属于不同的权利，但是对消费者来说，王老吉和红罐已经建立起了特定的联系，纵使鸿道被禁止使用“王老吉”商标，还是极容易使消费者产生误认。
以上案例可以看出，商标许可使用中，被许可人有可能会处于自身利益的考虑，培养自有品牌，将被许可的商标与自有商标组合使用，甚至对组合商标注册申请。
律师建议
可以通过许可合同约定被许可人的合同义务：1、未经商标权人的许可，不得将其他具有显著性的文字或图形与被许可商标进行组合使用和注册；2、未经商标权人的许可，不得使用和注册与被许可商标具有音译、意译或者其他称谓上关联性的文字或图形；3、任何与被许可商标有关联性的产品名称、企业商号、包装设计和广告宣传，未经商标权人审核和批准，不得使用和注册。
三、关于使用许可合同的备案
《商标法》第四十三条第三款规定“许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”该条款是对商标许可使用的备案的相关规定，旨在规范商标许可使用行为。
律师建议
如果商标许可使用没有按照法律法规的相关规定进行备案处理，不影响该合同的有效性，但此时合同的效力范围会受到限制，只在许可人和被许可人之间有效，不能对抗善意第三人。