商标法19.4丨对未备案商标代理机构注册商标的规制

Fendi 芬迪是意大利著名的奢侈品牌，1925年正式创立于罗马，专门生产高品质毛皮制品。Fendi的产品包括皮草用品、高级时装、时尚包具、男女配饰及香水等，其中英文商标“芬迪”和“FENDI”在国内在无效宣告案件中被认定为在书包、旅行箱（包）、钱包等商品上为相关公众所熟知。
2016年4月14日，石狮市新时代品牌策划工作室申请注册第19636182号“芬迪FENDI”商标（附图一），该商标于 2018年10月21日注册公告在第15类“钢琴,口琴,吉他,电子乐器,小提琴,竹笛,唢呐,萨克斯管,打击乐器,钢琴键”商品上。

附图一
针对石狮市新时代品牌策划工作室（被申请人）的第19636182号商标（争议商标），芬迪有限公司（申请人）于2018年11月5日向国家知识产权局提出无效宣告申请，主张争议商标构成对申请人驰名商标的复制，被申请人为商标代理机构且大量囤积商标。国际知识产权局于2019年7月13日作出无效宣告请求裁定书（商评字【2019】第0000157455号）。国家知识产权局认为“被申请人企业经营范围涉及商标注册及代理等服务项目，其主体资格属于商标代理机构，且争议商标并非指定使用在商标代理服务上。因此，被申请人注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。被申请人申请注册了600多件商标，其中多件商标与众多知名商标相近似，且相关网站显示被申请人存在商标转让行为，已构成《商标法》第四十四条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形”，依据《商标法》第十九条第四款和第四十四条第一款等裁定争议商标予以宣告无效。
万慧达知识产权代理芬迪有限公司参与了本案。
短评：
本案中，被申请人确有超出正常生产经营需要的大量囤积商标的行为，具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或者牟取非法利益的意图，构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形，但本案更关键的点在与《商标法》第十九条第四款的适用。
被申请人于2013年成立，经营范围包括“品牌策划、商标注册及代理、信息咨询服务、商标设计及推广服务”，未作为商标代理机构在商标局予以备案，且在2019年（本案审理前）将其经营范围变更为“品牌策划、信息咨询服务(不含证券、期货、金融等须经许可项目)、商标设计及推广服务”。但是，北京高院发布的商标授权确权行政案件审理指南明确“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据”，而且“接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜，包括代理商标注册申请、变更、续展、转让、异议、撤销、评审、侵权投诉，提供商标法律咨询、担任商标法律顾问、代理其他有关商标事务等，属于商标代理业务。”因此，未经备案且对其经营范围作出变更都不能改变本案被申请人以商标代理机构身份申请注册非代理服务商标的事实，不构成阻却《商标法》第十九条第四款适用的合法理由。
《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”该条款的立法本意在于对我国商标代理市场的净化和规范，也与《商标法》第四条有关商标注册应是为了满足生产经营活动需要的立法目的相呼应。现行商标法第十九条第四款将从2019年11月1日起正式入法成为商标异议申请、无效宣告申请的法定理由，但是北京高院发布的商标授权确权行政案件审理指南以及本案及类似案件对于现行商标法第十九条第四款的成功实践，无疑在法律层面和实践方面给予了该条款极大的理论和实践支持，也体现了国家打击恶意注册、规范商标代理市场和加强对相关权利人权益保护等方面的法律的不断完善以及实践的不断成熟。