如何充分利用《商标法》第19条第4款处理好商标代理组织自己申请商标的案件?

来源:万慧达知识产权

文章摘要
案例一: 广州某知识产权代理公司于2014年1月22日在第25类商品上以自己的名义申请了“TOMMY FREE”商标,该商标于2014年12月6日初审公告。

案例一:
广州某知识产权代理公司于2014年1月22日在第25类商品上以自己的名义申请了“TOMMY FREE”商标,该商标于2014年12月6日初审公告。汤美·希尔弗格许可有限公司(以下简称“汤美公司”)作为TOMMY HILFIGER系列商标的所有权人,对其提出异议。2016年7月6日,商标局下发异议决定,依据《商标法》第十九条第四款的相关规定,不予核准该被异议商标的注册。
万慧达代理汤美公司参与了本案。
案例二:
厦门某商标代理有限公司于2012年10月30日在第9类商品上以自己的名义申请了“SURFACE”商标,该商标于2014年12月20日初审公告。微软公司随后对该商标提起异议。2016年7月18日,商标局同时也引用了《商标法》第十九条第四款的规定,不予核准被异议商标的注册。
万慧达代理微软公司参与了本案。
案例三:
2014年8月,上海专利商标事务所有限公司(以下简称“上专所”)在第35类、41类、第42类、第45类服务上申请了“上专”、“SPTL”等系列商标;2014年9月,商标局就该批商标注册申请发出《商标注册申请不予受理通知》,对上专所的注册申请不予受理。后上专所将商标局起诉至北京知识产权法院,北京知识产权法院判决驳回上专所的诉讼请求,目前案件在北京高院二审中。
短评:
2003年国务院下发了《关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》后,商标代理机构审批和商标代理人资格核准行政审批取消。自此,随着商标代理行业准入门槛降低,大量商标代理机构涌入市场,导致代理机构泛滥,从业人员水平参差不齐;一部分商标代理罔顾职业道德,利用其天然的专业优势进行大量的商标抢注,藉此达到恶意抢注商标以牟利的目的。为控制这一乱象的发展,现行2013年《商标法》新增了第十九条,其中第四款明确规定:“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标”。
作为该款的实施细则,商标局于2015年1月4日发布的《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中规定:“对2014年5月1日前商标代理机构以自己名义在代理服务外提出的商标注册申请……审查时,我局依据商标代理机构备案数据库判断商标注册申请人是否为商标代理机构。如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册,任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效”。
该条款一方面促进了商标局依职权通过不予受理或驳回制止代理机构的抢注行为,另一方面也为商标权利人打击商标代理机构抢注行为提供了新的法律依据,产生了良好的法律效果。在上述前两个案例中,商标代理组织以自己的名义申请第25类服装及第9类考勤机等商品,难言同其商标代理服务有直接关联。在异议中除主张异议人在先商标等权利外,如果发现代理组织在非代理服务上申请商标,引用第十九条第四款的胜率较高。新法实施以来,包括上述案例一、二中的不少权利人已经通过该条款有效地打击了代理抢注商标的行为,维护了商标所有人的合法权益。
与此同时,对于《商标法》第十九条第四款中所提及的“代理服务”究竟该包括何种具体类型的服务仍存在争议。若对于该服务仅作狭义理解,无疑这也将给诚实信用的代理机构在自己相关业务上的商标保护带来困难。如上述案例三中所及,上专所在第35类“商业调查;民意测验”等服务、第41类“安排和组织研讨会;知识产权法律培训”等服务、第42类“无形资产评估”、甚至第45类“法律研究;个人背景调查”等服务上的注册申请均遭遇不予受理。
当今商标代理机构的职能早已远远不止于传统商标业务。包括针对案件目标的背景调查、商标标识美术设计、有关翻译服务、组织和安排相关领域的研讨会、为支持商标代理工作所实施的民意调查等多种多样的服务已成为商标代理服务不可或缺的组成部分。与此同时,《商标法实施条例》第八十三条《商标代理管理办法》第六条第一款对于“商标代理”的内容有较为宽泛的解释,均含有“办理其他商标事宜”、“代理其他有关商标事务”等描述。
《商标法》第十九条第四款在打击代理机构利用职务之便抢注他人商标方面,发挥了积极而重要的作用。同时,代理机构将商标代理的周边服务纳入其商标保护范围内,同该款规定也应没有背道而驰。在法律的框架中正本清源、宽严相济,达到既打击恶意抢注又保护善意申请的效果,是我们共同追求的目标。

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