如何对《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”进行认定

【法律规定】《中华人民共和国商标法》第四十四条：已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
【前言】《商标法》四十四条作为遏制近年来愈演愈烈的商标恶意抢注、囤积的行为起到了一定的积极作用，笔者尝试按时间顺序从法律规定及典型案例中的法院认定对四十四条中的“其他不正当手段”的范围及适用进行简要分析。
一、“其他不正当手段”的认定
1、【2006年“诚联案”】
在常州诚联电源制造有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人常州市创联电源有限公司商标撤销行政纠纷案（最高人民法院[2006]行监字第118-1号驳回再审申请通知书）中，最高人民法院认为，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形并列，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为。在涉及在先权利的注册商标争议中，不应将“其他不正当手段”适用于涉及私权利的撤销商标争议案件。
在该案中，最高院明确了“其他不正当手段”的“损害公共权益”属性，并明确将其排除在私权利的适用范围之外。
2、【2010年最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）】
该意见在确定“损害公共权益”属性的基础上，进一步明确了“特定民事权益”的排除。其中，第19条规定：“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。”
3、【2013年“李隆丰”案】
在再审申请人李隆丰与被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、一审第三人三亚市海棠湾管理委员会商标争议行政纠纷案（最高人民法院[2013]知行字第41、42号行政裁定书）中，最高人民法院认为：“民事主体申请注册商标，应该有使用的真实意图，其申请注册商标行为应具有合理性或正当性”。
在该案中，就李隆丰申请注册商标的合理性与正当性，最高人民法院认为：“在李隆丰申请注册争议商标之前，海棠湾标志经过海南省相关政府机构的宣传推广，已经成为公众知晓的三亚市旅游度假区的地名和政府规划的大型综合开发项目的名称，其含义和指向明确。
李隆丰作为个人，不仅在本案涉及的不动产出租、不动产管理等服务上申请注册了争议商标，还在第43类饭店、餐馆等服务以及其他商品或服务类别上申请注册了海棠湾商标。此外，李隆丰在多个类别的商品或服务上还注册了香水湾、椰林湾等30余件商标，其中不少与公众知晓的海南岛的地名、景点名称有关。李隆丰利用政府部门宣传推广海棠湾休闲度假区及其开发项目所产生的巨大影响力，抢先申请注册多个海棠湾商标的行为，以及没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于“以其他不正当手段取得注册”的情形”。
可以说，在此案后，商标法四十四条的“其他不正当手段”真正意义上成为遏制商标恶意抢注、囤积行为的重要手段。
4、【2017年、2020年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号、法释〔2020〕19号）】
在2017年《规定》中，最高院第一次以正式的司法解释文件明确规定：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的其他不正当手段。”
在2020年对该司法解释进行修正时，沿用了该条规定的内容，未做修改。
5、【2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》】
该审理指南对于“其他不正当手段的认定”则更为具体的指明：“包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为”，并在审理指南第17.3条列举了三种具体情形：
（1）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的。
（2）诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的。
（3）诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
具体案例如（2020）京行终2242号、（2023）京行终7212号、（2023）京行终7476号、（2023）京行终8573号等均体现了上述规定的内容与精神。
二、“其他不正当手段”的限制与例外
1、【“其他不正当手段”具体情形的例外】
《审理指南》17.4：诉争商标申请人具有本审理指南第17.3条规定的情形，但诉争商标申请注册的时间较早，且在案证据能够证明诉争商标申请人对该商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的，可以根据具体情况，认定诉争商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。
值得注意的是，即便北京市高级人民法院在适用该条款上仍可能作出不同理解。
在SAFETYJOGGER”商标系列案件中，北京知识产权法院在一审(2017)京73行初4117号行政判决书中认定：“注册商标数量并非决定性因素，而应着重分析商标注册人是否具有使用商标的意图，以及是否属于通过转让注册商标等明显违背商标内在价值的方式牟利…鉴于北京高院在前述判例中强调我国商标注册制度允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，以及应谨慎适用《商标法》第四十四条第一款的精神，结合原告宝汉鞋业公司具有使用诉争商标的能力和意图，且并无通过转让诉争商标牟利的事实和意图，本院综合考量认为不应认定诉争商标属于以“其他不正当手段”取得注册的情形”。
北京市高级人民法院在该案二审(2018)京行终2193号行政判决书中认定：“如果申请人申请商标后，有使用商标的真实意图，同时也已实际使用了该商标的，通常不宜依据商标法第四十四条第一款规定宣告其无效…在无转让商标、大量囤积商标等因素的情况下，原审法院在考虑到我国商标注册制度采取分类注册和先申请注册原则的情况下，遵循在先判决（2016）京行终5374号所确立的裁判标准，审慎适用商标四十四条第一款并无不当，本院予以支持”。
然而在该案的再审中，北京市高级人民法院在（2019）京行再10号行政判决书中又予以改判：“虽宝汉鞋业公司提交了诉争商标使用的证据，但生产的商品数量少，未充分证明商品已进入市场流通领域，占有了一定的市场份额。
在案证据证明诉争商标指定使用的第9类商品上，宝汉鞋业公司还申请注册了130余件包含“兰博基尼LAMBOUCHINI”“喜来登SHERATON”等标识在内的商标。宝汉鞋业公司对其大量注册商标的行为并未给予充分合理解释，不能否认其在申请注册之时具有攀附他人商誉的意图。因此，宝汉鞋业公司具有抄袭他人商标的主观故意，损害了公平竞争的市场环境，已经构成商标法第四十四条第一款以其他不正当手段取得注册的情形”。
可见，在审理指南17.4条的“根据具体情况”的适用中，仍可能存在争议。我们既不该秉持“唯注册数量”论，又似乎囿于“使用程度”之惑，只能期待更具体的细则与解释的出台。
同时，需要注意的是，经过商标转让后的使用并不能“洗白”最初采用不正当手段注册成功的商标。在（2021）京行终2139号案中，北京高院认定：“诉争商标的申请注册本身存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源情形，该情形不能因其被转让后经过使用而发生改变，否则大量囤积商标损害公共利益而谋取利益的行为将存在滋生空间和动机，商标注册的公共秩序受到破坏”。这也给商标受让人们提了个醒，在商标受让前，应审慎对受让商标进行评估，并不能因为是已注册商标而放松警惕，以避免后续可能产生的纠纷及不必要的经济损失。
2、【“其他不正当手段”条款适用的限制】
《审理指南》17.5：审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。
三、结语
《商标法》四十四条第1款无疑是遏制商标恶意注册、囤积的一把利剑，其适用超脱于私权利的对抗，从公共权益的视角保护正常的商标注册、使用和管理秩序。本文从四十四条第1款出发，浅析了“其他不正当手段”的认定、限制与例外，以期读者对“其他不正当手段”的适用有所了解，所论必有不及之处，还望不吝指正。