慧友之声（商标法42.2）丨商标转让流程引入商标共存机制的合理性与必要性探析

共存协议通常指存在冲突的商标权利人之间签订的允许在后商标获得注册的协议，本质上是认可近似商标并存在不同主体之下的表达，是商标权人基于商标权私权属性的一种处置方式。
商标驳回程序中对共存协议的考量
最高人民法院（2016）最高法行再102号行政判决书对共存协议的适用给予了指导性意见：法院认为引证商标权利人通过出具同意书，明确对申请商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重，根据《商标法》第一条的规定，保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的，二者不可偏废。
近年在行政和司法实践中，共存协议已经越来越广泛被接受，这是对商标权人对其私权自由处分的尊重，也是在我国累计超过3865.1万的商标申请量[1]之下商标授权确权案件的客观需求。由于一些历史原因，有很多企业与其关联公司存在着商标共存的现象。商标共存主要有两种情形。一种是两个公司在不同的类别上注册有相同的商标，例如：
上海晨光文具股份有限公司（已上市）在第9、16、35类上注册有“晨光”商标，而其母公司晨光控股（集团）有限公司在第7、8、10、11、12、21、22、24、25等类别上注册有“晨光”商标；
仁和药业股份有限公司（已上市）在第5类上注册有“优卡丹”商标，而其母公司仁和(集团)发展有限公司在第3、10、28、31、40类上注册有“优卡丹”商标；
商标共存的第二种情形是公司持有“XX”字样的商标，而另一家在相同商品或服务类别上拥有带有“XX”字样的商标。例如：黑莓有限公司在第9类的计算机软件上注册有AVIAGE商标，而中航通用电气民用航电系统有限责任公司在相同商品上注册有AVIAGE SYSTEMS及图商标。
在我国的商标立法和司法实践中，一般认定在相同或类似商品上商标近似即构成商标侵权。因此商标局根据商标法第30条，对于在相同或类似商品上相同商标的在后申请会予以驳回；根据商标法第42.2条，对于已经注册的近似商标，在转让时也会要求一并转让。然而，对于前述要求有一种例外情形：通过签订商标共存协议、同意书使得商标得以共存。
共存协议在转让流程中适用的可能性
笔者同时也注意到，目前共存协议不仅较为广泛的出现在了驳回复审行政案件中，而且无效宣告行政诉讼中也有被接受的案例，如国家工商行政管理总局商标评审委员会、重庆小康工业集团股份有限公司与成都客车股份有限公司无效宣告案[2]。那么共存协议是否也能在商标转让行政程序中被接受呢？
商标转让也是商标权人自由处置其商标权的一种方式，但根据《商标法》第42.2条规定“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”《商标法实施条例》第三十一条第二款进一步规定“转让注册商标，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似商标未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满未改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。”
笔者在本文中仅就商标权人向受让方出具了共存同意的前提下，只转让其部分近似商标的可行性进行探讨。既然我们的法律实践已经充分尊重商标权共存协议在商标近似性审查中的地位，那么转让中的商标近似审查应当也可以考虑共存协议的接受。
《商标法》第42.2条虽然是对商标转让的限制性要求，但本意是避免消费者对商品/服务的来源产生混淆，法条中所指近似商标应当并非单纯指物理属性、商标构成元素上的近似，而是混淆性近似。全国人大常委会法工委编制的商标法释义中也明确了第42条规定的立法目的即为防止消费者混淆，在第42条中判断混淆的考虑因素应当和商标法中其他条款如第30条中混淆判断一致。从立法目的上看，要求近似商标一并转让，是为了防止市场混淆和消费者误认，规范的是市场秩序。而共存协议、同意书是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断符合市场实际。
统观其他国家和地区，如日本，德国，美国、台湾地区，均未在商标法中对商标转让给予限制，最多是如果产生了实际混淆的危害，事后给予补救添加区分标识等。商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。共存协议、同意书即为在商标权人之间协商，由商标权人作出的同意近似标志在相同或类似服务上共存的意思表示。共存协议、同意书体现了商标权人对其权利的处分。再者，立法的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。只有在有充分证据证明商标权人签署的共存协议、同意书侵害了消费者利益的情况下，商标权人对其权利的处分才应当予以否定。2007年商评委认为：“商标申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互‘搭车’，并且可以推定其具有相互区分的善意。对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。”商评委认为在确定双方商标整体上能够为消费者区分且不容易造成混淆的情形下，可以允许商标共存。[3]
综上，笔者认为，从法理而言，商标共存对于近似判断的影响不应因为案件类型的不同而存在差异，在商标转让程序中，行政和司法机关也应当和其他授权确权案件一样考虑共存协议的因素，如果转让方与受让方分别持有近似商标不会导致混淆误认，亦没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当对转让双方达成的共存协议予以充分尊重。
共存协议在转让流程中适用的必要性
从现实需求来看，商标转让中接受共存也具有客观必要性。很多大型综合性集团化企业，在创设之初为降低管理成本，商标大都集中在某一主体名下。但随着企业多元化业务的快速发展，许多业务单元需要相对独立的运营空间和产业品牌，这就意味着原来集中注册的商标必然需要随着业务单元的发展逐步将商标权分散到实际使用的产业主体名下。但是产业品牌都是从主品牌衍生发展而来，二者之间必然有着千丝万缕的关系，比如苏宁置业板块的品牌“苏宁银河”、“苏宁雅悦”等。
如不考虑混淆可能性，而是仅从字面上依照商标法第42.2条的规定要求一并转让，那么当“苏宁银河”在办理转让时，可能就需要和“苏宁”一并转让，但无论是从资产管理还是企业内部体系管理角度，这样一并转让的要求都不具有可操作性。如果放弃转让，继续通过长期许可的方式进行使用，产业品牌始终无法实现资产独立，又会对各产业的健康发展造成掣肘，而且更加会放大商标撤销风险，增加商标管理难度。
在积水医疗株式会社诉商标评审委员会“Testzym”商标申请驳回复审行政案中，引证商标的注册人出具了同意申请商标注册的同意书，虽然二审法院指出：“根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权利人可依自己的意志对其商标权进行处分，商标授权行政机关或者人民法院对此应予尊重，不应不合理地干预。”该案中，对于申请商标在医用诊断制剂、临床或医学实验室诊断试剂、医药制剂、人用药、医用药物商品上的注册申请，二审法院认为：“在无证据表明同意书会对相关消费者利益造成损害，且申请商标与引证商标存在上述差异的基础上，同意书的内容应予尊重。”据此，二审法院判决撤销了一审判决和商标评审委员会被诉决定，判令商标评审委员会重新作出决定。对此，有法官认为，在人用药等商品上尚且如此，其他商品上的相关尺度也可以参照执行。[4]而与此同时，在商标共存协议的约束下，实际上双方都会更加关注对商标以及与之对应的品牌声誉的塑造与维护。
因此，在我国全面强调为企业提供更加便利宽松的营运环境，促进各类生产要素自由流动，优化营商环境的政策精神下，笔者期待早日看到商标转让程序中引入并接受商标共存机制的那一天。
[1]数据来源：国家知识产权局《2019年上半年商标注册工作情况分析》
[2]（2017）京73行初3577号
[3]国家工商行政管理总局商标评审委员会《法务通讯》第7期，2007年11月，访问地址：
http://www.saic.gov.cn/spw/cwtx/200904/t2009040955219.html
[4]北京市高级人民法院 周波：《法院会如何考量双方签订的商标共存协议》，《中国知识产权报》，访问地址：
http://www.glxcb.cn/news/guonei/201512/C1512144954780216594.html