知名商品特有装潢的在先权利不因其成为注册商标而灭失

新百伦贸易（中国）有限公司诉被告新百伦（中国）体育用品有限公司、琪尔特股份有限公司、韩满意侵害商标权及不正当竞争纠纷案
判决要点
法院确认新平衡体育公司在“”标志获准商标注册后仍继续享有知名商品特有装潢权。虽然新百伦贸易公司在本案同时享有知名商品特有装潢权和商标权，但由于商标权属于特别法规定的权利，知名商品特有装潢权属于普通法规定的权利，且本案被控侵权行为及侵权事实相同，故新百伦贸易公司不能就新百伦体育公司、琪尔特公司于商标核准注册后至今实施的被诉侵权行为（同一事实）在主张商标侵权的同时又主张不正当竞争侵权。
原告：新百伦贸易（中国）有限公司，（以下简称新百伦贸易公司）
被告：新百伦（中国）体育用品有限公司， （以下简称新百伦体育公司）
被告：琪尔特股份有限公司（原名琪尔特有限公司），（以下简称琪尔特公司）
被告：韩满意。
案例来源：浙江省杭州铁路运输法院（2016）浙8601民初296号民事判决书
案情简介
新百伦贸易公司是新平衡体育运动公司（原名新平衡运动鞋公司，以下简称新平衡体育公司）的运动产品在中国的总代理商，经授权在中国境内非独占使用“New Balance”、“NB”和“”等商标、商品名称和标志（以下统称为“被许可标志”）。之后进一步获得对侵权行为共同提起诉讼的授权。
新平衡公司生产的“New Balance”运动鞋在鞋两侧中央位置靠近鞋带处（以下简称鞋两侧）突出使用了大写、粗体的英文大写字母标志（以下简称“字母”装潢），该运动鞋至迟自1995年即开始在中国境内进行生产销售。北京市高级人民法院曾在行政判决书中认定：在中国境内，新平衡体育公司的“”标志，在一般消费者中已经与该公司的运动鞋产品建立了特定联系。
新百伦体育公司成立于2015年1月26日，琪尔特公司成立于2010年7月7日。被告韩满意系浙江省杭州市某“New Bunren”店铺的经营者。新百伦体育公司生产的运动鞋两侧使用了“图形”标志，并进行大规模宣传，在全国众多城市的大肆快速扩张实体店；同时通过琪尔特公司官方网站能够链接到新百伦体育公司的英文官网。
新百伦贸易公司认为，新百伦体育公司和琪尔特公司以及韩满意的行为，构成不正当竞争和侵犯注册商标专用权。遂提起诉讼，请求判令：1、新百伦体育公司和琪尔特公司立即停止在其生产、销售的运动鞋上使用“图形”标志的不正当竞争和商标侵权行为；立即停止使用并销毁任何展示前述运动鞋产品的宣传材料。2、韩满意立即停止销售前述运动鞋的不正当竞争和商标侵权行为。3、新百伦体育公司和琪尔特公司连带赔偿新百伦贸易公司经济损失人民币四百八十万元。4、韩满意赔偿新百伦贸易公司经济损失人民币十万元。
判决观察
法院认为，本案主要争议焦点为：
一、新百伦贸易公司是否系本案适格原告
新百伦贸易公司在2007年11月1日即获得在中国境内非独占性使用被许可标志的权利，并被授权对侵犯被许可标志享有的权益和权利的行为可单独提起诉讼。法院由此确认新百伦贸易公司系本案适格原告。
二、新百伦贸易公司主张的“New Balance”运动鞋是否属于知名商品，其两侧使用的“ ”商业标志是否构成知名商品特有装潢
本案现有证据足以证明涉案“New Balance”运动鞋两侧使用的“”装潢已经具有较强识别商品来源的显著性特征，故该“”装潢不仅具有较强的识别性和显著性，且具有较高的知名度，应属于反不正当竞争法规定的“特有装潢”。 新百伦贸易公司提供了充分的证据证明涉案运动鞋商品及两侧使用的“”商业标志业经两次司法认定后，仍然持续、大量销售并通过多种渠道进行长期性全国性宣传，“知名度和显著性”得到了进一步的增强。由于新百伦体育公司、琪尔特公司提交的系列“N”注册商标与该“”商业标志在整体结构、视觉效果等方面存在重大差异。因此，新百伦体育公司、琪尔特公司以“N”字母被获准多项商标注册来否定“”商业标志的识别性和显著性特征的主张，法院不予支持。
三、被控侵权产品“New Bunren”运动鞋两侧使用的“”标志与新百伦贸易公司主张的“”商业标志是否近似，该被控侵权标志是否系对琪尔特公司系列注册商标的合理使用
“New Balance”运动鞋两侧使用的“”装潢具有较强的识别性和显著性特征，构成反不正当竞争法中的“特有装潢”，属于未注册商标范畴。被控侵权标志被使用在被控侵权产品侧面的比例大小乃至倾斜角度均与“New Balance”运动鞋上使用字母装潢的比例大小和倾斜角度基本一致，故相关公众施加一般注意力，极容易误认或混淆，将被控侵权产品误认是“New Balance”运动鞋产品，或者认为被控侵权产品与新平衡体育公司之间存在授权许可等特定关系。因此，被控侵权标志与新百伦贸易公司的 “”特有装潢属于近似标志。法院经审查后认为，琪尔特公司所实际使用的被控侵权标志并非其系列商标所呈现的图案视觉效果，完全改变其注册商标的显著性特征，不属于对其注册商标的规范性使用，不能阻却侵权的成立。
琪尔特公司作为与新平衡体育公司的同行业竞争者，在注册并使用涉案系列注册商标时，知道也应当知道新平衡体育公司在先的“”商业标志，本应予以尊重并避让，然而琪尔特公司刻意将其注册商标改变显著特征并在相同位置上使用与“”特有装潢高度近似的被控侵权标志，表明其搭便车傍名牌的主观故意。
四、新百伦贸易公司能否就“”标志同时享有知名商品特有装潢权和注册商标专用权涉案“”标志于2007年申请注册商标时，已经属于知名商品特有装潢。该商标于2010年获得初审公告，但因商标异议程序，于2016年8月17日方准予注册。该注册商标取得商标专用权的时间为2010年11月7日，但异议裁定生效（准予注册决定作出）的日期为2016年8月17日，因此禁止他人在同一种或类似商品上使用与注册商标相同或近似的标志的起算时间为2016年8月17日。由此可见，本案新百伦贸易公司针对发生在2016年8月17日之前的被控侵权行为主张知名商品特有装潢权，符合相关法律规定。
由于新百伦贸易公司针对发生在2016年8月17日之后的被控侵权行为仍主张侵犯其“”特有装潢权，故须对准予注册决定作出后的标志能否继续享有之前的知名商品特有装潢权进行认定。
法院认为，首先知名商品特有名称、包装、装潢权系与商标权分属彼此独立的知识产权类型。知识产权领域中同一客体可能同时涉及多项知识产权权利并不违反现行的法律规范。因此，涉案“”标志同时享有在先知名商品特有装潢权和在后商标权具有法理基础和法律依据。
其次，商标权与知名商品特有装潢权在构成要件、形成时间、权利客体、保护范围及期限、司法保护强度等方面均不一致。
再次，对同一标志赋予在先知名商品特有装潢权和在后商标权既没有加重侵权人的侵权责任，也有利于维护该标志业已获得的品牌价值和权利人的合法权益，维持已形成的市场格局，保障相关消费者的利益。第一，本案虽然新百伦贸易公司同时享有知名商品特有装潢权和商标权，但因被告仅实施了一个被控侵权行为，指向的也是同一被控侵权事实，故新百伦贸易公司仅能择一主张权利。这既没有扩大涉案标志的权利保护范围，同时也没有增加被控侵权人的侵权责任。第二，若涉案“”标志因获准商标注册后吸收在先形成的特有装潢，会造成：新平衡体育公司无法针对获准商标注册之前且尚未发现的侵权行为以知名商品特有装潢权人的身份寻求救济；新平衡体育公司亦无法依据在先的特有装潢权，针对他人在“”商标申请日前就已经提出的商标注册申请，提出异议或申请宣告无效。这既不符合“保护在先”的相关立法精神，对权利人而言也有失公平。第三，“”标志早在2005年就已经被司法认定为知名商品特有装潢（标志），并一直持续稳定至今。如果该特有装潢因获准商标注册后被吸收，则作为知名商品特有装潢的“”标志在商标获准注册之前获得的市场知名度和品牌价值可能被削弱甚至归零。第四，“”特有装潢是建立在其附载的商品系知名商品的基础上，是一个动态变化过程。因此，新平衡体育公司获得“”商标注册后，如果要维持其“”特有装潢，必须持续加大对其“”标志作为知名商品特有装潢和注册商标使用力度和宣传力度，以确保其商品知名的持续稳定性。
商标法与不正当竞争法系特别法与普通法的关系，凡在特别法已经形成一项权利或权益后，就不能再允许依照普通法规定产生一项新的权利或权益；但这里所谓依普通法产生的权利应当仅指在特别法之后产生的情形，而不适用于依照普通法已在先形成的权利和权益。就本案而言，新平衡体育公司的“”特有装潢远远早于“”注册商标形成，其内涵及外延与商标权并不重合。因此，同时保留在先的“”特有装潢权和之后的“”商标权与现有法律以及相关司法判例并不相悖。
综上所述，法院认为，“New Balance”运动鞋产品上的“”特有装潢已持续稳定存在十多年，其所对应的民事权益应当予以确认和尊重。法院确认新平衡体育公司在“”标志获准商标注册后仍继续享有知名商品特有装潢权。但由于商标权属于特别法规定的权利，知名商品特有装潢权属于普通法规定的权利，且本案被控侵权行为及侵权事实相同，故新百伦贸易公司不能就新百伦体育公司、琪尔特公司于2016年8月17日后至今实施的被诉侵权行为（同一事实）在主张商标侵权的同时又主张不正当竞争侵权。
五、民事责任的确定
法院认为，琪尔特公司注册系列“N”商标，在运动鞋产品上使用被控侵权标志，并通过宣传致使被控侵权标志“”同原注册商标相比发生重大变化，整体上呈现出与 “”特有装潢和高度近似的视觉效果，导致相关公众误认或混淆。同时，琪尔特公司主观上具有使相关公众在识别“”标志时产生误认的故意，客观上不当攫取了本应属于新平衡体育公司基于“”标志现有知名度所应享有的市场关注和商业机会，隔断了“”标志与新平衡体育公司及其产品的特定联系，系攀附新平衡体育公司“”标志声誉的搭便车行为，属于擅自使用他人知名商品的特有装潢导致误认混淆的不正当竞争行为。由于琪尔特公司未提供证据证明其已经停止生产、销售侵权产品，且侵权产品上使用的标志起到了区分商品来源的作用，系商标意义上的使用。故琪尔特公司未经权利人许可在相同类别上使用近似商标，其行为属于商标侵权行为。
法院认为，新百伦体育公司不仅系侵权产品的总经销商，而且实际参与了侵权产品的生产、推广宣传，应视为侵权产品的共同制造者。新百伦体育公司和琪尔特公司主观上有共同侵权的意思联络，客观上对侵权产品的制造、销售进行了具体的分工和合作，两者构成共同侵权，新百伦体育公司应对琪尔特公司实施的本案侵权行为承担连带责任。另外，本案现有证据足以证明新百伦体育公司和琪尔特公司存在较为密切的联系，新百伦体育公司未能证明销售的侵权产品具有合法来源，应共同承担赔偿责任。
被告韩满意销售侵犯新平衡体育公司“New Balance”运动鞋知名, 商品特有装潢权和商标权的侵权产品，其行为构成销售侵权，应当承担相应的侵权责任。
法院认为，因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费均难以确定，故法院将综合考虑各种因素适用法定赔偿确定赔偿数额。同时由于知名商品特有装潢“ ”与第5942394号“”注册商标的标识功能和商誉范围具有一定的重合性，故对于涉案擅自使用新百伦贸易公司知名商品特有装潢的不正当竞争行为和侵害新百伦贸易公司注册商标专用权的损害赔偿数额予以合并裁量。本案中影响法定赔偿数额的权利信息因素和侵权信息因素均属于很高的层级，选择在很高的层级区间确定赔偿数额，确定本案的法定赔偿数额为人民币300万元。另外，法院支持律师代理费20万元，支持其他合理支出10万元，两项合计30万元。
综上，判决如下：
一、被告琪尔特公司、新百伦体育公司立即停止在其生产、销售的运动鞋上使用本案侵权“”标志；立即停止使用并销毁带有本案侵权“”标志的运动鞋产品的宣传材料。
二、被告韩满意立即停止销售由被告琪尔特公司和新百伦体育公司生产的带有本案侵权“”标志的运动鞋产品。
三、被告琪尔特公司、新百伦体育公司向原告新百伦贸易公司赔偿经济损失人民币300万元，支付合理开支人民币30万元。被告韩满意向原告新百伦贸易公司赔偿经济损失人民币5000元。
四、驳回原告新百伦贸易公司的其他诉讼请求。