——良案说法之一事不再理原则的准确理解和适用
01、案件要旨
《专利法实施细则》第六十六条第二款规定,在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理。
此处同样的理由不仅指具体的法律条款,还应包括依据该法律条款所具体阐述的理由。
02、关键词
一事不再理原则 无效宣告理由
03、案号
(2019)京73行初2899号
04、基本案情
原告:深圳市倍尔能科技有限公司。
被告:国家知识产权局。
第三人:北京微格互动科技股份有限公司。
我方代理原告深圳市倍尔能科技有限公司,因实用新型专利无效宣告请求行政纠纷一案,不服被告国家知识产权局专利复审委员会于2019年1月12日在专利无效案件第5W116101号作出的审查决定,于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。
涉案专利为微格公司拥有的专利号为20162013508.X、名称为“一种手机支架”的实用新型专利。
2018年05月14日,我方代理倍尔能公司,对涉案专利提出无效宣告请求(无效案件编号5W114959),在无效宣告请求书中提出涉案权利要求缺少必要技术特征A,不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。
专利法实施细则第二十条第二款规定:独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。
本次无效宣告请求口头审理过程中,我方还当庭提出涉案专利权利要求还缺少另一必要技术特征B,但国知局并未针对特征B是否为必要技术特征进行审理,也未记载在本次无效宣告请求审查决定书中,仅依据无效宣告请求书中所提及缺少必要技术特征A的问题进行了审理,并据此做出了第36847号审查决定,认为涉案专利并不缺少必要技术特征,符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。
据此,在收到上述审查决定后,我方以涉案专利缺少必要技术特征B为由,再次对涉案专利提出无效宣告请求(无效案件编号5W116101)。
国知局复审委作出第38667号无效宣告请求审查决定,决定中评述“在先无效决定已经认定本专利独立权利要求完整地记载了解决其所要解决的技术问题的技术方案,并不缺少解决该技术问题的必要技术特征。针对同一专利权,请求人又提出了独立权利要求缺少必要技术特征的无效理由,虽然本无效请求提出的独立权利要求缺少的必要技术特征与在先无效请求中提出的缺少的必要技术特征中的具体技术特征不同,但由于之前己经作出了明确认定,则依据一事不再理原则,在后无效请求案件中对于已审理的独立权利要求缺少必要技术特征的无效理由不再进行审理”。
即国知局认为第二次无效宣告请求的事实和理由与第一次相同,因此对第二次无效宣告请求不予审理,并做出了上述审查决定。
专利法实施细则第六十六条第二款规定:在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定后,又以同样的理由和证据请求无效宣告的,专利复审委员会不予受理。
本案的核心问题在于,以缺少不同必要技术特征为由,主张权利要求不符合专利法实施细则第二十条第二款规定,是否属于相同的理由。
无效宣告请求中,无效的理由虽然表面上是指具体的法律条款,但其实质内涵应是权利要求是否符合该项具体条款要求的理由,即依据该法律条款所具体阐述的理由。
独立权利要求是否完整地记载了解决技术问题的技术方案,是否缺少必要技术特征,是一个相对客观的结论,且通常仅依据权利要求书和说明书即可确定。在理想状态下,审查判断某项权利要求是否缺少必要技术特征时,应对该权利要求整体上是否构成一个完整的技术方案作出一并审查判断,且该判断结论理论上不因当事人主张的具体必要技术特征的不同而有不同。然而不可否认的是,在审查实践特别是遵循当事人请求原则的专利无效案件中,通常是针对当事人的具体请求理由进行回应并给出相应的审查结论,因而当事人所提理由的恰当与否常常会直接影响到审查的结论。
从专利无效制度层面着眼,如果仅因在先决定中存在某项独立权利要求是完整技术方案,不缺少必要技术特征的表述,即禁止其后以其他理由再行依据该条款提出无效请求,则将使专利法实施细则第二十条第二款这一无效条款在事实上成为仅能主张一次的条款,即只要有人在先依据该条款提出过主张,则无论其提出的具体理由为何,此后任何人均不能再行依据该条款进行主张,此无疑有违专利无效制度的立法本意和初衷。
因此,本案中倍尔能公司以权利要求不符合专利法实施细则第二十条第二款规定为由,在两次请求中主张缺少不同的具体必要技术特征,不属于相同的理由。
据此,法院作出判决,支持了我方的诉讼请求,撤销了国家知识产权局作出的第38667号无效宣告请求审查决定,并要求国家知识产权局就涉案专利重新作出决定。
05、结语
专利无效案件需要投入大量的人力、物力和财力,由于资源的稀缺性,它要求程序设计和运作上必须具有一定的经济合理性。立法者智慧地将现代民事诉讼的“一事不再理”原则移植到专利无效程序中,有利于实现专利无效程序的效益价值。
无效宣告理由不仅指具体的法律条款,还应包括依据该法律条款所具体阐述的理由。
在遵循当事人请求原则的无效宣告请求实践中,不考虑法律条款所阐述的具体理由,仅仅因为所依据的法律条款相同而拒绝审查,无疑将影响无效宣告请求审查程序的正当性。如果以牺牲程序正当性为代价换取程序经济性,则该程序将再无存在的价值。
