霍尼韦尔扫描仪商品形状装潢司法保护案例评析

在北京万慧达（上海）律师事务所代理的霍尼韦尔国际公司诉上海友利克电脑有限公司、广州尚臣电子有限公司（以下简称尚臣公司）等被告侵害著作权、擅自使用知名商品特有的名称、装潢不正当竞争纠纷一案中，上海市徐汇区人民法院和上海知识产权法院作出的一、二审判决，认定霍尼韦尔国际公司请求保护的涉案扫描仪商品形状构成知名商品特有的装潢。
笔者作为该案的诉讼代理人之一现对该案中涉及商品形状装潢部分的案情以及裁判意见加以回顾和总结，并对商品形状获得保护的法律适用和保护建议提出了若干意见。
案情简介：
2006年，码捷仪器集团设计了7180扫描仪推向中国市场，2008年7月，霍尼韦尔国际公司收购了码捷仪器集团，在中国销售7120、7180扫描仪。涉案扫描仪至2013年在中国销量多，并经霍尼韦尔国际公司在中国的长期宣传推广，涉案扫描仪已经成为中国市场的知名商品，其新颖独特的设计（产品大大的头形，而下部像两只小手托住头部，如图）构成知名商品特有的装潢。

2013年7月，霍尼韦尔国际公司发现尚臣公司生产的7180、7130扫描仪与涉案扫描仪外形相同和相近似，侵害了霍尼韦尔国际公司就涉案扫描仪享有的知名商品装潢，构成了不正当竞争。霍尼韦尔国际公司向上海市徐汇区人民法院提出起诉，该院于2017年6月27日作出一审判决【（2016）沪0104民初16753号】，认定涉案扫描仪商品形状构成1993年反不正当竞争法规定的知名商品特有的装潢，尚臣公司生产和销售的被控7180扫描仪商品形状与涉案商品形状构成近似，判令其停止不正当竞争行为并赔偿经济损失。上海知识产权法院于2017年12月26日作出的二审判决维持了一审判决。
事实认定：
1）霍尼韦尔国际公司的涉案扫描仪在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品。
根据2014年10月，上海新高信会计师事务所有限公司就2005年至2013年度涉案扫描仪国内销售情况出具的专项审计报告显示，销售涉案扫描仪并开具增值税发票的销售量为43万余套，考虑到2005年之前还存在一定的销售量，故霍尼韦尔公司涉案7120扫描仪至2013 年在华销售量超50万台。
霍尼韦尔国际公司在2008年以前，在产品宣传册中持续对涉案扫描仪进行图文介绍，并在2008 年和2009年两届国际自动识别技术展览会中展出了涉案扫描仪；除霍尼韦尔公司及关联公司外，多家公司在2000年在《信息与电脑》《中国自动识别技术》《现代商业》《现代制造》等媒体上刊载涉案扫描仪的图文广告进行宣传推广，亦在参加的国内展会中宣传推广涉案7扫描仪；另，涉案扫描仪在1997年获得了美国工业设计优秀奖铜奖、2000年获得了 IF产品设计奖。
霍尼韦尔公司的涉案扫描仪有7180和7120两种型号，涉案7180扫描仪作为涉案7120扫描仪的后续商品，两者外形一致，功能基本相同，霍尼韦尔公司往往将两者一并称为"MS7100 Orbit系列”“Orbit 7100系列”予以宣传。
2）涉案扫描仪的商品形状是具有区别商品来源的显著特征的商品装潢
涉案扫描仪自20世纪90年代末问世，并于2000年9月以前进入中国市场，在当时以及相当长时期内的中国市场上，与其他扫描仪的外形并不相同或相似，其外形具有显著的视觉效果和特征，应当认定具有特有性，并经过在中国市场长期持续地销售、宣传，足以使相关公众将其外形与涉案扫描仪联系起来，起到了识别商品来源的作用，上海零点指标信息咨询有限公司作出的市场调研报告也证实了涉案扫描仪外形的识别作用。
3）涉案扫描仪与被控侵权扫描仪的相似度
将被控7180扫描仪与涉案扫描仪在隔离状态下进行比对， 两者外形仅在底座握持部的下凹程度、头部后方与底座后方相连接的范围等存在差异，但上述差异较为细微，以相关公众的一般注意力而言，可认定为视觉上基本无差别。
裁判说理：
1）霍尼韦尔国际公司的涉案扫描仪商品应当认定为反不正当竞争法规定的“知名商品”。其商品形状是具有区别商品来源的显著特征的商品装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第二项规定的“知名商品特有的装潢”。
装潢系对商品外表的装饰，从词语的外延来看，当商品的形状具有美化商品的意义时，也就具有了装潢的意义，故反不正当竞争法对知名商品的特有装潢的保护，不仅指商品包装物上的特有装潢，也包括商品本体的特有装潢，还包括与实际功能可以分离的商品的特有形状。
本案中，据现有证据综合考量涉案扫描仪的销售时间、销售区域、销售额、持续宣传的时间、所获奖项以及相关公众对于涉案扫描仪的认知度等因素，法院认为涉案扫描仪已具有一定的知名度，为相关公众所知悉，可以认定为知名商品。
部分扫描仪的外形结构是由扫描部分以及手持或端坐部分组合构成，这种简单的结构模式因不具备区分商品来源的功能而不具有特有性，不能被独占使用，但是对于组合的各部分的形状、色彩、大小，以及构成的整体形状都有着众多的选择空间，涉案扫描仪的外形是各要素经自由选择后，形成独特排列组合的结果，具备了区分商品来源的显著特征。并且涉案扫描仪进入中国市场以来在相当长时间内与其他扫描仪外形不相同或不相似，外形上具有一定独特性，并通过在中国市场长期持续的宣传、销售，使相关公众将其外形与涉案扫描仪相联系，起到了识别商品来源的作用。
2）尚臣公司生产、销售7180扫描仪的行为构成对知名商品特有的装潢的侵权。
是否构成对知名商品特有装潢的侵权应该以相关公众的一般注意力为标准。而对于相关公众的界定，应是指与商品有关的消费者和商品营销有密切关系的经营者。
尚臣公司生产、销售的7180扫描仪，经法院比对，其与涉案扫描仪的装潢在视觉上基本无差异，容易使相关公众产生来源上的误认，而涉案扫描仪又具有相当的知名度，即使尚臣公司在被控扫描仪上标注了注册商标，仍不免使相关公众误认尚臣公司与霍尼韦尔公司具有许可使用、关联企业等特定联系，故认定两者构成近似。
综上，尚臣公司生产、销售7180扫描仪的行为构成擅自使用知名商品特有的装潢的不正当竞争行为。
短评：
本案中，霍尼韦尔国际公司的涉案扫描仪商品形状依据1993《反不正当竞争法》规定的“知名商品特有的装潢”获得了制止混淆的保护。在2017年修正的《反不正当竞争法》施行之后，有一定影响的商品形状可以依据该法第6.2条规定的“有一定影响的商品标识”获得制止混淆的保护。不管是依据“知名商品特有的装潢”，还是依据“有一定影响的商品标识”，商品形状获得制止混淆保护的条件并没有实质性的差异。因此，在以后的司法实践中，商品形状依据2017年反不正当竞争法规定的“有一定影响的商品标识”请求保护时，也要参考适用上述司法解释的规定和有关裁判规则的意见。
商品形状获得制止混淆的反不正当竞争司法保护的记录，其价值不仅仅限于个案，并且对于经营者以后将该商品形状申请注册为立体商标时具有非常重要的价值。因为该司法保护记录中关于该商品形状通过使用和宣传，已经具有识别和区别商品来源显著特征的认定，无疑对于商标授权确权行政机关在审查判断该申请注册的立体商标是否具有显著性时，具有非常重要的证明作用。
综上，律师建议，对于经营者来说，不管是基于个案保护需要，还是基于将来申请注册立体商标的需要，如果其制造和销售商品的形状有一定影响并且起到了识别和区别商品来源的作用，被他人不正当地擅自使用可能导致相关公众误认和混淆时，应该积极地向法院提起诉讼，请求制止混淆的反不正当竞争保护。