当专利遇上商业秘密——默契配合

01关键词
专利 申请权 商业秘密 不当得利 竞合
02案号
（2019）粤03民初4245号
（2018）苏05民初1608-1610号
03基本案情
原告为深圳市某生物科技公司，2017年7月，该公司研发总监夏某借口研发项目无法继续推进，提出离职；2017年8月，夏某实验室助理李某、该公司行政人员陈某也提出离职。2018年9月，原告在注销之际发现夏某于2018年7月在苏州设立了一家新的生物科技公司，夏某与陈某为该公司原始股东，现任股东为夏某与某专做医药领域的投资公司；原告同时发现，该公司于2017年11月向国家知识产权提出三项生物发明专利申请，三项专利均已公开，夏某与陈某（无研发能力）、李某列为发明人。
我们作为原告代理人在整理原告提供的证据中发现以下关键事实：
（1）夏某以知识产权入股，并与其他股东签署了入股协议和技术成果协议，协议中均明确约定了夏某对所入股的技术为原告的技术秘密，夏某对入股的技术信息、研发进度等需对第三人保密的义务。
（2）夏某与陈某曾于2017年5月份以书面形式提出过专利申请的审批，三项专利名称与苏州公司申请的三项专利名称高度近似。在专利申请过程中，陈某和夏某曾选定代理机构并申请对专利委托代理合同盖公章。
我们作为原告代理人认为，夏某、陈某、李某将本属于原告的技术申请专利，不但侵犯了原告的专利申请权，且三项专利公布后，同时侵犯了原告的商业秘密，应同时起诉。不但要拿回属于原告的专利，并且要获得相应的赔偿，挽回损失。
04诉讼策略
先后在不同的法院提出专利申请权权属纠纷、侵害商业秘密纠纷案件，以诉促和。此举的目的有两个：
一是为了避免请求权竞合的争议，避免可能被法院强制在两个案由中选择其一。
因专利申请权权属纠纷、侵害商业秘密纠纷两个案件均是由被告将原告的技术提交专利申请引起的，也就是被告一个行为引起了两个法律后果。如果两个案子选择在一个地区或一个法院立案，则非常有可能在立案时因请求权竞合的争议被法院要求选择其中与一个案由，另一个则撤诉。同时，为了避免被告向法院提出请求权竞合导致法院要求撤诉的问题，两案应保持不同的进度和节奏，在立案时间上应有先后之分。
二是为了使原告的利益得到完整的维护，既要取回专利权申请权，也要追究被告侵害商业秘密的法律责任。
在本案中，被告虽然是一个行为，但却引起了两个损害结果，且两个损害具有相对的独立性，即因被告申请专利的行为而导致原告的技术秘密被迫公开，同时致使原告的技术秘密转化为专利权，无法回转，因此在此阶段原告不得不取回专利权申请权。如果单独提起专利申请权权属纠纷，则无法获得赔偿；若单独提起商业秘密纠纷，技术秘密已因被公开或转化为专利而不复存在，虽然可能获得赔偿但却无法取回专利权申请的权利。因此为了完全维护当事人的利益，两个诉讼必须都进行。
三是为了以诉促和，只要有支点，利用好杠杆就可能撬动地球。
经过团队评估原告提供的证据材料，两案中专利申请权权属纠纷胜诉可能性较大，而侵害商业秘密纠纷一案则难度较大。侵害商业秘密案件难度较大的原因之一在于因原告没有相关技术人员，也负担不起秘密点鉴定的费用，无法明确具体的技术秘密点；其二是商业秘密案件审理过程较为复杂，时间跨度长。因此率先在被告所在地的知识产权法院提起专利申请权权属纠纷，待专利申请权权属纠纷进入开庭审理阶段后，再在原告所在地法院提起高额赔偿的侵害技术秘密纠纷。当被告得知权属纠纷处于不利地位，向原告寻求和解时，此时原告可提出一并解决侵害商业秘密纠纷一案，提出赔偿请求，使商业秘密案件不战而胜，从而取得全面胜利。
05办案手札
1.专利申请权权属纠纷办案手札
首先必须要确保本案争议标的稳定。由于涉案专利尚未授权，因此本案的案由为专利申请权权属纠纷。必须要注意的是，专利是具有行政授权性质的知识产权，我们在检索过程中发现在多个案例中出现了被告被起诉后撤回专利申请，从而导致案件争议标的不复存在的情况，也就是原告的请求权基础已消失，此时原告不得不撤回起诉或被法院驳回起诉，对于原告来说竹篮打水一场空。因此原告必须及时向国家知识产权局对涉案专利请求专利中止程序，保证在诉讼过程中，涉案专利状态不会做出改变。被批准专利中止程序条件较为严格，其中即是裁判文书或争议证明文件，因此在取得法院案件受理通知书后，必须马上启动专利中止程序的申请工作，以确保案件请求权基础稳定。
其次必须明确诉讼请求所依据的事实与法律依据。本案中，被告之一夏某为原告曾经的技术负责人，原告也提交了一些被告在工作时留下的技术文件、周报、会议纪要、项目进展报告等资料，可以确认涉案专利所涉发明属于被告夏某在原告处工作时的职务发明。因此在本案举证过程中，原告主要从职务发明的角度，通过比对被告夏某留下的技术资料和被告提交的专利文件进行比对，发现涉案专利文件中的技术方案与被告留下的技术方案基本相同，同时专利文件的说明和实施例配图与原告的技术方案已有的实验结果配图完全相同。经过原告向法院提交涉案专利相应的比对文件后，最终法院认定专利申请权为原告所有，同时当庭询问是否和解，被告同意和解。
2.和解谈判过程办案手札
首先应分析整个局势，寻找对被告不利而对原告谈判有利的点。本案中，被告夏某新设公司与原告的营销模式相同，均是通过科研成果吸引新的投资，获得融资。在这个阶段，被告已丧失了三个专利，其知识产权价值应大打折扣；如此时再出现公开对其不利的裁判文书，则对其融资工作的展开非常不利，因此被告较为心急。
其次应切记原告诉讼的目的，一是为了取回专利权，二是获得相应的赔偿以填补损失。本案中，被告首先提出给回三个专利，同时要求原告撤回侵害商业秘密案件，对此请求，原告暂时不予理会，建议冷处理，同时与委托人（原告）共同确定一个可以接受的方案，以备下次谈判。
谈判时，律师是原告与被告沟通重要的桥梁，在原告唱黑脸时，原告代理律师应唱红脸。原告对被告提出的第一次请求不予理会后，被告很快提出可向原告赔偿一定金额，并交回专利申请权。此时被告提出的赔偿金额与原告可接受的赔偿金额尚有一段距离。代理律师首先表示此金额不可接受，同时向被告提交了一份法律检索报告，向其展示侵犯商业秘密可能存在的其他严重后果，比如刑事犯罪。被告此时提出希望原告可以给出一个可接受的和金额，经过几轮谈判，最终和解金额较被告最初提出的和解金额高出了56万元。