案情简介
陈某系上海甲公司的员工,任技术经理职务,上海甲公司与陈某签订了《劳动合同》,此后,福建甲公司与上海甲公司签订借调协议,约定陈某借调至福建甲公司工作。
陈某在福建甲公司负责公司主要产品的研发、设计、选型等工作,其中包括专利申请事务,经手大量福建甲公司关于燃气发电产品的技术文件。陈某于2019年5月从上海甲公司离职,离职后两个月即申请了多项以陈某为发明人、北京乙公司为专利权人的涉案专利。
福建甲公司、上海甲公司认为,北京乙公司系福建甲公司的推广代理商,不掌握燃气发电及移动充电车技术,其之所以能申请四项专利,是陈某协助北京乙公司在极短的时间内完成了专利申请文件并提交至国家知识产权局。故福建甲公司、上海甲公司向北京知识产权法院提起诉讼,诉讼请求如下:一、判令北京乙公司将涉案专利一至四的专利权或专利申请权转移至福建甲公司、上海甲公司;二、陈某、北京乙公司共同赔偿福建甲公司、上海甲公司为本案支出的合理支出共计104206元。
陈某、北京乙公司对福建甲公司、上海甲公司上述主张均不同意,认为涉案专利不属于职务发明创造,涉案专利由陈某和张某共同研发完成,且与陈某在福建A公司的工作内容无关。
法院认为
本案中,陈某在上海甲公司担任技术经理,在福建甲公司临时工作期间,在其工作往来电子邮件中,陈某向李某发送电子邮件,称第一份专利“一种天然气发电移动充电车"已经完成,可以安排专利代理公司代理申请。
在完成该工作任务时,陈某能够接触、获取到与移动充电车、天然气发电移动充电车、车载集装箱、静音集装箱、cng和Ing双燃料供气系统、天然气发动机冷却系统等技术资料和信息,大部分信息都由福建甲公司解密后通过申请专利进行保护,不属于本领域的普遍知识。
涉案专利与上述技术交底书相比,均属于移动充电车领域,用于解决使移动充电车更为灵活、可靠、静音、降温等问题,其技术方案也存在相当程度上的关联性。上述技术交底书均是经福建甲公司内部审查并解密后,由陈某发送给专利代理公司由其撰写并提交专利申请。
知识产权局在针对涉案专利三的三次审查意见通知书中引用了福建甲公司曾申请的两项专利作为对比文件,亦可佐证涉案专利与福建甲公司的专利之间存在一定关联性。
裁判结果
综合以上考虑,法院认定涉案专利与上海甲公司、福建甲公司分配的任务有关,属于陈某在“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”,应属职务发明创造。另一方面,结合考虑涉案专利的发明目的、技术方案、所要解决的技术问题和技术效果等,在案证据不足以充分证明北京乙公司亦对涉案专利技术方案的实质性特点作出了创造性贡献,故涉案专利的权利人或申请人应为福建甲公司、上海甲公司。
因专利权权属纠纷系确权纠纷,而非侵权纠纷,不宜适用专利法第六十五条关于侵权人应当赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支的规定,故福建甲公司、上海甲公司所提出的要求陈某、北京乙公司赔偿合理开支的请求,于法无据,法院不予支持,双方当事人均未提出上诉,判决已生效。
法律依据
认定离职后的职务发明,主要依据《专利法》及其相关实施细则,以及结合具体案件的情况进行综合分析。
《专利法》第六条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”
《专利法实施细则》第十二条进一步明确了“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”的具体情形,包括:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
认定职务发明的因素
首先,时间要件。发明创造是否是在离职后1年内完成的。发明创造是否可能延续到离职后才转化为相应的专利成果。
其次,工作内容限制。发明创造是否与原单位承担的本职工作或分配的任务有关。发明创造是否利用了原单位的物质技术条件,如资金、设备、原材料或不对外公开的技术资料等。
最后,其他。单位的业务范围、否对发明创造进行了立项、依照岗位责任制和聘任合同是否包括该发明创造等等。原单位是否开展了与发明创造有关的技术研发活动或具有有关技术的其他合法来源;发明创造的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或来源作出合理解释等等。
总而言之,在认定员工离职后的职务发明时应综合考虑法律规定、时间要件、工作内容限制以及其他相关因素,进行综合分析判断,注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡。
离职员工这类发明创造属于职务发明
作者:李琼来源:德恒西咸新区律师事务所

案情简介 陈某系上海甲公司的员工,任技术经理职务,上海甲公司与陈某签订了《劳动合同》,此后,福建甲公司与上海甲公司签订借调协议,约定陈某借调至福建甲公司工作。