要案速递-商标法59.3丨最高院明确在先使用抗辩中原有范围应考虑地域因素

2019年9月3日，最高院在林明恺诉富运经营部等商标侵权一案（ [2018]最高法民再43号）的判决中，明确了《商标法》第59.3条中在先使用抗辩的适用条件，指出该抗辩只适用于先使用人本身；
且其使用不仅应先于权利商标的申请日，亦应先于注册人本身的使用；最高院还首次明确提出“地域范围”是考虑原有范围的重要因素。
背景：
原告林明恺享有涉案第3374814号注册商标和第7724167号“理想空间”注册商标的专用权，使用在第20类的家具等商品。原告起诉被告富运家具经营部在名片、店招等多处使用涉案标志，侵犯其商标权利。
被告辩称其使用被诉侵权商标系经过案外人富运公司授权，“理想空间”商标是富运公司在先使用并具有一定影响力的商标，自己只是在原有范围内继续使用。
一审肯定案外人“富运公司”在原告商标申请和注册前已经在先使用“理想空间”标识、“I&D理想空间”标志，并在特定地区有一定影响力，但认为“富运经营部”并没有在原告商标申请前使用被诉侵权商标；被诉侵权商标与富运公司在先使用的标识有所区别；富运经营部并没有按合同的授权使用的理想空间品牌；另一被告美凯龙公司作为市场管理方，未尽合理审查义务和监管责任。
二审认为案外人富运公司对诉争标识使用在先，并具一定影响力，在其已附加适当区别标识的情形下，林明恺无权禁止其在原使用范围内继续使用；富运经营部从富运公司处获得授权使用涉案标志，与原告商标不相同，无恶意攀附，无混淆误认；二被告均不构成侵权。
判决：
再审撤销了二审判决，维持了一审的侵权认定。
一方面，最高院否定了富运经营部具有提起该抗辩的资格，认为在先使用人之外的其他人，无论是否取得在先使用人的同意，均无权依据商标法第五十九条第三款提出不侵权抗辩。
另一方面，最高院明确了在先使用抗辩的适用条件，也即1.在先使用人对相关标志的使用，应当早于该商标注册人申请商标注册的时间，同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间；2.在相同或者类似商品上在先使用。3.在先使用相同或者近似的标志。4.在先使用人对该未注册商标的使用，必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前，就已经具有一定影响。5.原有范围内使用。在确定原有范围时，应当主要考量商标使用的地域范围和使用方式。
最高院认为，根据本案的证据，即便是案外人富运公司自身的使用，在涉案两个引证商标的申请注册日前都没有达到“一定影响”，也不满足在先抗辩的时间条件。
评论：
本案是迄今已来最高院对适用《商标法》第59.3条规定的在先使用抗辩最全面的一次回应。
有以下几个方面值得注意：
1、明确了该抗辩的主体
最高院认为能提出该抗辩的只能是在先使用人本身。从字面理解，这是一个比较严格的限制。今后的司法实践中，根据具体案情，可能还需要具体解读。比如在先使用是依赖被许可人的使用而实现的情况，以及关联公司的使用在时间上应以谁的使用时间为准进行界定等等。
相比之下，之前法院持论尚未如此严格。比如江苏高院在蒋玉友诉夫子庙饮食公司等商标侵权案中（【2013】苏知民终字第37号）就曾认为，鉴于夫子庙饮食公司的奇芳阁菜馆在蒋有记商标申请之前一直使用，即使奇芳阁菜馆后来撤销，只要仍在原址贡院西街12号成立奇芳阁公司得到饮食公司的授权，同样可以主张在先使用抗辩。
2、在先使用的时间限制
最高院指出，在先使用及其“一定影响”均应先于权利商标申请日前，亦应先于商标注册人自身的使用，也即“双先”。
这与之前曾被选入“2015年中国法院10大知识产权案件”的中创公司诉北京启航考试学校等商标侵权案（【2015】京知民终字第588号）的观点也有区别。后者认为，并非商标注册人早于在先使用人对商标进行了使用便当然认定先用抗辩不成立。如商标注册人虽存在在先使用行为,但在先使用人对此并不知晓,且亦无其他证据证明在先使用人存在明知或应知商标注册人对注册商标的“申请意图”却仍在同一种或类似商品或服务上使用相同或相近似的商标等其他恶意情形的,即不能仅因商标注册人具有在先使用行为而否认先用抗辩的成立。
3、地域范围是判断原有范围的重要因素
最高院借本案首次明确提出地域范围是“原有范围”的考量标准之一，这样以来，《商标法》第三十二条提到的“一定影响”、第五十九条三款提到的“一定影响”、《最高院授权确权意见》第二十三条二款提到的“一定影响”，以及《反法》司法解释第一条一款提到的“知名度”认定，在一定影响与“地域范围”有关这一点上基本形成一致看法。
在实践中，如果是服务商标（比如餐馆），判断地域就相对容易。但是如果涉及到商品，怎样去控制它的流通范围，尤其是网络环境之下，就更为复杂，仍是未知。