1、IDS(Information Disclosure Statement,信息披露声明)和IPR(Inter Partes Review,多方复审)
根据美国专利法实施细则37 C.F.R§1.56的规定,与专利申请(包括再颁(reissue))的递交和审查过程(prosecution)相关的任何人,包括申请人(发明人)、代理人及其有利害关系的第三方都有义务诚实地向USPTO递交和披露其已知的与该申请的可专利性实质相关的所有信息。此项义务即为IDS。
IPR为用于挑战(无效)现行有效美国专利的制度,由USPTO行政专利法官(Administrative Patent Judge)组成专利审判及上诉委员会PTAB (Patent Trial and Appeal Board) 审理。
关于IDS的提交主体、时限、提交的文件、费用、未提交的后果等,以及IPR程序步骤等,中文网络中多有介绍,笔者在此不再赘述,并假定读者已经具备有关于IDS和IPR制度的基本知识。
2、IDS与IPR的联系以及如何利用IDS
IDS是一项在申请中要求履行的义务,而IPR则是一种授权后的专利无效制度,二者似无关联。
在履行IDS义务时,国内申请人通常仅向USPTO提交非常有限的已知信息。这实际上不利于所涉专利于授权后的稳定性,并向竞争对手提供了很多攻击专利有效性的机会。
考虑到USPTO审查员有义务考虑所有提交至USPTO的所有信息,可以推定审查员已经考虑了IDS中列出的所有文献,并据此作出授权决定。
为节约行政资源,美国专利法35 U.S.C 325 (d)的规定,PTAB在决定是否对申请人的请求立案时,可以考虑相同的现有技术或争辩在之前已经提交给USPTO,并可因此而裁定不予立案。实际上,自2012-2020年,PTAB的立案率逐年降低。

来源:https://portal.unifiedpatents.com/ptab/annual-report
在IPR程序中,在专利所有人初步回复截止日期后的三个月内,PTAB将发布立案决定(Institution Decision)。这一决定将确定PTAB是否会启动审判程序(立案),如果获准立案,还会确定会对哪些受到挑战的权利要求进行审理以及PTAB将审理的理由。
申请人和代理人并无检索新的现有技术并提交至USPTO的法定义务。但通过向USPTO提交可能在授权后被第三方用于攻击专利有效性的信息(包括专利或非专利文献),申请人事实上可以阻止一部分IPR申请的立案,从而提高专利在授权后的稳定性。
向USPTO主动提交已知信息,特别是可能会限缩权利要求保护范围的相关信息,可能引起申请人的顾虑。因而,国内申请人通常消极地履行IDS义务,向USPTO提交尽可能少的信息。但是,在授权后,一旦IPR程序得到立案,由于修改权利要求书的动议需要满足相当高的标准,权利人得到修改权利要求的概率较低,面临着专利被无效的风险。
根据最新的数据(2020年10月),IPR程序中,修改权利要求的动议中,仅有14%得到允许或部分允许。

来源:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20201028_ptab__mta_study_installment_6_tf_iq_813950_final_revised.pdf
假设在申请阶段,申请人合理地、策略性地提交了相当数量的信息,申请人在审查阶段可以享有修改权利要求书的多次机会(例如RCE),而非直接面临不能得到授权的风险。
总而言之,在审查阶段借助于IDS制度向USPTO提交可能影响该申请的可专利性的信息,不仅是履行美国专利法所要求的诚实(candor)和善意义务,也实际上增强了专利的稳定性。
3. 35 U.S.C 325 (d)的适用规则
然而,事实上,并非所有基于IDS所列出的文献等而提出的IPR申请均被驳回。
在Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, IPR2019-01469(2020.02.13)一案中,PTAB的Precedential Opinion Panel提出了判断35 U.S.C 325 (d)是否适用的“两部分框架”(two–part framework):
(1)相同或基本相同的现有技术是否已经提交至USPTO,或者相同或基本相同的争辩(arguments)是否已经提交至USPTO;
(2)如果满足第一部分中的任一项条件,请求人(petitioner)是否证明了USPTO的错误是否对被挑战的权利要求的可专利性产生实质性影响。
如果请求人没有证明USPTO犯了实质性错误(material error),则出于谨慎,PTAB通常不予立案。
4. 结语
虽然履行IDS义务,对申请人造成了一定负担,并且可能对最终授权的权利要求的保护范围产生影响,但在合理利用的情况下,可以起到防御第三方启动IPR程序的作用,有助于提高授权后的稳定性。
根据美国专利法实施细则37 C.F.R§1.56的规定,与专利申请(包括再颁(reissue))的递交和审查过程(prosecution)相关的任何人,包括申请人(发明人)、代理人及其有利害关系的第三方都有义务诚实地向USPTO递交和披露其已知的与该申请的可专利性实质相关的所有信息。此项义务即为IDS。
IPR为用于挑战(无效)现行有效美国专利的制度,由USPTO行政专利法官(Administrative Patent Judge)组成专利审判及上诉委员会PTAB (Patent Trial and Appeal Board) 审理。
关于IDS的提交主体、时限、提交的文件、费用、未提交的后果等,以及IPR程序步骤等,中文网络中多有介绍,笔者在此不再赘述,并假定读者已经具备有关于IDS和IPR制度的基本知识。
2、IDS与IPR的联系以及如何利用IDS
IDS是一项在申请中要求履行的义务,而IPR则是一种授权后的专利无效制度,二者似无关联。
在履行IDS义务时,国内申请人通常仅向USPTO提交非常有限的已知信息。这实际上不利于所涉专利于授权后的稳定性,并向竞争对手提供了很多攻击专利有效性的机会。
考虑到USPTO审查员有义务考虑所有提交至USPTO的所有信息,可以推定审查员已经考虑了IDS中列出的所有文献,并据此作出授权决定。
为节约行政资源,美国专利法35 U.S.C 325 (d)的规定,PTAB在决定是否对申请人的请求立案时,可以考虑相同的现有技术或争辩在之前已经提交给USPTO,并可因此而裁定不予立案。实际上,自2012-2020年,PTAB的立案率逐年降低。

来源:https://portal.unifiedpatents.com/ptab/annual-report
在IPR程序中,在专利所有人初步回复截止日期后的三个月内,PTAB将发布立案决定(Institution Decision)。这一决定将确定PTAB是否会启动审判程序(立案),如果获准立案,还会确定会对哪些受到挑战的权利要求进行审理以及PTAB将审理的理由。
申请人和代理人并无检索新的现有技术并提交至USPTO的法定义务。但通过向USPTO提交可能在授权后被第三方用于攻击专利有效性的信息(包括专利或非专利文献),申请人事实上可以阻止一部分IPR申请的立案,从而提高专利在授权后的稳定性。
向USPTO主动提交已知信息,特别是可能会限缩权利要求保护范围的相关信息,可能引起申请人的顾虑。因而,国内申请人通常消极地履行IDS义务,向USPTO提交尽可能少的信息。但是,在授权后,一旦IPR程序得到立案,由于修改权利要求书的动议需要满足相当高的标准,权利人得到修改权利要求的概率较低,面临着专利被无效的风险。
根据最新的数据(2020年10月),IPR程序中,修改权利要求的动议中,仅有14%得到允许或部分允许。

来源:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20201028_ptab__mta_study_installment_6_tf_iq_813950_final_revised.pdf
假设在申请阶段,申请人合理地、策略性地提交了相当数量的信息,申请人在审查阶段可以享有修改权利要求书的多次机会(例如RCE),而非直接面临不能得到授权的风险。
总而言之,在审查阶段借助于IDS制度向USPTO提交可能影响该申请的可专利性的信息,不仅是履行美国专利法所要求的诚实(candor)和善意义务,也实际上增强了专利的稳定性。
3. 35 U.S.C 325 (d)的适用规则
然而,事实上,并非所有基于IDS所列出的文献等而提出的IPR申请均被驳回。
在Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, IPR2019-01469(2020.02.13)一案中,PTAB的Precedential Opinion Panel提出了判断35 U.S.C 325 (d)是否适用的“两部分框架”(two–part framework):
(1)相同或基本相同的现有技术是否已经提交至USPTO,或者相同或基本相同的争辩(arguments)是否已经提交至USPTO;
(2)如果满足第一部分中的任一项条件,请求人(petitioner)是否证明了USPTO的错误是否对被挑战的权利要求的可专利性产生实质性影响。
如果请求人没有证明USPTO犯了实质性错误(material error),则出于谨慎,PTAB通常不予立案。
4. 结语
虽然履行IDS义务,对申请人造成了一定负担,并且可能对最终授权的权利要求的保护范围产生影响,但在合理利用的情况下,可以起到防御第三方启动IPR程序的作用,有助于提高授权后的稳定性。
