峰回路转：以《商标法》“其他不正当手段取得注册”打击恶意抢注

随着全球一体化的发展，国际间交流愈加频繁，有不少“精明人士”从中嗅到“商机”，即将大量在国外有一定知名度的商标、企业名称等在国内申请商标注册。当国外商家欲进入中国市场时，抢注人企图以海关知识产权备案、发函、起诉、谈判转让等各种方式获利，而国外商家则不得不“花钱消灾”，甚至将不得不面临“改头换面”的尴尬局面。最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明曾指出：“抢注人通过高价转让抢注商标、提起商标侵权诉讼要求高额赔偿、使用抢注商标即搭便车等方式获利，极大地扰乱了商标申请和使用秩序，给诚信经营者造成了不必要的成本和障碍。”
《商标法》第四十四条第一款规定了“以其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商评委宣告该注册商标无效”，虽有此规定，但实务中该条文的适用却并非“水到渠成”。
一、十年艰辛维权，一朝柳暗花明
1972年，坎特有限公司于在秘鲁创立，主要从事锁具产品生产和销售。“CANTOL”是坎特公司的最主要的商标，同时也是申请人的商号，“CANTOL”品牌产品得到了消费者认可，获得了众多国际奖项。
2007年12月、2010年7月，我国国内JH公司分别申请注册“CANTOL”等系列商标，坎特公司遂委托国内代理人提起商标异议，但未能成功阻止JH公司获准注册。此后国内代理人提起无效宣告，但依然未能获得成功。
2018年，坎特公司艰辛维权十年未果。自此，坎特公司转而委托北京金诚同达律师事务所针对涉案商标提起无效宣告。本所律师团队深入研究案卷材料后，决定将“以其他不正当手段取得注册”作为无效宣告的核心理由。
2019年4月，商标评审委员会作出无效宣告请求裁定书，对于争议商标予以无效宣告。被申请人JH公司不服裁定，向北京知识产权法院起诉。
2020年4月，北京知识产权法院判决驳回原告JH公司的诉讼请求。JH公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
2020年9月，北京市高级人民法院“驳回上诉，维持原判”。至此，在金诚同达代理团队与客户的并肩努力之下，这场历时十多年之久的商标大战终获胜利。（点击回顾：金诚同达代理某知名秘鲁锁具公司成功宣告争议商标无效 )
本文中将主要围绕“以其他不正当手段取得注册”的具体适用情形展开，以期拨开迷雾、柳暗花明。
二、纸上得来终觉浅“以其他不正当手段取得注册”的法律规定、表现形式
《商标法》第四十四条规定：已经注册的商标，违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。关于“以其他不正当手段取得注册”的规定，在2001年《商标法》中为第四十一条，在2014年《商标法》中为第四十四条，仅仅是条文顺序的变化。2001年《商标法》与2014年《商标法》中，“以其他不正当手段取得注册”的规定在修正前后并未发生实质性修改。北京市高级人民法院制定的《商标授权确权行政案件审理指南》第17.2条规定，“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为，包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。
《商标审查及审理标准》第六部分“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准”引言中明确规定：“申请商标注册应当遵守诚实信用原则，不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册。”其后亦对“以其他不正当手段取得注册”做出如下了详细明确的规定：
系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；
系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；
系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；
其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。
前述四种情形只要符合一种，即可被认为是“以其他不正当手段取得注册”，均应当宣告争议商标无效。
北京市高级人民法院制定的《商标授权确权行政案件审理指南》第17.3条规定，具有下列情形之一的，可以认定属于商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”：
诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标或者较高知名度的商标构成相同或者近似，既包括对不同商标权利人的商标在相同或类似商品、服务上申请注册的，也包括针对同一商标权利人的商标在不相同或不类似商品或者服务上申请注册的；
诉争商标申请人申请注册多件商标，且与他人企业名称、社会组织名称、有一定影响商品的名称、包装、装潢等商业标识构成相同或者近似标志的；
诉争商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等行为的。
三、魔鬼藏在细节中。如何证明抢注人以“其他不正当手段取得注册”
虽然对于“以其他不正当手段取得注册”有较为详细明确的规定，但实务中，对于判断是否属于以“不正当手段取得注册”的情形标准不一，需要围绕法律规定，尽可能多地寻找案件细节，充分证明其“不正当”。本案中，经过团队的详细调查研究，发现以下细节：
争议商标具有较强显著性，并已在先使用多年，在国际上具有较高知名度。JH公司有可能在多种渠道（如合作洽谈会、展览会等）接触过争议商标，JH公司无法说明商标申请注册的合理来源、设计过程、商标设计含义等诸多与商标申请注册相关的内容。
JH公司申请注册了大量商标，与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似，除本案争议商标外，JH公司还注册一百五十余件商标，绝大部分与他人商标、字号、企业名称构成相同或者近似，远超实际使用需要。
JH公司不具有真实使用意图，JH公司虽然提交了使用的证据，但现有证据无法证明JH公司具有真实使用的意图、真实使用商标。在司法实践中“使用”的认定要有真实的使用意图，即商标注册人必须有将注册商标作商业标识使用的真实意图，并且有实际的使用行为。
JH公司曾抢注其他知名商标并提起诉讼，该行为曾被法院认定为恶意诉讼并判决赔偿他人损失。JH公司既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人索要侵权赔偿金等行为，不仅可以判定其明显缺乏真实使用意图，而且恶意诉讼的行为主观恶意明显。
JH公司主张其委托其他工厂进行了贴牌加工、出口的行为。本案中，我们倾向于认为商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。JH公司主张的行为并未使争议商标进入市场流通领域，商标具有地域性，若产品全部销往国外，该商标在中国便没有起到商标标识的作用，不属于“商标使用”行为。
案件焦点之一为是否具有“真实使用意图”，对于证明具有“真实使用意图”，抢注人惯常做法是提交其“使用”的证据。在此，需要区分“真实使用意图”与“真实使用”。首先，抢注人仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用是不构成商标的实际使用；其次，抢注人不能将其通过不正当手段取得注册的商标通过使用而正当化，不能通过之后的使用来“洗白”其以不正当手段取得注册的“原罪”。
最高人民法院在（2013）知行字第41号案件中，强调了商标抢注人的使用意图：“没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。”在最高院审理的(2015)知行字第181号案件中，法院认为：“没有实际使用注册商标，仅有转让、许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等，不能认定为商标使用。判断商标是否实际使用，需要判断商标注册人是否有真实的使用意图和实际的使用行为，仅为维持注册商标的存在而进行的象征性使用，不构成商标的实际使用。”
《商标审查及审理标准》第六部分规定：系争商标获准注册后，系争商标申请人既无实际使用行为，也无准备使用行为，仅具有出于牟取不正当利益的目的，积极向他人兜售商标、胁迫他人与其进行贸易合作、或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金等行为的，可以判定其明显缺乏真实使用意图。
本案中，从JH公司申请商标的数量、性质、目的来看，无法得出其具有真实使用的意图，亦缺乏自身正常的商业需要与自身知识产权维护需要的可能性。JH公司申请注册大量商标，已远超实际使用的需要，恶意抢注商标不正当占用公共资源，已严重扰乱商标注册秩序、损害公共利益，无法做出合理解释，符合第四十四条第一款。
四、沉疴需猛药。以“《商标法》第四十四条第一款”打击商标恶意抢注
《商标法》在多个条款中均对恶意抢注商标予以规制，如第十三条（驰名商标保护）、第十五条（代理人、代表人抢注）、第三十条（在先申请）以及第三十二条（在先使用）等，前述条款均关注于保护特定主体权益，而《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”，是对商标注册秩序的扰乱，损害了公共利益并不正当占用公共资源。北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》规定，审理商标不予注册复审、商标权无效宣告请求等行政案件时，根据在案证据能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。综上所述，《商标法》第四十四条第一款中规定的“其他不正当手段”具有适用上的劣后性，即能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的，不再适用商标法第四十四条第一款。
但是，“其他不正当手段”是撤销商标注册的绝对事由，不受时间限制，不受程序限制，不仅商标评审委可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人也可以请求裁定撤销注册商标。
最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中明确规定：“审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。”该规定意在以维护正常的注册秩序（公序良俗）为根本目的，对于违反诚实信用原则，不以使用为目的或超出正常使用需求、以囤积销售进而谋取利益为目的而进行的大量或多次申请注册行为均属于被规制的行为，且该规则的适用贯穿申请审查、核准及撤销程序的始终。
最高人民法院在2008年公布了《最高人民法院审理的50件知识产权司法保护典型案例》，在《常州诚联电源制造有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、常州市创联电源有限公司商标撤销行政纠纷案》中，最高院认为：《商标法》第四十四条第一款中规定的“其他不正当手段”是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为，所以依据该款规定被告可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人可以请求被告裁定撤销该注册商标，而且没有规定时间限制。
2019年11月1日，新施行的《商标法》第四条增加规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，该条意在明确打击恶意申请、囤积商标行为。《商标法》第四十四条第一款虽然作为兜底性条款，但在规制恶意抢注商标行为时仍不失为一剂猛药。