“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”该如何理解？

裁判要旨
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”
本案中，原告东方风行公司（以及东方欢腾公司）先后与旅游卫视公司签订多次合作协议，协议中约定由东方风行公司制作《美丽俏佳人》栏目各期节目并独家通过“旅游卫视”播出，各期节目的著作权由双方共有。但双方未约定“美丽俏佳人”作为商标的权益归属，后东方欢腾公司将包括“美丽俏佳人”美术作品著作权在内享有的全部权益转让给东方风行公司。诉争商标申请日之前，东方风行公司已经实际开展《美丽俏佳人》节目制作服务。综上所述，东方风行公司申请注册诉争商标不存在主观恶意，未违反相关规定，具有正当性。
基本案情
案号：（2021）最高法行再261号
再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：东方风行（北京）传媒文化有限公司。
被申请人（一审第三人、二审上诉人）：海南海视旅游卫视传媒有限责任公司。
一审被告：国家知识产权局。
第6925383号“美丽俏佳人及图”商标（以下简称诉争商标，图样附后）由东方风行公司于2008年8月29日向原国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出注册申请，指定使用在第41类“学校（教育）、培训、组织教育或娱乐竞赛、组织文化或教育展览、安排和组织培训班、组织选美竞赛、组织表演（演出）、为娱乐演出组织时装展览、出借书籍的图书馆、文字出版（广告宣传册除外）、图书出版、书籍出版社、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物（非下载的）、电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出、俱乐部服务（娱乐或教育）、娱乐信息、娱乐信息（消遣）、健身俱乐部”等服务项目上，后经商标局初步审定于2012年11月6日予以公告。
第3260249号“俏佳人”商标（以下简称引证商标）由案外人广州俏佳人文化传播有限公司于2002年8月1日向商标局提出注册申请，于2004年3月21日获准注册，商标专用权期限经续展至2024年3月20日，核定使用在第41类“广播和电视节目制作”等服务项目上。
旅游卫视公司在法定异议期内对诉争商标提出异议。2014年3月12日，商标局作出（2014）商标异字第337号《“美丽俏佳人”商标异议裁定书》，认定诉争商标与引证商标未构成使用在类似服务项目上的近似商标，且未违反2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第十条、第三十一条的规定，对诉争商标予以核准注册。
旅游卫视公司不服，于2014年4月10日向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）提出异议复审申请，商标评审委员会于2015年7月7日作出商评字〔2015〕第47798号《关于第6925383号“美丽俏佳人及图”商标异议复审裁定书》（以下简称第47798号裁定），认为：关于诉争商标与引证商标是否构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年商标法）第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。考虑到诉争商标在“节目制作、电视文娱节目”等服务上在相关公众中已具有较高的知名度，且诉争商标与引证商标在文字构成、呼叫及含义等方面尚存在一定差异，两者未构成近似商标，故诉争商标的注册不致造成消费者对服务来源产生混淆误认，其与引证商标未构成2013年商标法第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。
关于旅游卫视公司主张的《美丽俏佳人》栏目名称权问题。电视栏目名称客观上具有标识特定服务（广播和电视节目制作服务）来源作用，可以作为商标标志对待，故旅游卫视公司的该项复审理由仍属于在先商标权的表述，且考虑到除在先商标权以外，旅游卫视公司并未明确诉争商标的注册具体损害了其何种在先权利，亦未就此举证，故商标评审委员会将结合旅游卫视公司关于商标权的主张，对该复审理由予以进一步阐述。
商标评审委员会查明，《美丽俏佳人》电视节目由旅游卫视公司与东方风行公司共同制作并播出，双方亦通过书面协议的形式限定了各自的权利义务及相关商业利益的分配。在诉争商标申请注册日之前，《美丽俏佳人》电视节目已在相关公众中具有较高的知名度，曾连续五年获得了年度中国最具网络影响力的社会制片电视栏目。因此，本案应认定“美丽俏佳人”作为在电视文娱活动等相关服务上的商标，已被相关公众熟知，而具有一定社会知名度。“美丽俏佳人”文字所承载的财产价值由旅游卫视公司与东方风行公司共同实现，双方当事人均有权享有“美丽俏佳人”背后所承载的商誉并进行延续性的市场运营，故“美丽俏佳人”不宜由东方风行公司一方独享和垄断，诉争商标若获准注册易妨碍旅游卫视公司合法权益的实现。考虑上述事实，从维护双方当事人的实际利益出发，诉争商标在“广播和电视节目制作”等十八项服务项目上，违反了2013年商标法第三十二条关于“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定，不应予以核准注册。诉争商标在其余服务上，予以核准注册。
诉争商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反2013年商标法第十条第一款第八项的规定。2013年商标法第九条为总则性条款，鉴于商标评审委员会已适用2013年商标法的实体条款对本案进行了审理，故不再赘述。
商标评审委员会裁定：诉争商标在“组织教育或娱乐竞赛、组织文化或教育展览、安排和组织培训班、组织选美竞赛、组织表演（演出）、为娱乐演出组织时装展览、电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出、俱乐部服务（娱乐或教育）、娱乐信息、娱乐信息（消遣）、健身俱乐部服务”上不予核准注册，在其余服务上予以核准注册。
法院评析
2013年商标法第三十二条需判断主张保护的商标是否为在先使用的商标，同时需判断该商标是否具有一定影响。本案中，虽然东方风行公司提交了其与东方欢腾公司签订的《著作权转让合同》，但该合同系双方对著作权归属的约定，并未对相关的商标标志权利进行约定。且东方风行公司与东方欢腾公司系不同的法律主体，二者不能予以混同。因此，不能将东方欢腾公司对“美丽俏佳人”的使用行为等同于东方风行公司的使用行为。
东方风行公司提交了东方欢腾公司于2005年9月与中国戏曲学院签订的场地租赁协议、东方欢腾公司于2005年12月签订的有关广告合作协议、《美丽俏佳人》节目主持人的微博以及证人证言等证据，意图证明其在先使用“美丽俏佳人”商标。
首先，如前所述，不能将东方欢腾公司的使用行为与东方风行公司的使用行为混同。
其次，东方欢腾公司的上述使用行为并非商标法意义上的“商标使用”。诉争商标指定使用的服务为“广播和电视节目制作”等，只有将标志使用在上述服务时，且经过使用使得相关公众能够将其识别成商标，发挥区别商品和服务来源作用时，这种使用行为才属于商标性使用行为，才能够产生未注册商标的权利。节目名称若在“广播和电视节目制作”等服务上产生未注册商标的权利，需要结合标志的具体使用方式，即需要使用在上述服务上才能成为未注册商标。对于在“广播和电视节目制作”等服务上使用的未注册商标应在于提供制作服务，而不能将所制作的节目名称与提供的制作服务混同；对于在“电视文娱节目、文娱活动、演出、俱乐部服务（娱乐或教育）、娱乐信息、娱乐信息（消遣）”使用的未注册商 卫视公司委托东方风行公司制作。旅游卫视公司与东方风行公司之间的合作协议至2012年。《美丽俏佳人》节目自2006年在旅游卫视公司的频道首播后，该节目曾获得多项荣誉。在诉争商标申请注册日之前，“美丽俏佳人”标志作为《美丽俏佳人》节目的名称，通过旅游卫视公司的平台进行传播和使用，已经使得相关公众将其识别为电视文娱节目，从而具有了区分商品或服务来源的作用，构成商标法意义上的未注册商标。而旅游卫视公司的此种使用行为，同时使得《美丽俏佳人》电视节目已在相关公众中具有较高的知名度。
因此，旅游卫视公司的“美丽俏佳人”标志作为在电视文娱活动等服务项目上的商标，在诉争商标申请日之前已经被相关公众熟知，构成在先使用并有一定影响的商标。
综上，在“美丽俏佳人”标志作为在电视文娱活动等服务项目上的商标，经旅游卫视公司的使用和宣传已经被相关公众熟知，构成“在先使用并有一定影响的商标”的情形下，东方风行公司明知该标志的存在，将其申请注册为本案的诉争商标，其行为已构成2013年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。因此，旅游卫视公司的相关上诉理由成立，二审法院予以支持。
再审法院认为本案再审阶段的争议焦点为：诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条后半段关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”根据上述规定，第三十二条后半段的构成要件之一是商标申请人具有主观恶意，即以不正当手段抢先注册商标。
本案中，关于东方风行公司申请注册诉争商标是否存在主观恶意的问题。原审已查明，《美丽俏佳人》节目由东方欢腾公司于2005年下半年开始筹备并制作。2006年、2007年，东方欢腾公司与旅游卫视公司签订合作协议，约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，东方欢腾公司制作，节目著作权归双方共同所有。2008年1月，东方风行公司与旅游卫视公司签订合作协议，约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，东方风行公司制作，节目著作权归双方共同所有。2006年1月，《美丽俏佳人》节目在旅游卫视首播，此后持续在该平台播放至2012年12月31日。2008年1月，东方欢腾公司与东方风行公司签订合同，约定东风欢腾公司将其与旅游卫视公司共同享有的2006年至2007年的《美丽俏佳人》（集数共312期）电视节目著作权转让给东方风行公司。东方欢腾公司注销后，其股东出具说明，明确自2008年1月15日起，将包括“美丽俏佳人”美术作品著作权在内的全部权益转让给东方风行公司。
基于上述事实，可分析如下：
其一，虽然旅游卫视公司与东方欢腾公司或东方风行公司先后签订的合作协议均约定，双方共同享有《美丽俏佳人》节目的著作权，但并未约定“美丽俏佳人”作为商标的权益归属。
其二，本案诉争商标为图文商标，标志与“美丽俏佳人”美术作品完全相同。“美丽俏佳人”美术作品系2005年许林江受东方欢腾公司委托而创作，著作权归东方欢腾公司享有。在东方欢腾公司注销后，该美术作品的著作权转移至东方风行公司。
其三，《美丽俏佳人》节目最初由东方欢腾公司策划与制作。在诉争商标申请日之前，东方风行公司已实际开展《美丽俏佳人》节目制作服务。综合考虑以上因素，东方风行公司于2008年8月29日向商标局提出诉争商标的注册申请，申请注册在第41类“广播和电视节目制作、电视文娱节目”等服务项目上，具有正当性，不存在主观恶意。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条后半段关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。二审法院未全面考虑2013年商标法第三十二条后半段的适用要件，适用法律有误。
关于第47798号裁定认为旅游卫视公司与东方风行公司均享有诉争商标所承载的商誉、不宜由东方风行公司一方独享的问题。首先，2013年商标法第三十二条后半段应置于商标法体系中予以理解。我国商标法实行商标权注册取得制度。2013年商标法第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”第四条规定：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”依此规定，商标专用权受法律保护，相关主体取得商标专用权的途径是申请商标注册。但为了平衡各方当事人的利益，兼顾公平原则，我国商标法对未注册商标亦予以一定程度的保护，如2013年商标法第十三条第二款、第十五条、第三十二条后半段、第五十九条第三款等。对于在先使用并具有一定影响的未注册商标，一方面2013年商标法第三十二条后半段禁止他人恶意抢注；另一方面2013年商标法第五十九条第三款允许在先使用人在原有范围内继续使用。其次，在权利的归属方面，我国商标法与著作权法、专利法的规定有所不同。根据著作权法的规定，著作权一般属于创作作品的人即作者。两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。根据专利法的规定，非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，即对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。合作、委托完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。而商标注册采取申请在先原则，根据2013年商标法第三十一条的规定，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标。商标法既未规定只有在先使用商标才可申请注册，亦未规定因共同使用商标或共同对商标商誉作出贡献而成为共同商标权人。再次，当行政机关认定申请注册的商标是否违反2013年商标法第三十二条后半段规定时，须对在先使用商标的商誉是否达到有一定影响、商标申请人是否有利用在先使用商标商誉的恶意等一系列构成要件综合分析。如前所述，本案诉争商标申请人东方风行公司没有利用他人在先使用商标商誉的恶意。因此，在缺乏法律明确规定及合同依据的情况下，商标评审委员会进行商誉贡献的分析判断，采取财产共有的思路进而得出旅游卫视公司与东方风行公司共享诉争商标商誉、排除东方风行公司在先申请的结论，适用法律错误。
裁判结果
一审法院判决：撤销第47798号裁定；商标评审委员会重新作出裁定。
二审法院判决：撤销一审判决，驳回东方风行公司的诉讼请求。
再审法院判决
撤销北京市高级人民法院（2018）京行终4403号行政判决；维持北京知识产权法院（2015）京知行初字第4913号行政判决。