商标法30、57｜未指定颜色的商标可以随意着色使用吗？——恶意着色使用的行为不应被纳入自由的框架内

在申请注册商标时，可以注册为黑白图样，也可以通过递交彩色图样来指定商标的颜色。实践中一般认为未指定颜色的商标，在实际使用中可以自由对商标图样进行着色，而指定颜色的商标在实际使用中须与注册颜色保持一致。
但未指定颜色的注册商标真的可以随意改变颜色而不受到任何约束吗？答案显然是否定的。从多个案例来看如果商标着色后改变了其显著特征，可能会落入他人的注册商标的权利范围而构成商标侵权，而其恶意商标使用行为可能会进一步致使其注册商标被宣告无效。
案例一：宝马股份公司无效德马集团（国际）控股有限公司第11100699号“”商标一案。
宝马股份有限公司（后称“宝马公司”）第G955419号“”（18类、25类）、第G673219号“”（18类、25类）等注册商标的所有人。宝马公司在实际使用中对其标识多采用经典的蓝白配色，在相关公众中已经颇为知名。德马集团（国际）控股有限公司（后称“德马公司”）、上海创佳服饰有限公司（后称“创佳公司”）以及周某某共同设立、经营了BMN服饰品牌加盟体系，前述主体拥有第1939365号“”（25类）、第8014061号“”（25类）、第10471262号“”（18类）等注册商标。在实际经营中，德马公司、创佳公司以及周某某并没有按照核定使用的商标形式对前述注册商标进行使用，而是在前述商标的基础上模仿宝马公司在先商标，改变商标的颜色以及图形结构，使其商标在视觉效果上与宝马公司的在先商标极为近似，极易使相关公众对其销售的商品的来源产生误认。其具体使用的形式如下：

除通过改变了商标的图形结构与颜色的方式使用其注册商标外，德马公司、创佳公司以及周某某在实际经营中还具有其他攀附宝马股份公司商誉的恶意行为，如使用与其“BMW”近似的“BMN”商标、使用“BMW”以及“宝马”作为企业字号等行为。
宝马公司于2015年1月就德马公司、创佳公司以及周某某侵害商标权及不正当竞争纠纷行为向上海知识产权法院提起诉讼，对于前述主体的行为，上海知识产权法院认为德马公司、创佳公司以及周某某的上述改变商标图形的结构和颜色的使用行为，不属于对其注册商标的使用，以相关公众的一般注意力为标准，此种使用方式易使相关公众对标注有上述被控侵权标识的商品来源产生与原告注册商标的商品有特定联系的混淆和误认，德马公司、创佳公司以及周某某的行为已经构成对宝马公司注册商标专用权的侵犯。[1]。
另，宝马公司还曾于2014年4月23日依据2001年《商标法》第二十八条等条款对德马公司注册在第24类的第11100699号“”提起无效宣告，在评审阶段，原商评委对于争议商标与宝马公司的引证商标一（G663925“BWM”）和引证商标二（G673219“”）的近似性并没有认定，但是在一审诉讼阶段，法院考虑了德马公司在实际使用中将该争议商标故意以引证商标二经典的蓝白颜色进行着色的事实，以及德马公司、创佳公司、周某某侵害宝马公司商标权的事实，认为“德马公司在实际使用诉争商标的过程中，故意将诉争商标的图形填充上引证商标二经典的蓝白相间色，并与"BMN"组合使用，且德马公司大量注册与宝马股份公司系列商标高度类似的商标，其主观恶意明显”，最终认定了该争议商标与引证商标二之间的近似性，认为其使用在相同或类似商品上的诉争商标极易引起相关公众的混淆误认[2]，并最终对该商标予以无效宣告。
案例二：汤美•希尔弗格许可有限公司无效温州远桥皮具有限公司第12396976号“”商标一案。
我司曾于2016年8月28日代理汤美•希尔弗格许可有限公司（后称“汤美公司”）对温州远桥皮具有限公司（后称“温州公司”）名下的第12396976号“”商标提起无效宣告。汤美公司在先拥有第5450003号、第344337号、第1128662号“”（25类）、第328575号“”（25类）注册商标，经过多年宣传使用，汤美公司的上述图形商标已经在第25类商品上具有一定的影响力和知名度。值得注意的是，温州公司在实际经营中，其将争议商标以汤美公司在先商标经典的红蓝配色着色进行了使用，其使用方式如下图所示：

在评审阶段，商评委并没有认定争议商标“”与汤美公司上述引证商标之间的近似性，但在一审和二审阶段，法院考虑了温州公司对该商标的着色使用行为，认为“诉争商标与各引证商标均为长方形图形商标，其设计风格、构图方式相近。现有证据表明远桥公司在实际使用过程中将诉争商标加以着色，使得其视觉效果与各引证商标的视觉效果更为接近”，最终认定了争议商标与汤美公司的上述引证商标构成近似商标，并存在相同类似商品上易导致相关公众对商品的来源产生误认，或者会使相关公众认为争议商标核定使用的商品与汤美公司的引证商标存在特定联系[3]。
短评：
上述案件是通过“创意性”改变商标的着色，来蓄意攀附商标权利人的市场声誉，通过误导消费者来牟取不正当利益的典型案例。显而易见，对注册商标的着色是有边界的，蓄意的变形、攀附行为会落入权利人注册商标的保护范围而构成商标侵权。
在2020年6月17日国家知识产权局出台的《商标侵权判断标准》的二十四条[4]中，对商标着色行为进行了明确规定。该标准肯定了“不指定颜色的注册商标可以自由附着颜色”，但同时规定：“但以攀附为目的附着颜色，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为”。在宝马案中，法院即认定被告注册相关商标的目的，是为了造成其合法使用商标的假象，掩盖其模仿、复制原告商标，误导公众双方具有特定联系的侵权行为，来逃避正常的行政监管。
同时，商标的恶意使用行为也会对涉案商标的无效宣告案件产生实质性影响。2019年4月24日开始实施的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》[5]明确规定，适用《商标法》第三十条时，应以是否容易造成相关公众混淆为标准，综合考虑包括诉争商标申请人的主观意图等因素。在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条中也提到，“商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素”[6]。
在宝马案中，商评委起初并未支持宝马公司的无效宣告申请，德马公司的恶意使用行为以及上海知识产权法院作出的民事判决对一审行政诉讼的结果起到了较大的影响。而在温州远桥无效宣告案中，虽然并没有侵权认定的民事判决，但一审和二审法院均将“远桥公司在实际使用过程中将诉争商标加以着色，使得其视觉效果与各引证商标的视觉效果更为接近”的行为纳入考量，认定并最终对其注册的没有指定颜色的图形商标予以无效宣告。
[1]上海知识产权法院（2015）沪知民初字第58号民事判决书
[2]北京知识产权法院第（2015）京知行初字第4096号行政判决书
[3]北京市高级人民法院第（2019）京行终9939号行政判决书
[4]《商标侵权判断标准》第二十四条：不指定颜色的注册商标，可以自由附着颜色，但以攀附为目的附着颜色，与他人在同一种或者类似商品或者服务上的注册商标近似、容易导致混淆的，属于商标法第五十七条第二项规定的商标侵权行为。注册商标知名度较高，涉嫌侵权人与注册商标权利人处于同一行业或者具有较大关联性的行业，且无正当理由使用与注册商标相同或者近似标志的，应当认定涉嫌侵权人具有攀附意图。
[5]第15.2条：适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。
[6]第十二条：当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。