如何应对商标被恶意抢注？

引言
近年来，一些商标被“恶意抢注”的现象屡见不鲜。“恶意抢注”是指在未经授权的情况下，第三方抢先注册他人已经使用的商标，其往往出于恶意获取商业利益的目的。我国《商标法》采用先申请原则，而非先使用原则，针对公司或个人已经在先使用但被第三方“恶意抢注”商标的情况，在先使用人可通过向国家知识产权局提起异议或无效宣告行政程序进行救济。
提起行政程序的法律依据之一，是《商标法》第32条后半句段，即“申请商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。该条款有三个要件，一是被抢注商标被他人“已经使用”；二是他人在先使用的商标“具有一定影响”；三是商标申请人通过采取“不正当手段”抢注了商标。
本文结合司法判例和《商标法》第32条规定，对上述三个要件的认定条件进行解读。
探讨
何为已经使用？
已经使用是指在被抢注商标申请日之前，他人已经在先使用了该商标（以下称在先商标）。在先商标与被抢注商标应相同或近似，在先商标所使用的商品或服务与被抢注商标所指定的商品或服务应相同或类似。
针对“使用”的认定条件而言，《商标法》第48条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”
由此可知，已经使用包括四个核心要点：一是符合上述《商标法》针对使用的相关规定；二是使用时间为被抢注商标申请日之前；三是使用地域范围为我国；四是使用的商品或服务应与被抢注商标所指定的商品或服务相同或类似。
何为具有一定的影响？
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条第2款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”
“具有一定影响”应满足被我国一定范围内的相关公众所知晓。相关公众包括使用商标所标识的商品或服务的消费者、生产商、经销商、服务提供商等。
为了证明在先商标具有一定的影响，在先使用人可递交8类证据材料（下述证据中提到的“商品”均指标识了在先商标的商品）：
第一，最早或持续生产、销售商品的相关资料；
第二，生产、销售商品的合同、发票、提货单、银行转账凭证、进出口凭证、电商平台交易单据或交易记录；
第三，能体现商品的营业收入、销量、销售渠道、市场份额、产品行业排名情况等相关资料（如媒体报道、第三方公布的榜单或排名、行业协会出具的证明函）；
第四，全国经销商情况（包括各级经销商名称、经销商数量等）、与经销商签署的合同、运货单、转账凭证等；
第五，全国线下店铺销售商品的图片、视频等；
第六，在先使用人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布商品的商业广告，以及上述媒体中所有涉及商品的评论、报道及其他宣传活动资料；
第七，商品参加展览会、博览会、拍卖等商业活动的相关资料；
第八，国内外权威机构、政府部门、行业协会等权威组织针对商品颁发的奖项、荣誉。
何为不正当手段？
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第23条第1款规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。”
由此可知，不正当手段是指诉争商标申请人明知或应知他人在先商标的存在，主观上存在恶意。
自2022年1月1日起施行的《商标审查审理指南》中规定，系争商标申请人明知或应知他人在先使用未注册商标存在而抢注注册的，判定为采取了不正当手段，可综合考虑下列8个方面的因素：
第一，系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系，或者曾就达成上述关系进行过磋商；
第二，系争商标申请人与在先商标使用人共处相同地域或地缘接近，或者属于同行业竞争关系；
第三，系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；
第四，系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；
第五，系争商标申请人与在先商标使用人具有亲属关系；
第六，系争商标申请人利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；
第七，他人商标具有较强显著性或较高知名度，系争商标与之相同或高度近似；
第八，其他明知或者应知他人在先使用未注册商标存在的情形。
综上所述，在先商标是否具有较高知名度，商标申请人与在先使用人是否所处同一城市或地区、双方有无商业合作关系或纠纷，商标申请人的“搭便车”行为等因素，均可以作为判断商标申请人是否明知或应知的考量因素。
在先判例中的应用
在“欧科诺oconnor”商标（以下或称“诉争商标”）无效宣告案中，诉争商标注册人为金某公司，申请日期为2014年1月20日，核定使用商品为第9类闪光灯（摄影）及照相机用三脚架等。威某公司基于《商标法》第三十二条后半句段“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称“商标评审委员会”）提起无效宣告申请。商标评审委员会支持了威某公司的主张，对诉争商标予以无效宣告。金某公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。
此案中，威某公司在商标无效宣告行政评审阶段和诉讼阶段，主要递交了如下证据：
（1）网上对威某公司的相关介绍；
（2）威某公司网站打印页；
（3）2016年12月16日进行公证的深圳市赤某影视器材有限公司网站介绍，显示其经销产品包括“美国欧科诺OCONNOR云台”等，亦显示了金某公司信息，二者系关联公司；
（4）某文档网站上“2010年欧科诺OCONNOR产品目录”，显示上传时间为2012年4月5日；
（5）某摄影论坛对威某公司2011年参展的报道、跟帖等；
（6）某摄影论坛2013年对威某公司诉争商标使用产品的介绍及转售；
（7）某视频平台对威某公司诉争商标使用产品的介绍，时间为2013年12月3日；
（8）金某公司网站介绍，显示其与威某公司为同行业者；
（9）OCONNOR产品销往中国的发货单、发票公证认证文件及中文译文。
（10）展会照片、产品手册等；
（11）英国威某集团公司北京代表处的登记证和威某公司2017年度报告和财务报表，拟证明行政评审阶段提交的展位合同的主体为英国威某集团在北京的常驻机构，以及威某公司为英国威某集团公司的全资子公司。
法院经审理后认为，首先，威某公司提交的相关证据均反映了威某公司或其关联公司于诉争商标申请日之前，在云台等摄影设备上使用诉争商标标志的情况。其次，威某公司提交的英国威某集团参加2013年北京国际广播电影电视设备展览会的展位合同书、展位图、参展产品介绍等证据，显示其在该展会上展出了诉争商标标识。最后，根据威某公司提交的网站报道和金某公司提交的参展发票和照片可知，金某公司亦参加了2013年北京国际广播电影电视设备展览会，金某公司作为威某公司的同行业竞争者，对威某公司“欧科诺”“OCONNOR”商标的在先使用情况理应知晓，却依然注册与前述标识完全相同的诉争商标。
结语
综上所述，法院认定在诉争商标申请日前，威某公司的“欧科诺”“OCONNOR”商标使用在液压云台等摄影器材相关产品上已具有一定影响，金某公司作为同行业竞争者，应当知晓他人在先使用且已有一定影响的商业标识存在，但并未给予合理避让，故金某公司对诉争商标的注册构成对上述商标的不正当抢注，违反了《商标法》第32条的规定。北京知识产权法院判决驳回金某公司的诉讼请求，金赤华公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，判决驳回上诉，维持原判。