商标历险记——越过商标近似的注册障碍

正所谓万事开头难，商标作为整个商标法的主人公，顺利的出生是非常重要的。我国商标采取注册保护制度，想要通过日后各种艰难险阻，前期的准备工作要充分、具体、明确。在注册之路上，我们会遇到大大小小的boss，而由于近似条款挡住注册的情况屡见不鲜，“与相同或类似商品构成近似商标”就像愚公家门口的太行、王屋，很多注册人对于这两座“大山”都是“即看不惯又干不掉”，本文从商标法第三十条的近似角度提出几点可行措施，为铲平大山计划贡献一份薄力。
第一铲——充分进行初期检索
为避免无谓的投入各种人力物力财力，在提交注册申请前，注册人可借助各种工具进行初步的检索。查看一下在所需要注册的相同或类似的商品上与想申请的商标有没有相近的，进行一下“预判”工作。我国商标注册量如此之大，对于商标是否近似的问题，可能一千个人心中就有一千个哈姆雷特。但对于单一元素的商标，大概率相同的元素判定近似的可能性非常高。如果注册人自己都难以分清楚的情况下就建议将注册商标进行修改，否则难逃审查员的火眼金睛。
那么如何修改呢？主要就是增加其余元素，将整个商标“充盈”起来。常见的构成要素包括文字、拼音、英文、图形等，增加其余部分，使整个商标看起来更多元化，不再是单薄的一个元素。

诉争商标

引证商标
上述案例中，二审法院认为诉争商标系由英文字母“Fate”“Grand Order”及中文汉字“命运-冠位指定”外加图形组合构成，而引证商标仅仅由英文字母“Fate”构成。虽然诉争商标完整包含了引证商标，但是结合诉争商标整体构成要素，其与引证商标在呼叫、文字构成、整体视觉效果等方面存在一定区别，最终认定上述商标不构成近似。

诉争商标

引证商标
上述诉争商标给相关公众带来的仅是英文文字的视觉效果，引证商标则包括三部分，中文部分颜色更为突出，在两部分所占比例并无明显不同的情况下，中文部分更能给相关公众留下视觉印象。此外，因引证商标的图形部分同样会对相关公众带来明显视觉印象，因此，引证商标给相关公众留下的印象主要来源于其中文部分及图形部分，该视觉印象显然与诉争商标为相关公众带来的单独英文文字的视觉效果差异明显。呼叫方面，中国相关公众通常呼叫的是其中文部分，“happiness”“happiness station”，两商标的听觉效果完全不同。含义方面相关公众不会将“happiness”翻译成“幸福”以认知并记忆。综合上述情况，法院最终判决认定相关公众不会将二者相混淆，两商标不构成近似商标。
从上述两个例子可以看出，单一元素认定混淆的概率远高于多元素的商标，因此在前期设计商标构成要素的时候尽量避免单一元素注册的情况。
即便进行了前期充分的准备工作，也并不意味着商标一定可以申请成功，毕竟审查员的火眼金睛是经过“炼丹炉”进化过的。而对于挡在注册之路上的大山，注册人可以寻求主动出击的方式清理在先障碍。
第二铲——以“连续三年不使用”为由申请撤销在先商标
商标法第四十九条第二款规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”
我国商标权属于注册保护制度，而注册商标目的在于使用。根据前述规定可知，任何商标连续三年不使用的，均可被撤销。在注册商标遇到障碍后，我们可以选择这种方式，看看障碍商标是不是一枚闲置商标，清除在先障碍后申请商标就可以顺利获准注册。
第三铲——放弃近似部分专用权
“商标放弃部分专用权的审查”最早规定在1994年商标局制定的《商标审查准则》中。2000年商标局《关于商标审查意见书有关问题的通知》进一步规定了应当声明放弃商标专用权的具体情形。但是，由于2002年开始施行的《商标法实施条例》删去了原《商标法实施细则》关于“商标审查意见书”的内容，审查意见书制度自此失去了明确的上位依据。目前实践中，商标申请人在向商标局提出商标申请的过程中可以声明放弃申请商标中某些部分的专用权，也可以不做此项声明。而在司法实践中，放弃被认定近似部分的专用权从而获得商标权也是退而求其次的一种方法。

诉争商标

引证商标
上述案例中，引证商标权利人已经放弃“PHARM”专用权，诉争商标注册人亦明确表示放弃“PHARM”专用权。因此，在诉争商标与引证商标能够予以区分的基础上，同时考虑“PHARM”显著性较弱，最终法院认定共存不易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。
第四铲——受让在先商标
商标转让是商标注册人在注册商标的有效期内，依法定程序，将商标专用权转让给另一方的行为。虽然商标注册的初衷并非实现直接的盈利目的，但随手打开网站进行检索，以商标转让作为主要功能的网站不在少数。因此在注册商标遇到在先商标障碍的情况下，可以搜索一下障碍商标是否属于挂网转让商标，甚至是主动联系在先商标持有人询问是否有转让意向。相比较前述方法，此种方法时间短、见效快，且比起撤销三年不使用来讲，没有注册时间等要求，为了申请商标的顺利注册未尝不值得一试。但需要提醒的是，如果进行受让，需要将其整个系列商标一并受让，否则在后期注册的时候依旧可能存在障碍。
第五铲——与在先商标共存
商标共存是指在商业活动中，不同的主体在相同或类似商品或服务上使用或基于商业使用目的被核准注册的，相同或近似商标在相同法域内同时合法存在，即在商业活动中相抵触商标共存于相同的法域内。说到共存问题，就不得不提，商标权到底属于公权还是私权？从商标近似判断的初衷看，都是以相关消费者的视角来审视，那似乎属于一种公权。但在司法实践中，很多做法又体现了相反的一面，比如商标共存。比起提出三年不使用为由、购买在先商标而言，可能在先商标持有人一直持续使用并不忍割爱，与在先商标注册人签署共存协议不失为一个两全其美的办法。在共存协议中，列明基本信息，将同意商标共存市场的意见表达清楚并形成书面意见，再将达成一致的书面意见提交国家知识产权局、法院作为商标可以核准注册的依据。

诉争商标

引证商标
在上述案例中，二审法院认定，虽申请商标标志和引证商标标志较为近似，但中间字母的差异整体上能够为消费者所区分。引证商标所有人同意申请商标在中国注册和使用，可以看出引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者说是可以容忍的。《同意书》表现了对其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重。

诉争商标

引证商标
在该案例中，二审法院认定，诉争商标与引证商标在整体外观上存在一定区别，且引证商标的权利人出具了《同意书》，同意诉争商标的申请注册，表明引证商标的权利人认可诉争商标和引证商标尚不存在权利冲突，可以在市场上共存。在无其他证据能够证明诉争商标与引证商标共存容易导致相关公众混淆、误认的情况下，可以认定诉争商标与引证商标若使用在类似商品上，不易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。
集合生效判决的意见，我们可以看出，目前司法层面对于共存协议还是持认可的态度。（2019）京73行初3058号生效判决中将此问题进行了深度剖析：第一，根据商标法的相关规定，商标权人可以依法转让、许可其商标权，亦有权通过放弃、不再续展等方式处分其商标权。引证商标权利人通过出具同意书，明确对诉争商标的注册、使用予以认可，实质上也是引证商标权利人处分其合法权利的方式之一。在该同意书没有损害国家利益、社会公共利益或者第三人合法权益的情况下，应当予以必要的尊重。第二，根据商标法第一条的规定，保障消费者的利益和生产、经营者的利益均是商标法的立法目的，二者不可偏废。虽然是否容易造成相关公众的混淆、误认是适用商标法第三十条的重要考虑因素，但也要考虑到相关公众对于近似商业标志具有一定的分辨能力，在现实生活中也难以完全、绝对地排除商业标志的混淆可能性。尤其是在存在特定历史因素等特殊情形下，还可能存在不同生产、经营者善意注册、使用的特定商业标志的共存。相对于尚不确定的是否受到损害的一般消费者的利益，诉争商标的注册和使用对于引证商标权利人的利益的影响更为直接和现实。在没有客观证据证明的情况下，不宜简单以尚不确定的“损害消费者利益”为由，否定引证商标权利人作为生产、经营者对其合法权益的判断和处分，对引证商标权利人出具的同意书不予考虑。虽然商标的主要作用在于区分商品或者服务的来源，但除诉争商标和引证商标外，包括企业名称及字号、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以一并起到区分来源的作用。因此，既使准予诉争商标注册，如在实际使用过程中结合其他商业标志，能够区分商品或服务的来源，可以有效避免相关公众混淆、误认的，可以核准其商标注册申请。
上述的五个tips只是从司法实践中总结的一点小经验，当然还有一些基本的工作，例如查询引证商标持有人是否存在注销的情况等，这部分都是属于常规动作，本文不再赘述。
注册之路是一个漫长的过程，由于存在个案审查的原因，商标注册并非一蹴而就的事情。而当商标作为企业的灵魂顺利“出生”后，还会面临什么样的boss呢？我们下期继续分解。
指导律师：钟延红