禁止反悔原则的完善 ——兼浅谈《专利案件司法解释二》第13条的适用

摘要
是否所有的修改或意见陈述，不论审查员是否采信都会导致禁止反悔原则的适用？本文将从立法规定的演进与相关的案例的角度，探讨这一问题在我国专利制度中是如何解决的。
禁止反悔与等同原则一样，一直被认为是平衡专利权人和公众利益的调节器。而禁止反悔原则的适用范围是适用该原则首先要解决的问题。本文将从禁止反悔原则设立到完善的过程，结合我国审判实务界的案例，围绕关于是否所有的修改或意见陈述，不论审查员采信与否都会导致专利技术方案的放弃的问题展开讨论，并对其具体适用进行初步解读。
一、禁止反悔原则的过度使用
2010年1月实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释一》”）首次将禁止反悔原则引入我国专利制度[1]。关于该规定的适用，最高人民法院在答记者问时回复到“……为增强操作性，该条强调的是，专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或者意见陈述。至于该修改或者陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系以及是否被审查员采信，均不影响该规则的适用。[2]”事实上，司法实践也正是如此的。最高法院在“四川某公司诉淮南市某研究所等侵犯发明专利权纠纷再审[3]”中就表达了同样的观点。
可见，立法规定以及司法实践关于规定的适用都在强调专利申请人或者专利权人的诚信原则。即不论这种修改或者意见陈述是否被审查员接受作为授权或者维持权利有效的依据，基于诚信的角度，专利申请人或者专利权人的这种明示放弃都应当适用禁止反悔原则，都会导致对技术方案的放弃。
因此，我们也提出了质疑：专利无效宣告作为专利行政部门作出的决定，实际上是对专利权人与请求人之间就专利有效性冲突的裁决[4]。一味强调专利申请人或专利权人的诚信原则，过度使用禁止反悔原则，否认专利无效决定的观点，专利无效决定的拘束力和专利权利要求的稳定性如何体现？
对此，我们欣喜的看到，2016年4月1日实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“解释二”）对该问题进行了修正，使得该原则更加合理、灵活。
二、禁止反悔原则适用的完善
《解释二》第13条（以下简称“本条”）规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。早在2014年5月《解释二》（征求意见稿）就增加了类似的规定[5]，虽然文字有一定差异，但是最后还是保留下来，可见本条规定是存在合理性，并受到认可的。
《解释一》一味强调禁止反悔原则适用的确定性和可操作性，因此也可能导致禁止反悔原则的过度使用。《解释二》更为重视禁止反悔原则适用的“合理性”。一方面，专利授权确权的过程可以是认为专利局或者专利复审会与专利申请人或权利人共同确定专利保护范围的过程，禁止反悔原则的适用范围需要这个过程两者之间达成的合意，从而确定申请人或者专利权人通过限制或者意见陈述放弃了什么。而《解释一》的规定则直接省略了该环节，而直接认定所有的修改或者意见陈述都应该适用该原则，这未免让人怀疑违背禁止反悔原则的初衷。
另一方面，专利无效宣告作为专利行政部门作出的决定，实际上是对专利权人与请求人之间就专利有效性冲突的裁决[6]。而《解释一》一味强调专利申请人或专利权人的诚信原则，否认行政决定的约束力。而《解释二》的规定很好的衔接了专利复审委的决定与法院之间的判决之间的关系，使得司法和行政机关在同一问题的解读进行了统一，从而有利于提高司法判决、行政决定的公信力，从而提高权利要求的稳定性。
综上，《解释二》的规定使得禁止反悔原则的适用更加趋于合理。对专利复审委明确不予认可的限制或者意见陈述，法院应当直接认为不予适用禁止反悔原则。
三、《解释二》第十三条规定的具体适用条件
由于《解释二》实施时间不久，目前没有相关案例可以借鉴，笔者将结合禁止反悔案例的使用以及立法规定浅议本条规定的具体适用条件。
首先，人民法院认定的、专利局和专利复审委否定的以及专利权人的修改或进行意见陈述的是同一技术特征或者技术方案，这也是本条适用的前提。
其次，专利权人对有关技术特征所做的修正或陈述是被明确否定的。如同禁止反悔适用的前提要求专利权人对相关技术特征所做的限制或者放弃是明示的，权利人针对某一特定的技术方案或者技术特征的明示放弃排除在禁止反悔原则外也必须是明示的，形式上也要求被记录在专利审查文档中。
举证责任在于专利权人。这是举证责任分配的一般原则即“谁主张，谁举证”在本问题上的具体体现，即专利权人如果主张将某一技术特征或者技术方案排除在禁止反悔适用的范围之外，就应当承担证明该主张的举证责任。
那么人民法院能否主动适用本条规定呢？笔者认为，本条规定其实是对禁止反悔原则适用范围的完善。既然最高法院认为人民法院可以主动适用禁止反悔原则[7]，人民法院亦可主动适用本条规定。当然，如同人民法院在主动适用禁止反悔原则时一样，这里的“主动”并不是赋予人民法院调查取证，越过当事人直接排除禁止反悔原则的权利。侵权诉讼中所有有关的理由和证据应当由当事人提供，而不是人民法院。人民法院只是在当事人提交的证据中，或者相关的案卷中发现了与本条有关的证据，则可以将该情况明示给专利权人。
综上，相比之前禁止反悔原则过于适用，《解释二》规定使得禁止反悔原则更为合理。伴随着禁止反悔原则规定的完善，我们也看到，尽管存在一些不足，但是我国专利制度正在一步步朝着好的方向发展。
[1]第6条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
[2]《加强专利保护，促进自主创新和科技进步—最高人民法院知识产权庭负责人就关于<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释>答记者问》，载于《人民法院报》，2009.12.29，第二版。
[3]参见最高人民法院(2010)民提字第149号民事判决书。专利权人在无效审查中对专利权利要求1中“70℃下的负压浓缩”和无效证据中“未限制温度的负压浓缩”做了进一步陈述，主张两者之间存在实质性的区别。但是专利复审委员会的决定并没有采纳该主张，而认为负压浓缩是本领域公知的常规浓缩技术，其具体的适宜浓缩温度的获得并不需要创造性劳动，该区别技术特征不能为该权利要求带来突出的实质性特点和显著的进步。最高法院再审中认为，“…从专利法意义上讲，专利权人已经认为负压浓缩与未限定温度的负压浓缩以及常压浓缩存在着实质性差异，常压浓缩应当是专利权人已放弃了的技术方案，不应当以其与权利要求1中记载的‘滤液在70℃下负压浓缩至25—30公斤’等同而纳入到专利权的保护范围。”
[4]范晓宇：《宣告专利权无效决定的本质及其效力限定》，载于《中外法学》2016年第3期。
[5]《解释二》（征求意见稿）第16条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中修改权利要求书、说明书或者陈述意见，权利人举证证明该修改或者陈述未被审查员采信，并据此主张该修改或者陈述未导致技术方案放弃的，人民法院应予支持。
[6]范晓宇：《宣告专利权无效决定的本质及其效力限定》，载于《中外法学》2016年第3期。
[7]最高人民法院（2009）民申字第239号民事判决书，最高法院认为：禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制。现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定，为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡，亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。因此，二审法院对禁止反悔原则的适用并无不当。