收到侵权警告的几种救济方式

专利法规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。专利法的上述规定，提供了专利权人两种救济途径：私力救济和公力救济。其中，当事人可以通过协商这种私力救济途径解决专利纠纷，也可以通过司法救济、行政救济等公力救济途径解决专利纠纷。实践中，为了节省诉讼成本，专利权人可以通过发送侵权警告的方式警示涉嫌侵权一方具有侵权风险。涉嫌侵权一方在收到侵权警告后，为防止专利权人权利滥用，可以采取以下几种救济方式：
一、出具催告函
涉嫌侵权一方可以研究专利权人发送的侵权警告涉及的专利权的情况，若认定不侵犯专利权，可以向专利权人发送催告函。催告函的作用一是明确涉嫌侵权一方不侵犯专利权，二是催促对方当事人尽快行使诉权，避免涉嫌侵权一方处于一种侵权与否的不确定状态，影响己方生产经营活动的正常进行。需要说明的是，催告函应当为书面形式，而且应当以明确的语言催告对方当事人行使诉权。实践中，涉嫌侵权一方出具协商函，若未明确催告对方当事人行使诉权，仅表达知悉侵权警告情况、进一步协商意愿的，一般不应当认定为催告函。当然，若涉嫌侵权一方对是否侵犯专利权处于一种谨慎的态度，也可以通过协商函等形式与专利权人进行友好协商。
二、发起确认不侵权之诉
（一）确认不侵权之诉的法律依据
2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”[①]
依照上述规定提起的诉讼称之为确认不侵权之诉，起诉人的目的是希望法院认定其实施行为不构成侵犯专利权的行为。[②]
（二）确认不侵权之诉的要件
确认不侵权之诉首先应当满足民事诉讼的一般要件，即原告与本案具有直接利害关系、有明确的被告、有具体的诉讼请求、事实和理由、属于受诉法院管辖。
此外，根据司法解释，确认不侵权之诉还应当满足以下要件：（1）权利人发出侵权警告；（2）被警告人书面催告权利人行使诉权；（3）专利权人无正当理由延迟行使诉权。
1、侵权警告的形式
实践中，侵权警告可以是书面警告，也可以是口头警告。侵权警告的表现形式可以是律师函、声明、公告等。在实践中，还存在几种特殊的侵权警告形式，例如行政异议、诉前调解书、海关扣押通知等。有观点认为，判断是否构成警告的核心在于，其是否让被警告方或被诉方明确感受到侵权威胁或风险。权利人能让对方感受到侵权威胁或风险的举动，均可视为侵权警告。[③]
2、书面催告的要件
书面催告的作用在于催告对方当事人尽快行使诉权，避免被诉侵权人一直处于侵权与否的不确定状态，影响正常生产经营活动。前面提到，催告函应当为书面的形式，而且应当以明确的语言催告对方当事人行使诉权。实践中，涉嫌侵权一方出具协商函，若未明确催告对方当事人行使诉权，仅表达知悉侵权警告情况、进一步协商意愿的，不应当认定为催告函。
3、专利权人无正当理由延迟行使诉权
专利权人在收到书面催告函后，无正当理由既不提起诉讼，也不进行其他处理的，涉嫌侵权一方可以在合理的期限之后，发起确认不侵权之诉。
4、是否以造成权益损害为前提
实践中，对于专利权人在发出侵权警告后、延迟行使诉权对于涉嫌侵权一方是否造成损害，是否为确认不侵权之诉的要件存在争议。有观点认为，确认不侵权之诉应当以专利权的延迟行使诉权行为对涉嫌侵权一方造成权益损害为前提。也有观点认为，确认不侵权之诉只需要满足上述司法解释的三个要件即可，不以涉嫌侵权一方是否有权益损害为前提。
在（2017）京民终15号民事判决书中，北京市高级人民法院认为，在确认不侵权纠纷诉讼中，虽然提起诉讼的原因可能是被告发警告函的相关行为导致被控侵权一方的商誉受到损害，商业安宁受到侵扰，潜在的商业利益受到损失，但是是否存在上述事实，不是提起确认不侵权纠纷诉讼的前提条件，只要满足侵犯专利权纠纷司法解释的相关规定，原告即可主张确认不侵权的诉讼请求。[④]在该判决中，法院认为，被控侵权一方的权益受到损害不是提起确认不侵权纠纷诉讼的前提条件。笔者认为，专利权是民事财产权，属于当事人可以处置的私权，可以鼓励涉案双方当事人协商解决。因此，可以给予双方较为宽松的协商空间。对应地，应当对涉嫌侵权一方提起确认不侵权之诉给予合理限制，即至少以涉嫌侵权一方可能造成权益损害为前提。
（三）确认不侵权之诉的管辖
实践中，确认不侵权之诉参照侵权案件的处理，属于侵权行为地或者被告所在地人民法院管辖。在（2017）京民终15号民事判决书中，北京市高级人民法院认为，在最高人民法院《民事案件案由规定》中，将确认不侵权纠纷作为二级案由规定在一级案由知识产权权属、侵权纠纷下，这种划分是基于我国当前的民事诉讼制度主要以合同诉讼、侵权诉讼的分类来设计的。主要原因是确认不侵害专利权之诉中的"权利"实际上是被告的“权利”，即诉争专利权，确认不侵权纠纷诉讼的实体审查内容与侵害专利权纠纷诉讼实体审查的内容是一致的，相当于被控侵权人在侵害专利权纠纷诉讼中进行不侵权抗辩，应当适用《中华人民共和国专利法》的规定。[⑤]因此，确认不侵权之诉的管辖也应当适用《中华人民共和国专利法》的规定，由侵权行为地或者被告所在地人民法院管辖。
（四）确认不侵权之诉的作用
笔者认为，确认不侵权之诉作用主要有：（1）避免专利侵权与否处于一种悬而未决的状态；（2）赢得管辖优势。实践中，确认不侵权之诉的前提是专利权人未提起侵权之诉，也就是说，若后续专利权人提起侵权诉讼，确认不侵权之诉的受理时间也会早于专利权人提起的侵权之诉。司法实践中，由于确认不侵权之诉和侵权之诉往往针对的是同一事实和法律关系，后续发起的侵权之诉可能会移送至确认不侵权之诉所在法院审理，从而为提起确认不侵权之诉的当事人赢得管辖优势。
三、发起不正当竞争之诉
（一）适用情形
不正当竞争行为，一般是指经营者在生产经营活动中，违反法律规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。在专利侵权纠纷中，也可能涉及不正当竞争。例如，专利权人未尽到审慎义务，在发送侵权警告时，打压了竞争对手的合法权益，造成了不正当竞争。著名的本田、双环专利侵权案，即是专利权人未尽到审慎义务，向双环公司及其销售商发送侵权警告，构成不正当竞争的典型案例。有观点认为，权利人维权的方式是否适当并非以警告行为是否侵权的结论为判断依据，而是以权利人维权的方式是否正当，是否有违公平的竞争秩序，是否存在打压竞争对手作为衡量的标准。[⑥]因此，若专利权人的维权行为不适当，构成不正当竞争时，被诉侵权人也可以发起不正当竞争之诉。
（二）与确认不侵权之诉的关系
尽管不正当竞争之诉与确认不侵权之诉属于两个不同的法律关系，但实践中往往可以一并提出、合并审理。在速迈医疗与水木天蓬确认不侵权之诉案件中，法院认为，原审原告主张损害赔偿、消除影响等诉讼请求，是基于其主张被告违反《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第二条关于经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则，遵守公认的商业道德及法律的相关规定，认为原审被告发警告函等行为属于实施了损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为，其依据的权利是原审原告正常、合法经营的权利，与确认不侵权的诉讼请求为不同的法律关系，应当分别进行审理。鉴于该案一审已对北京速迈医疗公司向北京水木天蓬医疗公司、江苏水木天蓬科技公司及其潜在客户发生律师函等行为是否构成侵权进行了审理并作出认定，为节省诉讼资源，法院对不正当竞争之诉一并进行审理。
四、提起无效宣告程序
若涉嫌侵权一方通过评估涉案专利，发现其权利的稳定性不高，则可以提起无效宣告程序，请求专利复审委员会宣告该专利权无效。若专利权被宣告无效，即可从根源上解除涉嫌侵权一方被控侵权的风险。
实践中，涉嫌侵权一方可以通过评估专利权的稳定性、己方行为与专利权方案的相关性、己方商业利益等角度，选择合适的救济方式。
[①]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，2009年。
[②]尹新天，《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年3月第1版。
[③]吴让军，《浅议确认不侵权之诉的受理条件及诉讼请求》，《中国知识产权》总第79期。
[④]（2017）京民终15号民事判决书。
[⑤]（2017）京民终15号民事判决书。
[⑥]彭燕，《专利纠纷中也可能涉及不正当竞争？——从本田、双环专利侵权案谈起》，恒都法律研究院公众号。