导语
在专利实质审查、确权及侵权诉讼程序中,都几乎不可避免地会涉及到对权利要求保护范围的解释。专利权人为获得授权或维持专利权的有效性,甚至会对权利要求进行限缩或部分放弃。这就给被控侵权方带来了可趁之机,利用权利人的解释作不侵权抗辩,比如在等同侵权的确定过程中,利用禁止反悔原则进行抗辩。禁止反悔原则该如何适用呢?往往比想象中要更复杂也更有争议,下面笔者就借助一典型案例加以说明。
案件背景的介绍
本案主要涉及的是侵害发明专利权纠纷的再审案件[1],专利名称为“鲨鱼鳍式天线”,一审法院认为专利权人在确权阶段的意见陈述不适用禁止反悔原则,认定构成等同侵权,二审法院则给出相反的结论,认为可适用禁止反悔原则。
本案存在争议的特征有两个:一是特征a:天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连,或者直接与同轴电缆匹配相连;
二是特征b:所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部。
本案在实质审查及确权程序中,所涉对技术特征a、b解释的相关事实如下:
在实质审查过程中,专利权人在答复审查意见时主张:涉案专利与对比文件的信号输出连接方式不同,在天线外壳内侧上部的安装方式也不是公知,但是该主张被否定了。专利权人是通过增加新的技术特征到权利要求中而最终获得授权。
在专利无效的确权过程中,专利权人对于技术特征a、b的观点与实质审查阶段的答复意见相同。
被诉无效决定认定:涉案专利具备创造性,理由为:现有技术中AM天线和FM天线为分离式设计,而涉案专利特征c 的AM/FM则设计为共用天线,二者是相背离的,可见现有技术给出了相反的技术教导,未给出技术启示,本领域技术人员在现有技术的基础上无法获得本专利权利要求1的技术方案,进而认定权利要求1具备创造性。可见,在无效过程中,复审委并没有直接评价权利人的上述主张。
本案争议情况
本案与本文主题相关的争议焦点如下:专利权人在专利授权及确权程序中对技术特征a、b的陈述在侵权案件中是否适用“禁止反悔”原则。
再审申请人主张:被诉无效决定没有“明确否定”专利权人关于技术特征a、b的陈述,因而不属于 “技术方案的放弃”,也就不能适用“禁止反悔”原则。
被申请人主张:确权程序中专利复审委明确将技术特征a、b列为区别技术特征,这就相当于专利权人对于技术特征a、b的主张已经被专利复审委明确承认了,也就构成对技术方案的放弃,因而可以适用“禁止反悔”原则。
本案值得讨论的问题
分析双方的争议点可看出,引起争议的核心问题在于,权利人授权确权过程中的陈述是否属于司法解释二第十三条中要求的“明确否定”,关于“明确否定”在司法解释中是没有进行明确的。因而在司法实践中这也是一个较大的争议点所在,同时这个点也是无法避免,必须进行确定的。本案的典型意义就在于,对这个充满争议的问题提供了较为明确的判断思路及标准。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三[1]以“明确否定”作为适用禁止反悔原则的例外,当确权程序中专利权人的陈述被明确否定的条件下,则认为不构成对技术方案的放弃,不适用禁止反悔原则。那么本案中,被诉决定并未对专利权人关于特征a、b的陈述进行明确地评价,二审法院也是由此认定应适用禁止反悔原则的。但是我们可以看到,在实质审查阶段,专利权人关于特征a、b相同的陈述是未予接受的,在进行判断的时候是否需要考虑实质审查阶段,以及实质审查阶段这种不接受的审查意见是否属于本条所指的“明确否定”呢?
最高院认为,在专利授权确权程序中对技术特征的认定应该是连续的,不能割裂来看,在进行“明确否定”的判定时,应当全面考察专利授权、确权两程序中对于技术特征的审查,客观全面地判断权利人的限缩性陈述是否最终被裁判者认可,并且也需要同时考虑涉案专利被授予专利权以及在无效程序中被维持有效,是不是由于争议限缩性解释所带来的。如果是,则可以认为构成对技术方案的放弃,适用禁止反悔原则。否则,则不适用。
具体到本案中,专利权人关于技术特征a、b的陈述在实质审查过程中未被接受,无效审查程序中也没有因该陈述得出相反的结论。涉案专利的授权及无效阶段专利权的维持均非因专利权人关于特征a、b的陈述,因而不构成技术方案的放弃,不应适用禁止反悔原则。
上述认定与“禁止反悔”的立法目的并不相悖。禁止反悔原则是民法诚实信用原则在专利领域具体体现,其设立是为了平衡专利权人和社会公众的利益,避免专利权人“两头得利”。本案中,专利权的获得及维持均非因专利权人对于技术特征a、b的限缩性解释,因而也就不存在两头得利的问题。
小结
综上可知,在司法实践过程中,不能僵硬教条地适用及解释法条,而应对相关事实进行客观全面的考察。在“明确否定”的判断时,不能将授权和确权割裂开来,而是要考虑对技术特征认定的连续性,不仅要考察形式还应考察实质,即在授权及确权程序中,需考察权利人的限缩性解释是否最终被裁判者认可,是否由此导致专利申请获得授权或专利权得以维持,进而判断是否适用“禁止反悔原则”。
引文
[1](2017)最高法民申1826号
“禁止反悔原则”,你真的了解吗?
作者:渠佩佩来源:恒都律师事务所

导语 在专利实质审查、确权及侵权诉讼程序中,都几乎不可避免地会涉及到对权利要求保护范围的解释。专利权人为获得授权或维持专利权的有效性,甚至会对权利要求进行限缩或部分放弃。