说明书是权利要求之母,但却是后妈?

来源:恒都律师事务所

文章摘要
第1则 权利要求的字面含义是清楚的,则无需甚至不能根据说明书来解释权利要求? 笔者最近代理的一起专利无效行政诉讼案件,涉及到对权利要求中的技术特征是否可以根据说明书进行解释的问题,具有一定的代表性。
第1则 权利要求的字面含义是清楚的,则无需甚至不能根据说明书来解释权利要求?
笔者最近代理的一起专利无效行政诉讼案件,涉及到对权利要求中的技术特征是否可以根据说明书进行解释的问题,具有一定的代表性。
涉案专利涉及一种移动工装板,说明书背景技术中记载:在自动化物料输送流水线,经常会用到工装板,放置有工件的工装板沿着流水线依次经停各个工位,部分生产工序需要(通过设置在流水线下的顶升旋转机——笔者注)将工件转动一定角度。涉案专利的改进点在于:在移动工装板的支撑架上具有相互垂直设置的X杆和Y杆(也是与最接近对比技术最关键的一个的区别特征)。
在说明书技术效果部分载明:相互垂直设置的X杆和Y杆使得转动时轴心固定,避免载物台晃动,提高了该移载工装板的稳定性和可靠性。而说明书具体实施例部分进一步记载:所述支撑架4设置有相互垂直设置的X杆61和Y杆62,起到支撑载物台1作用的同时, X杆61和Y杆62可嵌入顶升旋转机的导向槽,将该工装板从上向下放置,使X杆61和Y杆62滑入导向槽,即可实现工装板与顶升旋转机的准确稳固连接, 使得X杆61和Y杆62与外部零部件连接便利。两个相互垂直的导向槽与X杆61、 Y杆62连接后,可限制该工装板在水平方向的平移自由度和垂直于水平方向的旋转自由度,在顶升旋转机驱动工装板转动时, 避免该工装板与顶升旋转机发生相对错动。
复审委在无效宣告请求审查决定中认为,证据2中位于载物平台下方的支撑架由相互垂直设置的横杆和纵杆组成,其作用与涉案专利的X杆、Y杆相同,均是用于支持载物平台,涉案专利相对于证据1(最接近对比技术)与证据2的结合不具有创造性。

行政诉讼一审维持了复审委的无效决定,一审法院认为:涉案专利中相互垂直的X杆和Y杆,其作用虽在说明书中提到可限制该工装板在在水平方向的平移自由度和垂直于水平方向的旋转自由度,在顶升旋转机驱动工装板转动时,避免该工装板与顶升旋转机发生相对错动,但在权利要求1中却仅体现为“所述支撑架(4)设置有X杆(61)和Y杆(62),X杆(61)和Y杆(62)相互垂直设置”,其中并无关于旋转机构等其他部件结构的限定,故二者的作用均是作为支撑架部件支撑载物台。
如此,“说明书是权利要求之母”岂不是成为了一句空话?难道是后妈不成?
第2则 权利要求的解释需要前提条件吗?
国家知识产权局某审查员在《论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法》一文就认为“权利要求保护范围的解释是积极和主动的,但是具备一定的前提条件,在权利要求的术语存在特定含义、或者说明书明确放弃某些技术方案、或者权利要求所包含的某些技术方案无法实现、或者权利要求的术语存在多种含义等情况下,应当对于权利要求进行解释。但是,不能将解释混同于限制。”(张鹏,《专利法研究(2009)》2010-07-01)。
认为权利要求的解释需要前提条件的最权威的出处,源自最高人民法院在宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司发明专利侵权纠案【(2001)民三提字第1号】中的认定:“在确定专利权的保护范围时,既不能将专利权保护范围仅限于权利要求书严格的字面含义上,也不能将权利要求书作为一种可以随意发挥的技术指导。确定专利权的保护范围,应当以权利要求书的实质内容为基准,在权利要求书不清楚时,可以借助说明书和附图予以澄清,……。确定专利权的保护范围,应以权利要求书的内容为准,说明书和附图用于解释权利要求。说明书和附图只有在权利要求书记载的内容不清楚时,才能用来澄清权利要求书中模糊不清的地方,说明书和附图不能用来限制权利要求书中已经明确无误记载的权利要求的范围。”
北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2013)》第十一条规定“对权利要求的解释,包括澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式……”,虽然在2017年修订版对此条内容作出微调“对权利要求的解释,包括但不限于澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式……”,但是仍然给人权利要求的解释需要具备前提条件的印象。
第3则 说明书是权利要求之母——权利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程
目前国知局和法院通常采用的创造性判断“三步法”中,确定发明与最接近对比技术的区别技术特征和发明实际解决的技术问题是非常关键的步骤,这也是判断发明是否对最接近的现有技术做出了实质性贡献的关键。虽然说明书中记载的技术问题可能与确权程序中相对于最接近对比技术重新确定的技术问题不同,但是说明书对于准确理解发明的整体技术方案、尤其是发明构思仍然是不可或缺的。
最高人民法院在(2010)知行字第53-1号行政裁定书(精工爱普生株式会社与国家知识产权局专利复审委员会、郑亚俐、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司发明专利权无效行政纠纷案件)中明确指出:“权利要求不可能对发明所涉及的全部问题表述无遗,需要通过说明书对要求保护的技术方案的技术领域、背景技术、发明内容、附图及具体实施方式等加以说明。为此,专利法明确规定了权利要求书和说明书之间的关系,要求说明书应该充分公开发明的技术方案,使得所属技术领域的技术人员能够实现;权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。在专利法的上述法定要求下,说明书记载的上述内容对于理解权利要求含义更是不可或缺,两者具有法律意义上的密切关联性。说明书的上述内容构成权利要求所处的语境或者上下文,只有结合说明书的记载,才能正确理解去权利要求书的含义。在这一意义上,说明书乃权利要求之母,不参考说明书及附图,仅仅通过阅读权利要求书即可正确理解权利要求及其用语的含义,在通常情况下是不可能的。权利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程。在这个过程中,必须结合说明书及其附图才能正确解释权利要求。”
2019年12月13日,随着首例生物基因技术药物专利申请复审行政案件的落槌,最高人民法院知识产权法庭2019年“集中宣判周”正式收官。最高人民法院在该案判决书中指出:“那些表面上看似显而易见的发明事实上也可能具有创造性。面对所要解决的客观的技术问题,本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段,而不是抽象的想法或者一般的研究方向。脱离申请日时本领域技术人员的实际认知,仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术存在技术启示,容易低估发明的创造性。”
在宣判后举行的“最高人民法院知识产权法庭集中宣判周各界旁听代表座谈会暨媒体集体采访会”上,该案审判长朱理法官在发言中进一步表示:“从案件亮点来说,该案在创造性判断及如何避免后见之明两方面具有指导意义。创造性判断要考虑专利申请与现有技术的区别,考虑该区别在发明技术方案整体中发挥什么作用,解决什么样的技术问题。本案我们提出创造性标准要和说明书充分公开等其他标准区分开,使创造性标准更加稳定、一致。同时,要全面谨慎客观地评估发明的创造性,充分理解和尊重发明的实质贡献,避免事后诸葛亮的思维误区。”
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