《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条规定:
“功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”
根据上述司法解释的记载可以知晓,功能性特征即是指使用“其所为(做什么)而不是其为何(如何做)”的术语描述的技术特征。对于这类技术特征而言,如果单纯以所实现的技术效果作为专利的保护范围,专利权人所得到的权利保护范围可能会超出其技术贡献。这将使得专利权保护范围过大,不利于社会技术的进步和发展。
因此,功能性特征的侵权比对原则与一般的技术特征不同,功能性特征是根据说明书及附图所记载的方案来确定保护范围的。由此一来,在诉讼实务中,一个技术特征是否被判定为功能性特征,将会直接影响到专利的保护范围。本文旨在结合相关判例,浅析功能性特征的一些判定思路。
首先,功能性特征需满足以下要件:
01、只从功能进行限定,而没有实现所述功能必需的结构特征。
在专利撰写的过程中,专利代理人为了对技术方案进行上位,常常根据几种不同实施例所共同实现的功能上位为一个技术特征,并根据所实现的功能对该技术特征进行命名,此时,若该技术特征没有公开相应的结构特征,则该技术特征容易被认定为功能性特征。例如,在某拖把领域的专利[1]中,涉案专利权利要求并没有公开“挤水装置”这一技术特征的相关结构,只是以功能或效果加以描述,而且该改进点也正是涉案专利所述的相对于传统拖把的技术创新之处,本领域普通技术人员显然无法通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征,故该技术特征属于功能性特征。
相对地,若技术特征的描述方式为“结构+功能/效果”,即该技术特征同时描述了结构和功能两方面的特征,则该技术特征不应认定为功能性特征。例如,在某汽车刮水器专利的纠纷[2]中,争议技术特征“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形”是否为功能性特征的问题。该技术特征限定了安全搭扣的方向是面对锁定元件延伸,这一描述属于结构上的限定。同时又进一步限定这种结构具有防止锁定元件的弹性变形的效果。由此可知,上述技术特征的特点是:既限定了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能,且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。据此法院判定,该技术特征实质上已经隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果,亦不属于功能性特征。
02、“功能性限定”不存在所属领域技术人员所熟知的相对固定的技术结构。
在上述“挤水装置”的案例中,由于该“挤水装置”为涉案专利的创新点,本领域对这一功能性的概念没有熟知的相关结构,所属领域的技术人员不清楚这种用于对拖把进行挤水的结构是如何实现的。因此,该技术特征不符合司法解释中规定的“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”这一除外条件。
相对地,若以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语,则该技术特征不属于功能性特征。例如,在某电磁阀专利的纠纷[3]过程中,对于争议技术特征“螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是否构成功能性特征的问题,专利权人提交了相关的教科书和技术手册,用以证明争议技术特征系本领域普通技术人员的公知常识。对此法院认定,争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形,不属于功能性特征。
上述列举的判例提供了一些功能性特征的认定思路,需要注意的是,通过梳理相关判例的情况来看,在诉讼实务的过程中不应当机械地套用这些原则,对于采用了功能性限定的技术特征而言,其是否能够被认定为功能性特征,还应当回归于司法解释条文本身,即是否满足“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”。
例如,在某电动平衡车的专利纠纷[4]中,涉案专利记载了如下技术特征:“转动机构,固定于第一内盖与第二内盖之间,第一内盖与第二内盖通过该转动机构实现转动连接”。对于本案中“转动机构”是否构成功能性特征,成为本案的争议点之一。此时,若单纯套用前述认定思路,如何实现转动连接是本领域熟知的、相对固定的结构。同时,上述特征也记载了转动机构与第一内盖和第二内盖之间的位置关系,属于“结构+功能/效果”的描述方式,似乎可以将“转动机构”认定为非功能性特征。在此情况下,法院仍然将“转动机构”认定为功能性特征,原因如下。
认定功能性特征需考虑与其他技术特征之间的适配关系,涉案专利说明书的“背景技术”部分记载:“目前平衡车的脚踏平台一般是一块板状的平板,其在使用过程中始终保持水平状态,无法相对转动,所以无法让使用者仅仅通过利用脚部即可对平衡车进行控制。”而涉案专利加以改进,设置为与之不同的左、右内盖结构,并通过转动机构将左右内盖转动连接,从而实现了电动平衡车左右两侧结构的相对转动。因此,在判断本领域技术人员仅阅读权利要求是否能够直接确定如何实现权利要求1中的转动连接时,还必须考虑其所连接的左、右内盖的具体情况。即使现有技术中已经有转动机构的连接方式,但是将已有的连接方式与涉案专利中的左、右内盖结构相配合,实现权利要求1中的左、右内盖的转动连接,并不是本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定的。
由此可见,在诉讼实务过程中,对于功能性特征的认定,不能仅片面地套用某一单独的判定原则。而是要结合专利技术方案的实际情况进行综合判断,依次考虑:1、该技术特征是否只从功能进行限定,而没有实现所述功能必需的结构特征?2、该“功能性限定”是否存在所属领域技术人员所熟知的相对固定的技术结构?3、该技术特征是否是本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式?
由此一来,在认定权利要求中某一技术特征是否属于“功能性特征”时,不仅需要考虑技术特征文字本身的含义,还需将该技术特征纳入到权利要求限定的整体技术方案中进行理解。使得功能性特征的判断思路能够回到司法解释的条文本身,从而做到以司法解释的精神为基准,结合专利方案的实际情况实现综合全面的判断。
参考文献
[1]最高人民法院,(2020)最高法知民终1684号判决书
[2]最高人民法院,(2019)最高法知民终 2 号判决书
[3]最高人民法院,(2019)最高法民申5477号判决书
[4]最高人民法院,(2018)最高法民申2345号判决书
浅析专利诉讼过程中功能性特征的判定思路
作者:王兆林来源:广东良马律师事务所

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条规定: “功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征