商标法实施条例修改要点总结和评论

2013年8月30日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了新修改的《中华人民共和国商标法》，并决定自2014年5月1日起实施。为做好商标法相关的配套法规修改工作，国家工商行政管理总局起草了《中华人民共和国商标法实施条例》（修订草案）于2013年8月形成初步的征求意见稿并于9月征求工商系统、代理组织、企业、专家学者、司法机关等的意见。根据征求到的意见，工商总局2013年12月形成“送审稿”报送国务院法制办。向社会公众征求意见后，国务院于2014年4月29日以第651号令修订和公布，自2004年5月1日起施行。在修订的过程中，我们积极参与提出意见和建议，以下为我们对此次修订的要点总结和评论。
一、总则
1. 外国人或者外国企业需指定中国境内文件接收人（5条）
条例规定外国人或者外国企业申请或者受让商标的，应当在申请书中指定中国境内文件接收人。商标局、商评委的后继商标业务法律文件向该指定的中国境内接收人送达。
万慧达：在条例的修订过程中，曾试图规定赋予商标代理机构承担文件的转送义务。但是在实践操作中，同一商标所有人可能分不同的案件类型委托多个代理机构，操作中存在困难和问题。条例吸收了我们的意见和建议，明确要求外国人或者外国企业在申请商标注册和受让商标时指定中国境内的文件接收人。此规定便于商标局和商评委文件的送达，有利于保障当事人的权益，值得欢迎。
不过，由于条例中仅明确了外国人或外国企业在申请商标注册或者受让商标时需指定中国境内的文件接收人，而国内的企业以及在办理其他种类的商标事宜如异议等同样涉及到送达的问题，希望实践中商标局和商评委能参考此规定对适用的当事人和案件类型予以拓展。
2. 快递和数据电文方式递交和送达（9条、10条）
条例将邮政企业以外的快递企业与邮政企业平等对待，即快递企业的收寄日作为递交日。商标局或商评委以数据电文方式向当事人送达文件的，应当经当事人同意。除当事人能够证明文件进入其电子系统日期外，以数据电文方式送达的，自文件发出之日起15日视为送达当事人。
万慧达：在条例的修订过程中，曾试图规定“通过邮政企业以外的快递企业递交的，以商标局或者商标评审委员会收到日期为准”。“商标局或者商标评审委员会向当事人送达各种文件的日期，以互联网电子方式送达的，除当事人能出具相反证据的情况外，该文件自发送之日起视为已经送达。”此次条例做了更改并且规定“以数据电文方式送达当事人的，应当经当事人同意”有利于维护当事人的利益，值得欢迎。
3. 明确不计入审查、审理期限的情形（11条）
条例规定五种不计入审查、审理期限的情形：
（一）商标局、商标评审委员会文件公告送达的期间；
（二）当事人需要补充证据或者补正文件的期间以及因当事人更换需要重新答辩的期间；
（三）同日申请提交使用证据及协商、抽签需要的期间；
（四）需要等待优先权确定的期间；
（五）审查、审理过程中，依案件申请人的请求等待在先权利案件审理结果的期间。
万慧达：商标法就商标申请、驳回复审、异议、撤三等的审查和审理规定了审限，但没有规定中止的情形。新条例吸收大家的意见在第（五）项中扩充了不计入审限期间可能涉及到的案件类型。通过不计入审查和审理期限的规定使相关案件的中止审理成为可能，值得欢迎，需要进一步明确的是在有相对方的案件中如异议、撤三等，案件申请人的等待在先权利案件审理结果的请求是否需要经过相对方的同意。另外需要注意的是条例第（二）项中规定当事人需要补充证据的期间不计入审限。新条例接受大家的意见延续了异议和评审程序中当事人三个月补充证据材料的规定，为了保障审查和审理时间将其排除在审限之外。这样异议、不予注册复审、基于相对理由的无效宣告等案件类型，商标局和商评委可自初步审定公告期满或者收到申请之日起18-24个月内审结。
二、商标注册的申请
4. 商标申请文件的变化（13条）
条例规定申请商标所需要提交的文件中商标图样由之前的5份减为1份，并明确不指定颜色的，应当提交黑白图样。以三维标志、颜色组合或声音申请商标注册的，应说明商标的使用方式。以三维标志申请注册的，提交的商标图样应当至少包含三面视图。以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致。
万慧达：声音商标作为一种新接受的可注册标识，在实践中对于申请文件等需要进行更细化的明确和指引，工商总局正在制定声音商标的受理和审查标准，有望解决这一问题。以三维标志、颜色组合或声音申请商标注册的要求说明商标的使用方式能便于审查，但需要明确的是商标使用方式的说明是否作为商标申请权利要求的一部分并在初审公告中予以公告以及在注册后是否作为权利范围的判断标准。
5. 身份证明文件（第14条）
条例规定申请商标注册、办理变更、转让、续展、异议、撤销等其他商标事宜应当提交身份证明文件。
万慧达：对于国外主体而言，有关身份证明文件的要求可能影响一些案件的及时提交和办理，需要商标局在实践中明确是否可以在一定期限内后补。
6. 补正（18条）
条例维持30日的补正时限，但增加规定“期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。”
万慧达：条例修订过程中曾试图规定15日的补正时限，最终维持30日的补正时限值得欢迎。但条例未明确何种情形构成“不按照要求进行补正的”。实践中商品描述的补正非常多，在条例的修订过程中曾试图要求商品或者服务项目名称应当按照商品和服务分类表中的名称、类别号填写，但此次条例明确“商品或者服务项目名称未列入商品和服务分类表的，应当附送对该商品或者服务的说明”，说明可以提交未列入分类表的商品和服务。如果商品的描述经多次补正仍不予接受视为“不按照要求进行补正”并不予受理，会对申请人的利益造成损害，需要在实践中明确。
7. 同日申请（19条）
条例关于同日申请的规定与原条例规定一致，即对同日申请的商标的处理明确为原则上抽签，除非当事人达成协议。
万慧达：关于同日申请可能存在的一个问题尚未解决：实践中可能出现同日申请中一件申请人因提供使用证据而被初步审定，另一件申请被驳回，但是被驳回的申请提起复审，如果驳回复审成功则也应获得初步审定，这样两个同日申请会产生冲突。建议实践中对于同日申请的审查统一并案进行处理，视为一个案件，申请人参加到一个程序中可以彼此质证提供的使用证据等。
三、商标注册申请的审查
8. 商标申请的分割（22条）
条例仅规定了部分驳回时的申请分割制度：申请商标在部分指定商品上被驳回时，申请人可以在收到《商标注册申请部分驳回通知书》之日起十五日内向商标局提出分割申请，将初步审定的部分申请分成另一件申请，对分割出来的初步审定的申请生成新的申请号，并予以公告。
万慧达：由于商标法允许一标多类的申请，分割制度非常必要。条例的规定仅涉及在申请遇到部分驳回时候的分割，不够灵活并且不利于商标申请人权利的及时获得和保障。由于受分割的限制，在部分商品上被异议，异议决定准予在部分商品上注册，驳回复审决定在部分商品上准予注册，不予注册复审决定在部分商品上准予注册，以及转让或移转涉及到部分商品上的商标等情形时会非常不便。而且，关于一标多类的申请，商标局和商评委的官费按照类别收取并且与单类的分别申请费用相同。申请人应慎重考虑采用一表多类的申请方式。
9. 申请的说明或修正（23条）
商标法第29条规定商标局可以要求商标申请人对申请内容做出说明或者修正。条例明确时限为收到商标局通知之日起15日内。
万慧达：说明或者修正是仅涉及形式内容还是包括实体内容，例如是否包括改变商品描述、放弃专用权声明、主张通过使用获得显著性等等，需要在实践中进行明确。
10.异议受理及答辩（24条、26条、27条）
条例规定提出异议的，异议人应提交身份证明。依据相对理由提异议的，异议人需提交异议人为在先权利人或利害关系人的证明。提出异议申请或者答辩后可在3个月内补充有关证据材料。期满后生成或者当事人有正当理由在期满后提交的，商标局将证据交对方当事人并质证后可以采信。规定同一异议人以相同的理由及事实和法律依据针对同一商标再次提交异议申请的不予受理。条例中没有关于异议证据交换的规定。
万慧达：条例维持异议或答辩后3个月的补充材料时限值得欢迎。但异议人的身份证明，对于国外主体需要在实践中明确是否可以在补充证据材料时限前补充提交。“为在先权利人或利害关系人的证明”，例如主张在先使用等是否成立属于实质审查的内容，实践中建议商标局在受理的形式审查时降低要求。条例中没有关于异议证据交换的规定，但是对于超期举证的材料需要进行质证。需要明确案件对方当事人拒绝质证的法律后果。
四、注册商标的变更、转让、续展
11.商标转让（31条）
条例规定转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由转让人和受让人共同办理。
万慧达：如何共同办理转让申请还需要商标局进一步明确，如委托代理机构提交转让申请的，是否需要转让人和受让人均签署代理委托书。
五、马德里商标国际注册
12.国际注册作为专章进行规定（34-50条）
条例增设专章，规定马德里商标国际注册的有关内容，涉及到商标国际注册的调整对象、以中国为原属国的商标国际注册、指定中国领土延伸申请的审查与异议程序以及国际注册商标转让等后续申请，针对指定中国的领土延伸申请的撤销、无效宣告时间起算点、时限等等。
万慧达：在实施条例中增设专章规定马德里商标国际注册的有关内容，将相关的规定上升到行政法规层面很有必要，值得欢迎。
13.指定中国的三维标志、颜色组合、声音、集体商标、证明商标申请文件要求（43条）
条例规定指定中国的三维标志商标、颜色组合商标、声音商标、集体商标、证明商标，申请人应自该商标在国际局国际注册簿登记之日起3个月内通过依法设立的商标代理机构向商标局提交商标使用方式说明、商标图样、声音样本、声音描述、集体商标和证明商标的主体资格证明文件和使用管理规则等。未在上述期限内提交相关材料的，商标局驳回该领土延伸申请。
万慧达：对于指定中国的三维标志、颜色组合、声音、集体商标和证明商标，商标局给予国际注册人3个月补充申请文件的时限。具体的申请文件要求与国内直接申请相同。国际注册人应注意相关规定，以免因为申请文件不齐全而被驳回。
14.在中国获得保护的国际注册商标的有效期（46条）
条例规定在中国获得保护的国际注册商标，有效期自国际注册日或者后期指定日起算。
万慧达：以国际注册日或者后期指定日作为国际注册有效期的起算日便于商标管理和公众查询。但实际操作中，在国际注册日或者后期指定日至该商标在中国获得保护前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为应不具有追溯力，与《商标法》第36条第二款关于经异议不成立而准予注册的商标的法理相同。
15.指定中国的国际注册商标的撤销和宣告无效（49条）
条例规定依照《商标法》第49.2条对国际注册商标提出撤销申请，应当自该国际注册驳回期限届满之日或者自商标局或者商评委针对驳回复审、异议做出准予注册决定生效之日起满3年。依照《商标法》第44.1条绝对理由提出宣告注册商标无效的，应当自该国际注册驳回期限届满或者自商标局或者商评委针对驳回复审、异议做出准予注册决定生效后提出。依照《商标法》第45.1条相对理由提出宣告注册商标无效的，应当自该国际注册驳回期限届满之日起5年内，或者自商标局或者商评委针对驳回复审、异议做出准予注册决定生效之日起5年内提出，对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。
万慧达：《商标法》第49条第二款规定的撤销包括三年不使用撤销和退化为通用名称的撤销。条例“三年”的时间要求应仅针对三年不使用的撤销而不适用于退化为通用名称的撤销，需要商标局在实践中予以明确。对于在一个类别的部分商品上核准注册的国际注册商标，对于核准部分的商品上的撤销以及无效宣告请求的起算点是否应分别为驳回期限届满日起满三年、驳回期限届满日，需要商标局和商评委在实践中明确。另外，《商标法》第36条规定，法定期限届满当事人对商标局或者商评委的决定不申请复审或者不向法院起诉的，决定生效。对于国际注册商标，之前的实践中对于驳回复审决定、异议裁定或者异议复审的裁定并不进行公告。因此，当事人很难确定条例规定中的“决定生效日”。为了明确相关的期间，希望商标局考虑对相关程序的决定进行公告。
六、商标评审
16.异议复审与异议的关系（53条）
条例规定商评委审理不服商标局不予注册决定的复审案件，应当针对商标局的不予注册决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及原异议人提出的意见进行审理。商评委应当通知原异议人参加并提出意见。原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的，可以作为评审的依据；原异议人不参加或者不提出意见的，不影响案件的审理。”
万慧达：依据新商标法，仅被异议人可以提起不予注册复审，而在异议程序中没有证据交换程序并且异议人在异议中获得了商标局的支持，因此应该允许原异议人在不予注册复审程序中进行充分的答辩并列入审理范围。从条例的文义来看，复审与异议仍然是相对独立的程序，原异议人的意见对案件审理结果有实质影响的，可以作为评审的依据值得欢迎。
17.撤销与撤销复审的关系（56条）
条例规定商评委审理不服商标局依照商标法第四十九条规定作出撤销或者维持注册商标决定的复审案件，应当针对商标局作出撤销或者维持注册商标决定和当事人申请复审时所依据的事实、理由及请求进行审理。
万慧达：对于条例的规定做文义理解，三年不使用的撤销，商标注册人可能有机会在复审阶段提交使用证据。
18.评审程序中的补充证据（59条）
条例规定当事人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在申请书或者答辩书中声明，并自提交申请书或者答辩书之日起3个月内提交；期满未提交的，视为放弃补充有关证据材料。但是，在期满后生成或者当事人有其他正当理由未能在期满前提交的证据，在期满后提交的，商评委将证据交对方当事人并质证后可以采信。
万慧达：条例维持评审申请或答辩后3个月的补充材料时限值得欢迎。对于补充证据材料期限届满后的新生成证据以及有正当理由的超期举证经质证后可以采信。需要明确的是对于超期举证如果对方当事人拒绝质证的法律后果。
七、商标使用的管理
19.退化为通用名称（65条）
条例规定《商标法》第49条规定的“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”撤销申请人应提交证据材料。商标注册人应该自收到商标局通知之日起2个月内答辩。期满未答辩的，不影响商标局作出决定。
万慧达：条例明确退化为通用名称的撤销的举证责任在撤销申请人，答辩的期限为2个月。实践中需要明确的是退化为通用名称需要撤销的情形是否仅限于当事人的作为或不作为的自身原因，而不包括他人执意侵权造成的退化，而且对于词典误收他人商标成普通名词的做饭目前还没有明确的解决办法。
20.许可（69条、71条）
条例规定许可他人使用其注册商标的，许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项。对于被许可人未在使用许可的注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的可处10万元以下的罚款。
万慧达：条例取消了3个月内备案的时限规定，并明确备案申请时不需要提供许可合同，值得欢迎。
八、注册商标专用权的保护
21. 提供便利条件（75条）
《商标法》第57条第（六）项规定“故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的”属侵犯注册商标专用权。条例对“提供便利条件”进行细化为“为侵犯他人商标专用权提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等”属于提供便利条件。
万慧达：条例对于“提供便利条件”进行开放式规定值得欢迎。条例明确列举提供“网络商品交易平台“属于提供便利条件有利于打击互联网上的侵权行为。
22. 商品名称和商品装潢构成侵权规定（76条）
条例规定在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。
万慧达：条例这次对于将他人商标用作商品名称或装潢的规制指向第57条第二项，首先需要在实践中进一步明确”误导公众“和”容易导致混淆“的关系，而且从逻辑上来看，就会出现即使是在相同商品上使用与他人注册商标相同标志作为商品名称或者商品装潢也需要考虑混淆和误导公众的情况。
23.计算违法经营额的考虑因素（78条）
条例规定计算商标法第六十条规定的违法经营额，可以考虑下列因素：
（一）侵权商品的销售价格；
（二）未销售侵权商品的标价；
（三）已查清侵权商品实际销售的平均价格；
（四）被侵权商品的市场中间价格；
（五）侵权人因侵权所产生的营业收入；
（六）其他能够合理计算侵权商品价值的因素”
万慧达：条例明确了计算违法经营额的考虑因素能够对实践操作进行指引。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004）中对于“非法经营数额“有类似的规定，但在司法解释中区分了不同的情形适用不同的标准。条例的规定需要在具体操作中进行明确。
24.“证明该商品是自己合法取得”（79条、80条）
条例规定下列情形属于商标法第六十条规定的能证明该商品是自己合法取得的情形：
（一）有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或者供货单位认可的；
（二）有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的；
（三）有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的；
（四）其他能够证明合法取得涉案商品的情形。
销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售，并将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门。
万慧达：对于不知情的销售行为，工商行政管理部门将案件情况通报侵权商品提供者所在地工商行政管理部门的规定可以为进一步查处创造条件。但条例并未明确对于侵权物品的予以没收、销毁等处理措施。另外，条例也没有对于销售侵犯注册商标专用权商品的“明知“进行界定。
25.商标侵权案件查处中的产品辨认（82条）
条例规定在查处商标侵权案件过程中，工商行政管理部门可以要求权利人对涉案商品是否为权利人生产或者其许可生产的产品进行辨认。
万慧达：条例吸收大家的意见将之前草案中规定的书面鉴别商品真伪的规定改为鉴别是否为权利人生产或者许可生产，值得欢迎。但条例并未明确由权利人启动的侵权投诉程序，即将权利人作为行政查处程序的一方当事人，在附加其协助办案义务的同时，赋予其及时知晓处罚决定结果的知情权等相关权利。
九、商标代理
26.对商标代理的规制（83-91条）
条例用若干条规定了商标代理机构的定义和备案、细化了“以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序”的行为，县级以上工商行政管理部门对商标代理机构进行查处的权利及商标代理机构的违法后果等。
万慧达：商标法和实施条例均有多条规定对商标代理机构进行规制在一定程度上有利于打击扰乱商标代理秩序的行为，促进商标代理的良性发展。
十、附则
27.新放开商品或者服务项目的商标使用（92条）
条例规定已连续使用至商标局首次受理新放开商品或者服务项目之日的商标，与他人在新放开商品或者服务项目相同或者类似的商品或者服务上已注册的商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，首次受理之日后中断使用3年以上的，不得继续使用。
万慧达：条例的规定与《商标法》第59条第三款的规定不一致。《商标法》第59条中关于可以继续使用有多个条件限制，如先于商标注册人使用并有一定影响，在原使用范围内继续使用，可以要求附加适当区别标识。但是条例关于新放开商品或者服务项目的继续使用仅有一个条件即在放开之前已经使用并且商品或者服务首次受理后未中断3年以上。具体适用需要在实践中明确。
28.商标注册事项以《商标注册簿》为准（95条）
条例规定《商标注册证》记载的注册事项，应当与《商标注册簿》一致；记载不一致的，除有证据证明《商标注册簿》确有错误外，以《商标注册簿》为准。
万慧达：条例明确商标注册事项以《商标注册簿》为准，有利于解决实践中错发商标注册证等产生的无法确定注册事项的问题，值得欢迎。