专利先用权抗辩分析

先用权抗辩系侵犯专利权抗辩中较为重要的法定抗辩事由之一。众所周知，一项专利只能属于一个民事主体，但如何确定将专利权授予给哪一个发明创造人，各国专利法采用了两种不同的原则：先申请原则和先发明原则。两种原则各有利弊，先发明原则虽然理论上可以将专利权授权给最早发明该技术方案的人，从而更符合专利授权的本质。但这一原则同时可能会使得权利人将专利技术方案放在自己手中，不将其公开于社会公众。这一后果可能使整个社会公众无法从这一专利技术中获得利益，同时无法促进整个社会利益的协调。相对而言，先申请原则虽然避免了先使用原则的弊端，但其可能会使得获得专利权人不一定就是最先作出该项发明创造的人，其他人有可能在申请人申请专利之前已经独立作出了同样的发明创造，并已经制造、使用或者做好了制造、使用的准备。在这种情况下，如果允许获得专利授权的专利权人禁止先用人继续使用该项发明创造，则不仅显失公平，与专利制度鼓励发明创造、促进技术进步和创新的宗旨相违背，同时更重要的是会造成先用人的先期投入无法获得应有的回报，造成社会资源的不合理浪费。对此在规定先申请原则的国家，为了避免这种不公平的现象，并最大限度地避免社会资源的浪费，大多规定了先用权制度，我国也不例外。由此可知，先用权制度是为了对利益冲突进行平衡而设计的一种制度，是对先申请原则的一种有效限制，是对先申请制度的一种必要的补救性措施。
本文对涉及先用权抗辩的热点、难点问题进行分析探讨。
一、先用权制度的法律规定及含义
根据2008年《专利法》中第六十九条第二项和2009年最高人民法院的《审理侵犯专用权案件问题解释》第十五条对先用权制度作出的规定可知，先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，如果他人已经制造了相同的产品、使用相同的方法或者已经作好制造专利产品、使用专利方法的必要准备，则在该发明授予专利权后，他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该发明创造，该行为不被视为侵犯了专利权。
二、先用权制度的范围
由《专利法》第十一条关于专利权人的权利范围的规定可知，专利权人的权利包括制造、使用、销售、许诺销售、进出口专利产品和使用专利方法等。那么，先用权的内容是否与专利权的范围相同，目前实践中存在分歧。
通过分析可知，如果将先用权的范围仅限于《专利法》中所述的制造产品及使用专利方法的行为，而不包括销售、使用及出口产品的行为，则对于先用人的利益未提供任何保障。
因销售（许诺销售被吸收在销售行为中）、使用及出口行为，均是制造产品及使用方法的后续利用方式，也就是说任何一个企业制造产品的目的，基本上均是为了营利，极少情况下，会为了自己使用，而如果仅允许先用人自行制造产品或使用方法，却不允许其通过后续的利用行为营利，则这一抗辩权对于先用权人而言将无实际意义。
由此可知，先用权的范围当然同时包括制造、销售、许诺销售、进口和使用行为。司法实践中也主要采用此观点。
三、先用权制度的适用条件
先用权抗辩的适用要件可以从以下几个角度进行考虑：
01 在先技术方案（或设计）要件
对于在先技术方案（或设计）应符合何种要件，其判断关键在于如何理解《专利法》中所规定的“相同的”产品或方法。此处涉及三个被比对客体：专利技术方案（或设计）、在先技术方案（或设计）、被控侵权产品。鉴于先用权制度是抗辩制度，只有在被控侵权产品与专利技术方案或设计构成相同或等同（近似）时，才可以适用。
因此，此处“相同”的比对，只涉及专利技术方案（或设计）与在先技术方案（或设计）的比对，以及在先技术方案（或设计）与被控侵权产品的比对。
此处的“相同”应包括相同、等同及近似的情形。既包括专利技术方案（或设计）与在先技术方案（或设计）相同或等同（近似），且在先技术方案（或设计）与被控侵权产品相同或等同（近似）的情形。虽然《专利法》中明确将产品和方法限于“相同”，但在理解“相同”这一含义范围时，应着眼于先用权抗辩这一制度的立法精神。
由侵犯专利权的判断原则可知，发明及实用新型侵犯专利权的构成不仅仅限于相同侵权，同时也包括等同侵权，而对于外观设计而言，其同时也包括相近似的外观设计。这一原则说明专利权的保护范围延及等同及近似的情形。在此基础上，结合考虑先用权抗辩的立法目的，将先用人的权利合理地延及至等同及近似的情形符合先用权制度的设立初衷。
此外，对先用人在先用的技术方案或设计的基础上继续进行的研发，是否可以认定为相同的产品或方法，实践中已存在分歧。这一问题的回答在两种不同情形下会有不同的结论，但不同结论并非源于“相同的”产品或方法的制约，而是受制于“原有范围”的限制。
一种情形为，如果先用人在专利申请日之前已经不仅研制出相应的技术方案或设计，同时也在此基础上进行进一步的研发，则如果此时其生产的产品或使用的方法符合原有范围的要件的话，则其当然应受到先用权抗辩的保护。
另一种情形为继续研发过程处于专利申请日之后。对于后一种情形，因为此时继续研发而得出的技术方案或设计，在专利申请日之前并未进行必要的准备，也不存在原有范围，因此其并不符合先用权抗辩的要件，因此，此种情形下先用权抗辩不能成立。
02 时间条件
在先使用行为必须发生在该项专利的申请日（有优先权的，优先权视为申请日）以前，该日期之后的专利公告日、专利授权日或其他任何日期均不得作为判断先用权是否成立的时间要件。
03 独立性及合法性条件
独立性条件是指制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的，而不是抄袭、窃取专利权人或他人的技术，先用权人往往不知道他人已申请了专利。也就是说，该项发明创造，分别由不同的人独立完成，且其中的专利权人与先用权人没有任何技术上的合作关系。
对于该要件中，从他人处抄袭、窃取的技术无法适用先用权抗辩通常较易理解。而之所以对于与专利权人合作开发的技术，专利权人以外的其他技术使用开发者为何不可以主张先用权抗辩，主要原因在于对于此种技术开发者，《合同法》第三百四十条进行了规定，合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。
由此可知，对于合作开发的当事人一方其将会较之于先用权抗辩更加有效的保护。即其不仅可以自由使用专利技术，且在无合同约定的情况下，可主张专利权共有。
合法取得是指即便使用人并非独立开发该技术方案，但如其所使用的技术方案是由其他独立开发人处合法取得，则其也可以主张先用权抗辩。之所以此种合法途径取得的技术方案也可以主张先用权抗辩，主要基于两层考虑：
其一，此为对独立的技术开发者先用权利的合理延伸，因任何人对于其独立开发的技术方案，在未与他人在先专用权产生冲突的情况下，当然有权将其许可给他人使用，合法性的要件保护了该技术开发者所应享有的合法权益；
其二，此合法性要件也有利于保护交易安全，使得该技术的受让人或被许可使用人的合法利益能够得到保障。
实践中有观点认为，合法取得要件仅适用于对于技术方案附有保密条件的取得，而不包括公开转让或取得。因如属于公开行为，则此时相关专利的技术方案将不再具有新颖性，进而不具有专利性，先用权抗辩在此情况下也不再具有存在的基础。公开取得或转让专利行为客观上属于使用公开，虽然在理论上会导致专利权不具有新颖性，但这并不影响先用权抗辩的成立。因为在我国专利授权及专利侵权是两个各自独立的程序，即便该专利实际上已不具有新颖性，但法院在该专利未在另一个行政程序中被宣告无效之前，均只能认定该专利有效存在，并在此基础上判定被告的行为是否构成侵权。
如果此时仅因被告所获得技术方案属于公开渠道获得，而不准许其主张先用权抗辩，显然对于被告而言并不公平。虽然此时可以要求被告向专利复审委提出无效宣告请求，在此基础上中止本案审理。但专利无效宣告程序的启动并不必然会导致侵犯专利权诉讼程序的中止，而且该方法虽可以最终解决专利有效性问题，但就个案而言，其所解决的实际上仅是原被告双方之间的纠纷。因此，被告是应该有权予以选择，是提出无效宣告请求，还是仅是在该纠纷中主张先用权抗辩。
04 使用性条件
从《专利法》规定中可以看出，该使用包括以下两种情形：
1.已经制造相同产品、使用相同方法
在该情形下，先用人可以继续使用该技术方案，对此实践中并无分歧。
2.已经做好制造、使用的必要准备
对于必要准备的认定，则是认定先用权抗辩分歧较大的问题之一。我认为先用权抗辩制度设立的目的是在专利权人与先用人之间寻求一个利益平衡点，因此必要准备这一要件应当尽量保证不会不合理地影响专利权人的利益以及先用人的利益。
鉴于此，必要准备这一要件应限于先用人已对该技术方案的实施进行了实质性的准备工作的情形，其在人力及物力上所进行的投入应投入份额的绝大比例。只有符合该实质性要求，才能够认定先用人符合了必要准备的要件。
虽然对于先用权抗辩中必要准备的认定是以其是否进行了实质性的准备工作为前提，但这一标准是相对原则，在判断时还须考虑时间中的具体情况。
（1）技术准备
技术方案的研发成功是先用权抗辩成立的前提。但仅有技术方案并不能达到必要准备的程度。鉴于先用权抗辩所强调的是先用权人所进行的前期投入，因此，先用权抗辩的成立还须有其他为生产而进行的投入，包括相应的技术任务书、产品的生产图纸或者为投入生产而具体设计的方案等。
对于是否需样品试制成功，须视不同行业而定。对于一些特定的行业，如药品行业，样品是否试制成功是验证其技术是否完善的必要程序，因此，对于这些行业而言，样品的试制成功应是必要的，但对于其他对此无实质要求的行业，是否有样品的试制则并不影响对其是否具有必要准备的认定。
（2）生产准备
生产准备通常指的是物质上的投入，包括厂房的建立、通用设备或专用设备的购买、主要原材料及工具模具等的购买等。
05 原有范围条件
即先用权的制造或使用行为，只限于原有的范围之内，不得扩大范围。对于何为“原有范围”，实践中也有很大分歧。通常的观点认为，应以申请日时的实际产量进行合理的预测，不过，不经专利权人许可所可以制造的产品一般不得高于提出专利申请时的产量。通常的解释是根据认真准备的情况，可以预测要达到的生产能力。对“已经制造”来说，应以先用权人每日、月、年制造的产品数量计算出生产数量；对“已经做好制造的必要准备”来说，可以根据先用权人所作的必要准备的规模，预测将达到的生产能力与规模。