商标法30︱“lakesiteeyu”无效案看“拼音”商标的近似比对

为防止消费者对商品或者服务的来源发生误认，以保护商标专用权人以及社会公共利益，《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”其中，在进行“商标近似”判断时，并不能单纯是“商标标识近似”本身的判断。在进行“商标标识近似”比对后，在先商标的知名度以及申请注册商标的申请人的主观恶意情形，可以作为参考因素，对商标标识近似导致的混淆可能性的不足，进行补强。
案情简介
第19766209号“la ke si te eyu”商标（以下简称“争议商标”）由莆田市善良的鳄鱼商贸有限公司（以下简称“被申请人”）于2016年4月26日提出申请并于2017年6月14日核准注册。商标指定商品为“服装，婴儿全套衣，防水服，鞋，靴，帽，袜，手套（服装），领带，皮带（服饰用）”。
2018年6月20日，法国著名时装品牌公司拉科斯特股份有限公司（LACOSTE，以下简称“申请人”）针对争议商标提出了无效宣告。无效宣告的理由主要为：（1）申请人“鳄鱼图形”系列商标具有较高的显著性和知名度，曾被认定为第25类服装相关商品上的驰名商标，争议商标与申请人在先注册的包括第879258号“”商标（以下称简“引证商标一”）以及第1399220号“”商标（以下简称“引证商标二”）在内的多个商标已构成使用在类似商品上的近似商标。（2）争议商标与申请人商号近似，侵犯了申请人的商号权。（3）被申请人及其法定代表人大量申请注册包含申请人鳄鱼图形或者文字的商标，其注册行为具有恶意，易造成公众的混淆和误认，从而产生不良社会影响，有违诚实信用原则。综上，争议商标的注册应依法予以宣告无效。
确实，申请人自身以及其名下的“鳄鱼图形”商标在中国具有很高的知名度，“鳄鱼图形”商标曾多次被认定为第25类服装相关产品上的驰名商标，包括2016年有关第141103号“”商标的认驰记录。
另外，被申请人具有明显的商标恶意注册及使用情节。首先，被申请人申请注册了，，，，等商标；被申请人法定代表人涂乾龙申请注册了，，等商标；被申请人监事戴琼英申请注册了（商标文字为：新法国鳄鱼2012 lacoste及鳄鱼图形）等商标。前述商标与申请人名下的“鳄鱼图形”，“LACOSTE”或者“拉科斯特”商标近似且抄袭意图明显。另外，被申请人具有变形使用其注册商标的情形，如其曾在某鞋类商品上，将商标去掉英文部分，并将汉字部分几乎全部填充为绿色、“珑”右下方的那一撇填充为红色，以实现汉字变形摹仿“鳄鱼图形”的使用目的。（）
因引证商标一、二的指定商品与争议商标的指定商品根据《类似商品和服务区分表》构成相同或类似，国家知识产权局（原商标评审委员会）在考虑以上事实和理由后，认为：“争议商标由文字‘la ke si te eyu’构成，可读为‘拉科斯特’‘鳄鱼’，与引证商标一的鳄鱼图形所指事物相同，与引证商标二的中文‘拉科斯特’呼叫相近。争议商标与引证商标一、二并存用在同一种或类似商品上，易使相关公众对商品的来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标”，以此根据《商标法》第三十条对争议商标予以无效宣告。
短评：
本案争议商标为拉丁字母的拼音文字商标，引证商标一为图形商标，引证商标二为中文文字商标。就引证商标一而言，商标所指事物相同并非《商标审查审理标准》中明文规定的图形商标与文字商标构成近似的判断标准。就引证商标二而言，虽然《商标审查审理标准》中有关于外文文字商标和中文文字商标的近似判断标准，但争议商标并非通常的外文构成，更倾向于理解为拼音商标构成。然而拼音具有四声之分，且“la ke si te e yu”的读音发声次数与“拉科斯特”不尽相同，现行《商标审查审理标准》中也无明文规定拼音文字商标与中文文字商标构成近似的判断标准。
不过，笔者发现在2001年颁布的《拼音商标与汉字商标近似判定的标准》中规定：“汉字商标和与其对应的拼音商标，一般不判为近似商标（如：天达与TIAN DA）。但在先权是驰名商标或有其他特定含义的则判为近似（如：茅台与MAO TAI）。”就本案而言，“拉科斯特”虽然还未被认定为驰名商标，而其是否产生前述规定中的“其他特定含义”，则需结合申请人及其商标自身的知名度进行判断。
因此，单纯从商标标识本身的近似角度而言，认定引证商标一、二与争议商标构成近似从而适用《商标法》第三十条，确实有一定难度。
然而，历年来人民法院对于商标性近似性判断给予的指导远远不止单纯的“商标近似”本身。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十六条规定：“人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。” 同时，2019年《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.2条指出：“适用商标法第30、第31条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准”；第15.8条指出，“中文商标与外文商标的近似性判断，可综合考虑以下因素：（1）相关公众对外文含义的认知程度；（2）中文商标与外文商标在含义、呼叫等方面的关联性或者对应性；（3）引证商标的显著性、知名度和使用方式；（4）诉争商标实际使用的情况”。
本案中，申请人及其“鳄鱼图形”商标确实具有很高的知名度。而且，“拉科斯特”既是申请人商号也是申请人名下的商标之一，申请人通过对自身品牌的宣传使用，在相关公众中将申请人自身，“鳄鱼”形象以及“拉科斯特”建立了特定的联系。再者，被申请人具有很明显的攀附申请人品牌的恶意商标注册使用行为，争议商标本身乃是被申请人精心设计抄袭的产物，使得争议商标的注册造成混淆的可能性极大。
因此，笔者认为，国家知识产权局（原商标评审委员会）在认定引证商标与争议商标构成近似时，除考量了商标标识本身之间一定的近似性外，还综合考虑了引证商标的知名度以及被申请人的恶意程度，进而适用《商标法》第三十条对争议商标予以无效宣告，彰显了相关当局对于驰名/知名商标所有人的保护力度以及恶意商标注册行为的打击力度。