注册商标临时保护期内权利人的法律救济

编者按
近年来，商标纠纷案件不断增多，审理难度不断增大，提高司法救济的及时性、便利性和有效性显得尤为重要。商标公告期满之日起至准予注册决定做出前的期限可以称为注册商标临时保护期，《商标法》第三十六条第二款对商标权利人在临时保护期的法律救济做了较为原则性的规定。本文充分结合最新司法实践，以法理学为依据，从临时保护期内权利人获得保护的条件、权利人的救济路径、库存商品能否继续销售等三个方面对该法条的法律适用进行了分析梳理与深入探讨，并提出在特殊情况下，可赋予善意的商标使用人在附加区别性标识的前提下在原有范围内继续使用商标，以较好平衡当事人之间的利益。
《商标法》第三十六条第二款规定：“经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。”本文将上述规定中“商标公告期满之日起至准予注册决定做出前”的期限称为注册商标临时保护期。在此期限内的擅自使用行为，注册商标专用权原则上没有溯及力，只有使用人主观上为恶意的，商标权利人才有权要求使用人赔偿由此造成的损失。但尚不明确的是，第一，如果使用人为恶意，是否不论权利人在临时保护期内有无实际使用，都可以主张赔偿由此造成的损失；第二，如果临时保护期内商标权人的商标已经使用且具有一定影响或者达到驰名的程度，是否必须优先适用商标法的规定，还是可以选择适用不正当竞争法的规定获得救济；第三，“不具有溯及力”是仅针对赔偿损失，还是包括停止使用，即商标临时保护期内生产的库存商品能否继续销售。本文将对上述问题进行分析，希望能够对商标临时保护期内权利人的法律保护有所裨益。
一、临时保护期内权利人获得保护的条件
临时保护期内的商标本质上为未注册商标，根据商标法以及反不正当竞争法的规定，未注册商标要获得保护应当满足以下条件：第一，如果能够证明达到驰名的程度，可以作为未注册商标驰名商标受到保护，但仅能获得停止侵权的民事救济。《商标法》第十三条第二款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”最高人民法院《关于审理商标权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“依据商标法第十三条第一款的规定，复制、模仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任”。第二，如果能够证明已经使用并有一定影响，在民事诉讼中可以依据反不正当竞争法关于有一定影响商品名称的规定获得救济。2017年11月4日修订的《反不正当竞争法》第六条第一项规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；……”第三，如果未注册商标未实际使用，在民事诉讼中无法获得救济，只能在行政授权确权程序中获得一定的保护。例如，《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。因此，就未注册商标而言，其要获得民事诉讼中的救济，或者要求已经实际使用且取得一定影响，或者需要符合未注册驰名商标的保护条件，但均要求实际使用。
就临时保护期内的商标保护而言，商标权人要求恶意使用人赔偿损失，是否需要以实际使用或具有一定影响为前提。笔者认为，商标临时保护期内权利人获得救济的条件原则上应当满足已经实际使用的要求，如果未实际使用，应当证明使用人的使用行为给其造成其他损失。首先，未实际使用的商标仅仅是一种符号，并不是真正意义上的商标权。在此种意义上，商标临时保护期与专利法的相关规定不同。专利技术方案公开后，社会公众便已经可以知悉技术方案的价值，因此不论专利权人是否有无实施专利，其他使用人使用该技术方案均应支付相应的使用费。但商标不同，商标的价值在于实际使用，否则，其仅仅是一种符号，并不是真正意义上的商标权。其次，根据《商标法》第六十四条的规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。因此，如果注册商标未实际使用原则上都不予赔偿，按照举重以明轻的原则，商标权人如果要求恶意使用人在临时保护期内给自己造成的损失，也应该以其商标在此期间已经实际使用为前提。否则，他人在此期间内的使用行为很难给商标权人造成损失。第三，如果临时保护期内未实际使用，但权利人能够证明使用人的行为确实为其造成其他损失的，仍然可以获得赔偿。例如，临时保护期内未使用，但商标获准注册后已经投入使用或者为使用做好了准备，且擅自使用人生产的库存商品在商标授权后仍然存在销售行为，此时，商标权人可以要求使用人继续销售库存商品给其造成的损失。因此，在临时保护期内，权利人要获得保护，除了要证明使用人具有恶意外，原则上还应满足其已经实际使用的要求。
二、临时保护期内权利人的救济路径
如上文所述，临时保护期内的商标为未注册商标，关于未注册商标，如果达到有一定影响的要求，反不正当竞争法亦可以依据“有一定影响的商品名称”提供保护。那么在此情况下，权利人是否必须优先适用商标法，还是可以选择适用不正当竞争法。这实际上涉及商标法和反不正当竞争法的关系问题。对此，理论及实践中一直存在争议。有观点认为，在法律适用上，知识产权法的规定优于不正当竞争法，它们之间是特别法和普通法的关系。这也是司法实践中大多数案件中坚持的观点。在再审申请人广州星河湾实业发展有限公司等与被申请人天津市宏兴房地产开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，最高人民法院再审认为，由于本判决已经认定诉争楼盘名称的使用侵害商标权，对“星河湾”商标的合法权益已经予以了保护，根据商标法和反不正当竞争法专门法和特别法的关系，凡是知识产权专门法已经保护的领域，一般情况下，反不正当竞争法不再给予其重合保护。鉴此，本院对再审申请人请求保护其知名商品特有名称权利的诉讼请求不予支持。已故郑成思先生则认为，反不正当竞争法与知识产权法是交叉关系，“反不正当竞争，作为立法的范围，会从不同角度与一些其他法律发生交叉，以共同调整市场经济中人与人的关系，诚然，反不正当竞争法与这些不同法律各有自己的管辖区域，但却在各有侧重点的同时，也有交叉点，那种认为法律不可能或不应当交叉，非此即彼的观点，是不符合实际的。……但交叉并不意味着可以互相替代。商标法重在保护注册商标权人的权利、消费者权益保护法重在保护消费者的权利。它们与反不正当竞争法的侧重点是完全不同的。”于是，有观点提出，商标法与反不正当竞争法在商标权益保护上，呈并列或同位关系。“两法”之间并无主从关系或一般与特殊关系之别，它们分别有独立的保护对象、规制方式、效力范围和保护重点，各自平行地对商标权益提供不同层面的保护。在再审申请人苏国荣与被申请人荣华饼家有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，一审法院认为，由于香港荣华公司主张的知名商品特有名称与其所主张的“荣华”未注册驰名商标名称相同，在已经认定“荣华”未注册商标为驰名商标，并判定构成商标侵权的情况下，没有必要再适用反不正当竞争法提供重复的司法救济。二审法院则认为，综合考虑本案的实际情况，无需认定“荣华”文字为未注册驰名商标，而应认定“荣华月饼”为知名商品特有名称。最高人民法院再审认为今明公司在被控侵权商品上使用“荣华月饼”文字的行为具有正当性，并未侵犯知名商品特有名称权。该案中二审法院的裁判逻辑即认为商标法和反不正当竞争法并非特殊法和一般法的关系，而是可以选择的并行关系。最高人民法院亦未认为二审的观点不当，只是认定今明公司使用“荣华月饼”有正当理由，故不构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争行为。
笔者认为，不应从整体上笼统地谈论商标法和反不正当竞争法之间的关系，而应该针对具体的法律规定和行为判断商标法和反不正当竞争法相应规定之间存在何种适用关系。首先，从整体上看，商标法与反不正当竞争法不存在特殊法和一般法的关系。一般而言，特殊法是指对于法律适用的主体、事项、地域以及时间做出了特殊规定的法律。例如，相对于民法，合同法是特殊法。因此，属于特殊法规定的行为一定可以由一般法调整。例如签订有效合同的行为一定属于民事法律行为。但就商标法和反不正当竞争法的关系而言，构成商标侵权的行为并不必然构成不正当竞争。因为二者的构成要件存在明显区别，侵害商标权行为并不需要主观上存在过错，但不正当竞争行为的成立应当以行为人主观上存在故意为前提。其次，反不正当竞争法在整体上并非对商标法的补充，只能说反不正当竞争法第二条的规定系对商标法的补充。法律之间的补充关系并不同于一般法和特殊法的关系。根据《立法法》第九十二条的规定，同一机关制定的特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。但补充关系主要是辅助规定和基本规定的关系，即在其他法律不能适用时，予以补充性地加以适用。因此，反不正当竞争法整体上并不是商标法的补充，只有反不正当竞争法第二条的原则性规定才可以构成对商标法的补充。例如，《商标法》第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”实践中，一般均适用反不正当竞争法第二条调整企业名称擅自使用他人商标的行为。再次，反不正当竞争法关于商品名称等商业标识的规定与商标法属于并行关系，权利人可以选择适用。反不正当竞争法关于商品名称等商业表示的保护与商标法关于注册商标的保护在构成要件方面存在明显不同，构成侵害商标权并不一定属于擅自使用商品名称的不正当竞争行为。因为商品名称的反不正当竞争法保护不仅需要使用人主观上具有恶意，还要求具有一定的影响，但侵害商标权并没有相应的要求。因此，关于商业标识的保护，商标法和反不正当竞争法属于法条竞合，权利人可以选择适用。在不构成侵害商标权的情况下，权利人还可以主张构成擅自使用商品名称的不正当竞争行为。在原告动视出版公司与被告华夏电影发行有限责任公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，原告注册了“使命召唤”商标，并不代表原告在电影名称上也获得了“使命召唤”的专有权，原告的注册商标权利范围不能延及电影名称的使用，故华夏公司使用“使命召唤”作为电影名称并未侵害原告享有的注册商标专用权。但是，“使命召唤”游戏名称可以被认定为知名商品的名称受到保护。被告华夏公司为吸引观众以获得高票房收入，未经原告许可，故意攀附原告游戏名称的知名度，擅自将“使命召唤”作为电影名称使用，并通过发布预告片、海报、微博等形式进行大量宣传，使相关公众产生混淆，构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争。
综上，就临时保护期内的擅自使用行为，如果相关商标已经实际使用且有一定影响，权利人应当有权选择适用商标法还是不正当竞争法，不存在商标法优先适用的问题。如果相关商标达到了驰名商标的程度，也可以通过未注册驰名商标进行保护，不能因为反不正当竞争法已经有关于有一定影响商品名称的规定，而认为认定未注册驰名商标缺乏必要性。需要注意的是，在商标法的规定和反不正当竞争法关于商品名称的规定构成竞合时，原本应当要求权利人在商标法和不正当竞争法之间做出选择，即只能二者选其一。但是选择并不意味着不能在一个诉讼中一并主张。由于上述竞合仅仅是形式上的或者请求权竞合，最终有可能仅构成商标侵权，或者仅构成不正当竞争，需要经过实体审理才能得出最终的结论。如果在起诉时就要求权利人必须选择商标法或者反不正当竞争法，那么在商标法不支持的情况下，权利人必须再另案起诉。故为了减少当事人的讼累，应当允许当事人在一个案件中一并解决，只不过应当采取预备合并之诉的方式，即原告可以在同一案件中先主张适用商标法的规定要求赔偿损失，如果商标法得不到支持，请求法院适用反不正当竞争法，认定使用人构成擅自使用商品名称的不正当竞争行为。司法实践中针对同一侵权或不正当竞争行为确立的“侵害商标权及不正当竞争纠纷”的案由，实际上都属于预备合并之诉，只不过规范的案由应当是“侵害商标权或不正当竞争纠纷”，否则有可能导致对同一行为进行重复评价。
三、临时保护期内库存商品能否继续销售
关于商标临时保护期内库存商品能否继续销售的问题，商标司法实践对该问题的探讨较少，专利临时保护期的相关探讨或许能够为该问题提供一些借鉴。在再审申请人浙江杭州鑫富药业股份有限公司与被申请人山东新发药业有限公司等发明专利临时保护期使用费纠纷再审案中，最高人民法院认为：“在发明专利临时保护期使用费纠纷中，除了权利人只能就使用费问题主张损害赔偿的民事责任而不能请求实施人承担停止侵权等其他民事责任以外，在其他问题上与一般意义上的侵犯专利权纠纷并无本质不同。”在再审申请人深圳市斯瑞曼精细化工有限公司与被申请人深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷再审案中，最高人民法院认为，在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权，但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。因此，最高人民法院在上述案件的观点认为，专利临时保护期内生产的库存商品在专利授权后仍然可以继续使用、销售，专利权人无权主张停止使用、销售等行为。但也有观点认为，专利法所规定的“制造、使用、许诺销售、销售、进口”是五种相互独立的行为，所以，如果实施申请人的发明创造（制造产品）发生在临时保护期内，而这些产品的使用或销售等行为发生在专利授权之后，应当按行为所处不同阶段承担相应的责任，即临时保护期内的使用行为承担支付临时保护期适当使用费的责任，授权后的使用行为承担侵权责任。
笔者认为最高人民法院的观点更具有合理性。不论使用人是否恶意，事后获准注册的商标权对于停止侵权或停止使用均不具有溯及力，即权利人无权禁止使用人销售临时保护期内生产的库存商品。首先，根据《商标法》第五十七条的规定，销售行为之所以构成侵权，是因为销售的系“侵犯注册商标专用权的商品”。但商标临时保护期内，权利人申请的商标尚未获得注册，不论使用人主观上是否善意，该期限内生产的商品均不属于“侵犯注册商标专用权的商品”，故在商标获得授权后继续销售的行为也不构成对注册商标的侵害。第二，从商标使用的角度看，在商标准予注册时，库存商品上的商标使用行为已经实施完毕，库存商品的销售并没有实施新的商标使用行为，而仅仅是临时保护期内商标使用行为的延续。在此意义上，生产行为和销售行为并非完全独立的两种行为，而是销售行为依附于生产行为，二者是源与流的关系。因此，在评价销售行为是否侵权时不能与相应的生产行为割裂开来。只有特定商品的生产行为构成侵权时，销售该商品的行为才可能构成侵权。由于临时保护期内使用人的生产行为不构成侵权，后续的销售行为自然也不存在侵权的问题。
因此，商标临时保护期内生产的库存商品在商标注册后可以继续销售，权利人取得的注册商标专用权对此不具有溯及力。当然，由于服务商标的使用行为具有持续性，商标权人在获得授权后有权要求使用人停止使用。例如在店招上使用他人商标发生在临时保护期内，但由于该使用行为一直在持续，故在商标获得注册后，使用人不得继续在店招上使用该商标。此外，有的商标授权过程中异议程序后如果经过行政诉讼，可能会导致商标临时保护期较长，有的可能会长达十多年，那么如果此过程中，其他人对商标的使用已经产生了知名度，甚至达到驰名的程度，待商标授权后使用人是否仍应停止使用？笔者认为，此种情况下使用人并不符合商标法关于在先使用的规定，但如果使用人确为善意，在其使用行为已经取得较高知名度特别是驰名时，一概要求其停止使用，对于使用人过于严苛，对于社会也是一种资源的浪费。因此，可以借鉴日本商标法中的中用权制度，赋予此种情形中的使用人在原有范围内继续使用的权利，当然使用人主观上必须为善意，而且商标权人有权要求其附加区别性标识。