新法对专利行政维权的潜在影响

来源:万慧达知识产权

文章摘要
《专利法》第四次修改的重点在于加强对于专利的保护,包括局部外观设计申请、延长外观专利保护期、发明专利期补偿机制、药品链接制度、大幅提高侵权赔偿数额及引进惩罚性赔偿机制等,这对专利权人而言,都是重大利好
《专利法》第四次修改的重点在于加强对于专利的保护,包括局部外观设计申请、延长外观专利保护期、发明专利期补偿机制、药品链接制度、大幅提高侵权赔偿数额及引进惩罚性赔偿机制等,这对专利权人而言,都是重大利好消息。但新《专利法》对于专利侵权行为的行政处理措施的规定,简单理解为“加强行政保护措施”的话,恐怕与现实不太相符。笔者结合法理和实践做如下分析。
首先,专利行政管理机关对专利侵权纠纷的处理属于“行政裁决”行为,该行为的性质限定了专利行政管理机关对专利侵权纠纷的处理措施。
2019年中,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于健全行政裁决制度加强行政裁决工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,行政裁决是行政机关根据当事人申请,根据法律法规授权,居中对与行政管理活动密切相关的民事纠纷进行裁处的行为。国家知识产权局2019年12月16日发布的《专利侵权纠纷行政裁决指南》的第一章第一节“专利侵权纠纷与行政裁决”,也明确说明管理专利工作的部门在处理专利侵权纠纷时,所作出认定侵权成立、责令停止侵权的决定,属于行政裁决行为。
专利侵权和其他知识产权侵权如假冒专利、商标侵权、著作权侵权、不正当竞争、侵犯商业秘密乃至知识产权滥用(垄断等)不同,侵权人只须承担民事责任,而无须承担行政责任或者刑事责任。相应地,行政执法机关处理其他类型的知识产权侵权行为属于行政执法范畴,受《行政处罚法》的规范;而专利行政管理机关对民事侵权纠纷的处理,是一种“行政裁决”行为。从《专利法》所用的术语,也可以得到证明:针对涉嫌假冒专利行为,由负责专利执法的部门进行“查处”;而对于涉嫌专利侵权行为,管理专利工作的部门只是依专利权人或利害关系人的请求来进行“处理”。这意味着《行政强制法》《行政处罚法》所规定的一系列行政强制措施,只应适用于查处假冒专利行为,而不应适用于处理专利侵权纠纷,除非法律有特别的授权。
其次,《行政强制法》对行政强制措施有明确的规定和授权。本次《专利法》的修订,相信正因为立法机关考虑到行政执法和行政裁决的不同性质,授予的行政强制措施权限也有所差别。
原国家知识产权局在2001年制订《专利行政执法办法》时,将“处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷”划归到“专利行政执法”范畴:
第二条 管理专利工作的部门开展专利行政执法,即处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为,适用本办法。
对于管理专利工作的部门在行政执法中可以采取何种调查取证及强制措施,直到2008年修订《专利法》时,才在第六十四条规定了专利行政管理部门在查处涉嫌假冒专利的行为时,可以采取的各种调查取证和行政强制措施。但对于处理专利侵权案件时,专利行政管理部门或者执法部门可以采取哪些调查取证和强制措施,法律并没有明确规定。为了规范专利执法行为,《专利行政执法办法》第五章对“调查取证”做了较为详细的规定,包括第三十八条的查阅、复制与案件有关的合同、账册等有关文件;现场勘验、要求被调查人进行现场演示;第三十九条“抽样取证”、第四十条“登记保存”。原国家知识产权局2016年印发的《专利行政执法操作指南》(试行)、现国家知识产权局于2019年12月印发的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》对如何调查取证也相应做出了类似的详细操作规范。但随着各界对于管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷性质的认识不断深入和统一,将处理专利侵权纠纷和专利行政执法分开看待,成为社会共识。
根据现行《专利法》第六十四条规定,专利行政执法部门针对假冒专利实施“查处”时,可以采取《中华人民共和国行政强制法》(以下称《行政强制法》)授予的强制措施,包括第九条第(二)项“查封场所、设施或者财物”以及第(三)项“扣押财物”。但《行政强制法》第十条第十一条另外规定:
第十条 行政强制措施由法律设定。
尚未制定法律,且属于国务院行政管理职权事项的,行政法规可以设定除本法第九条第一项、第四项和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
尚未制定法律、行政法规,且属于地方性事务的,地方性法规可以设定本法第九条第二项、第三项的行政强制措施。
第十一条法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的,行政法规、地方性法规不得作出扩大规定。
根据上述条款,查封场所、设施或者财物、扣押财物这类强制措施,行政法规不得设定;地方性法规对属于地方性的事务,可以设定。而管理专利的部门处理专利侵权纠纷,根据目前的共识,属于“行政裁决”行为,如果要对当事人采取行政强制措施,需经法律特别授权。这个问题在本次《专利法》修订中,得到了解决。
再次,新《专利法》明确限定了专利行政管理机关在处理专利侵权纠纷时可以采取的强制措施。
《专利法》第六十九条是对于现行《专利法》第六十四条的修改。第六十九条将原第六十四条对涉嫌假冒专利行为进行查处时可以采取的措施,分为五种,而对于专利管理部门处理专利侵权纠纷时可以采取的措施,明确排除了第(三)项“查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料”的职权。而“查封、扣押”涉嫌侵权产品,现行《专利法》《专利行政执法办法》等均未有授权。
此外,各个省市颁布的地方性专利法规,对于地方专利行政管理机关处理专利侵权纠纷时可以采取何种调查取证措施,都没有超越《专利行政执法办法》规定的范围。唯有《广东省专利条例》第三十二条授权地方专利行政部门在满足一定条件下,可以对涉案物品的“封存、暂扣”措施:
第三十二条 专利行政部门处理专利侵权纠纷案件时, 认为当事人有可能转移与案件有关的物品而造成他人损失的,根据请求人的申请和担保,可以对与案件有关的物品采取封存、暂扣措施。专利行政部门采取封存、暂扣措施应当经部门负责人批准,并制作封存、暂扣决定书和清单,当场交付当事人。
被请求人对被封存、暂扣物品提供担保的,经专利行政部门审查同意,解除封存或者归还暂扣物品。
根据《行政强制法》第十条第三款,《广东省专利条例》作为地方性法规,有权设定第三十二条的行政强制措施。只是根据笔者的办案经验及观察,虽然该条例授予了广东省专利行政部门“封存、暂扣”的权限,但实践中专利管理机关在适用该三十二条时,非常谨慎。而且随着将管理专利的部门处理专利侵权纠纷的行政认定为“行政裁决”以及新《专利法》的出台,《广东省专利条例》的第三十二条将何去何从,值得进一步观察。
对于专利行政管理部门能否对涉嫌侵权产品进行抽样取证或者登记保存,新《专利法》没有提及。但如果专利行政管理部门没有此项权限的话,极有可能导致后续的侵权判定无法进行。笔者判断实践中专利行政管理部门将会继续保有该两项权限,以保证案件处理的基本取证要求。
最后,建议权利人根据《专利法》的修订适当调整维权策略
近年来,专利侵权纠纷的民事诉讼案件量快速上升,2018年、2019年一审案件已突破每年两万件。专利纠纷民事诉讼的集中管辖在很大程度上统一了裁判尺度,提高了专利审判水平。但任何硬币都有两面。某些省市知识产权法院和知识产权庭的案量增长显然远超预期,审理速度跟权利人的期望有着较大的落差。专利侵权纠纷的行政裁决虽然并非“一锤定音”,但其相对快速便捷的处理机制,对一些权利人仍具有一定的吸引力。尤其是在案情简单、权利人对赔偿要求不高,其核心诉求为让对方当事人尽快停止侵权行为的情况下,行政裁决有其存在的合理性和可取之处。专利管理部门对于专利侵权纠纷的处理,和其他民事调解一样,相当于一种司法前置程序,可以引流一部分纠纷,减轻法院的压力。此外,在大量专利侵权纠纷案中,专利权人或者利害关系人苦于无法通过自行取证来获得索赔的证据乃至对方当事人侵权的确切证据。权利人理论上可以请求法院在诉中乃至诉前请求法院申请保全证据,但实践中往往不是很容易。
作为一种维权策略,一些权利人会尝试先以初步证据投诉到地方专利行政管理部门,在立案受理后,通过地方专利行政管理部门的现场勘验程序,获取到对方当事人侵权的证据。如果后续调解不成,权利人可以从专利行政管理部门撤回投诉后,去法院起诉并请求法院调取专利行政管理部门通过现场勘验记录取得的证据。但随着现行《专利法》第六十四条的修改,《专利行政执法》和地方行政法规,都需要随之修改。在新《专利法》于2021年6月生效后,专利行政管理部门在处理专利侵权纠纷时,其调查取证和采取强制措施的权限,跟现行法规相比,将会有所缩小。在此情况下,专利行政管理部门将如何调整其工作模式,有待观察;权利人的维权策略和方式,需要进一步调整。
附:《专利法》修改前后相关法条对照表(部分)

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