引言
欢迎来到周二植德品牌保护专栏。
前10期我们主要介绍了商标收复及相关内容。但收到读者的咨询,大家更多的是关注商标申请、异议、无效、撤三等问题。本次接着第11期(品牌保护|11 注册商标,从正确选择类别开始),我们来聊一聊“商标撤三”的问题。
2020年9月17日,上市公司雅戈尔集团发布公告,紫玉山庄起诉雅戈尔公司及其全资子公司,要求索赔8个亿的商标侵权案,原告竟然撤诉了。
原告认为雅戈尔开发的“紫玉花园”与原告“紫玉”、“紫玉山庄”注册商标构成近似,侵犯了其商标专用权,要求赔偿8个亿。
原告撤诉的原因,竟然是商标因三年不使用被撤销。而且,竟然还没有向北京知识产权法院提起行政诉讼,撤销复审裁定生效,原告的5枚商标均予以撤销。
本案中,商标撤三立功了。今天就和大家聊聊商标撤三的门道。
一、商标撤三的法律规定
商标法第四十九条第二款规定,连续三年不使用的,任何人都可以提起商标撤三。“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”
一般有两种情况,申请人会提出撤三。
一是申请人申请商标,但在先商标阻却了申请人的注册,申请人可提出撤三,撤销掉该在先商标,然后自己的商标获得注册。
二是申请人被诉商标侵权,而该商标很可能并没有进行真正的持续使用,只是用来维权之用,申请人可对该商标提出撤三。如果撤销了该商标,侵权诉讼也就成了无源之水,就像前面的“紫玉山庄”商标侵权案。
我国商标虽然实行注册主义,但也非常重视商标的使用。商标撤三的立法目的是清除不使用的闲置商标,鼓励善意者积极使用商标,使得商标体现其本身的价值。
除了三年不使用撤销商标之外,商标法还有诸多关于商标使用方面的制度,如不以使用为目的的恶意注册不得注册,不承担赔偿责任等。
第四条:“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”
第七条:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”
第六十四条:“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”
二、如何提起撤三
根据商标法的规定,任何人都可以提起撤三申请。
申请人只需要提交申请书,并说明撤销理由,并不需要提交证据。撤销申请书的理由相对简单,只需要说明未发现商标在近三年内进行使用。但我们一般建议申请人,通过互联网搜索、工商查档、实地调研等方式进行调查,初步判断撤三的成功率。
商标权人在多类别注册商标时,很可能仅在主营业务上进行了使用,在其他业务上没有进行使用。在没有进行使用的业务上,有较高的撤三成功率。
撤三的时间起算,应当自申请人申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。也就是说,最早提起撤三的日期是,商标注册满3年后;如果不满3年,只能考虑商标无效等措施。
三、撤三如何答辩
商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料;期满未提供使用的证据材料的,由商标局撤销其注册商标。
我们可以看出,商标权人有举证责任,如果其不进行举证,则视为不使用,撤销其商标。
商标权人举证后,商标局并不安排证据交换与质证,也不安排听证,商标局直接作出决定。在撤销复审阶段,有证据的交换和质证,双方可以通过纸面进行对抗和交锋。
以“紫玉山庄”案为例,商标权人提交的证据12,系被申请人与陈宇签订的《租赁合同》。商标撤销复审决定书认为,证据12租赁合同无有效发票等资料佐证,不能证明复审商标的实际使用情况。
商标撤销复审这个阶段,全部撤销的在50%左右,部分撤销的有30%多,不予撤销的仅15%多。以下请见商标评审在2020年6月-8月的数据:



仅提交下列证据之一的,不能视为商标法意义上的商标使用:
(1)商品销售合同或提供服务的协议、合同;
(2)书面证言;
(3)难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;
(4)实物与复制品。
有人可能会问,为啥销售合同不能视为商标使用?这也是紫玉山庄案败北的原因之一。
销售合同有可能事后伪造,故仅提交合同不会被认为有真实的使用。我们经常看到有的商标权人偷懒,或是请了不专业的机构,造成商标被撤销,非常遗憾。
补救的措施是,提供一个完整的交易链条,包括使用商标的商品销售合同、发票、银行对账单、商品进出口检验检疫证明、报关单等。
商标使用的具体表现形式,商标法第四十八条有明确的规定。即是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
如何按照商标法的原则性规定,来具体组织让商标合议组信赖的证据链条,这需要结合个案的实际使用情况,由有经验的商标律师或专业的商标从业人员来进行组织。
如您也有商标撤三的问题,可与赵立辉律师或吴志红联系,感谢您的阅读。
欢迎来到周二植德品牌保护专栏。
前10期我们主要介绍了商标收复及相关内容。但收到读者的咨询,大家更多的是关注商标申请、异议、无效、撤三等问题。本次接着第11期(品牌保护|11 注册商标,从正确选择类别开始),我们来聊一聊“商标撤三”的问题。
2020年9月17日,上市公司雅戈尔集团发布公告,紫玉山庄起诉雅戈尔公司及其全资子公司,要求索赔8个亿的商标侵权案,原告竟然撤诉了。
原告认为雅戈尔开发的“紫玉花园”与原告“紫玉”、“紫玉山庄”注册商标构成近似,侵犯了其商标专用权,要求赔偿8个亿。
原告撤诉的原因,竟然是商标因三年不使用被撤销。而且,竟然还没有向北京知识产权法院提起行政诉讼,撤销复审裁定生效,原告的5枚商标均予以撤销。
本案中,商标撤三立功了。今天就和大家聊聊商标撤三的门道。
一、商标撤三的法律规定
商标法第四十九条第二款规定,连续三年不使用的,任何人都可以提起商标撤三。“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”
一般有两种情况,申请人会提出撤三。
一是申请人申请商标,但在先商标阻却了申请人的注册,申请人可提出撤三,撤销掉该在先商标,然后自己的商标获得注册。
二是申请人被诉商标侵权,而该商标很可能并没有进行真正的持续使用,只是用来维权之用,申请人可对该商标提出撤三。如果撤销了该商标,侵权诉讼也就成了无源之水,就像前面的“紫玉山庄”商标侵权案。
我国商标虽然实行注册主义,但也非常重视商标的使用。商标撤三的立法目的是清除不使用的闲置商标,鼓励善意者积极使用商标,使得商标体现其本身的价值。
除了三年不使用撤销商标之外,商标法还有诸多关于商标使用方面的制度,如不以使用为目的的恶意注册不得注册,不承担赔偿责任等。
第四条:“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”
第七条:“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。”
第六十四条:“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。”
二、如何提起撤三
根据商标法的规定,任何人都可以提起撤三申请。
申请人只需要提交申请书,并说明撤销理由,并不需要提交证据。撤销申请书的理由相对简单,只需要说明未发现商标在近三年内进行使用。但我们一般建议申请人,通过互联网搜索、工商查档、实地调研等方式进行调查,初步判断撤三的成功率。
商标权人在多类别注册商标时,很可能仅在主营业务上进行了使用,在其他业务上没有进行使用。在没有进行使用的业务上,有较高的撤三成功率。
撤三的时间起算,应当自申请人申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。也就是说,最早提起撤三的日期是,商标注册满3年后;如果不满3年,只能考虑商标无效等措施。
三、撤三如何答辩
商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料;期满未提供使用的证据材料的,由商标局撤销其注册商标。
我们可以看出,商标权人有举证责任,如果其不进行举证,则视为不使用,撤销其商标。
商标权人举证后,商标局并不安排证据交换与质证,也不安排听证,商标局直接作出决定。在撤销复审阶段,有证据的交换和质证,双方可以通过纸面进行对抗和交锋。
以“紫玉山庄”案为例,商标权人提交的证据12,系被申请人与陈宇签订的《租赁合同》。商标撤销复审决定书认为,证据12租赁合同无有效发票等资料佐证,不能证明复审商标的实际使用情况。
商标撤销复审这个阶段,全部撤销的在50%左右,部分撤销的有30%多,不予撤销的仅15%多。以下请见商标评审在2020年6月-8月的数据:



仅提交下列证据之一的,不能视为商标法意义上的商标使用:
(1)商品销售合同或提供服务的协议、合同;
(2)书面证言;
(3)难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等;
(4)实物与复制品。
有人可能会问,为啥销售合同不能视为商标使用?这也是紫玉山庄案败北的原因之一。
销售合同有可能事后伪造,故仅提交合同不会被认为有真实的使用。我们经常看到有的商标权人偷懒,或是请了不专业的机构,造成商标被撤销,非常遗憾。
补救的措施是,提供一个完整的交易链条,包括使用商标的商品销售合同、发票、银行对账单、商品进出口检验检疫证明、报关单等。
商标使用的具体表现形式,商标法第四十八条有明确的规定。即是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。
如何按照商标法的原则性规定,来具体组织让商标合议组信赖的证据链条,这需要结合个案的实际使用情况,由有经验的商标律师或专业的商标从业人员来进行组织。
如您也有商标撤三的问题,可与赵立辉律师或吴志红联系,感谢您的阅读。
